Eine Marke ist ein handelbarer Vermögenswert. Sie kann lizenziert, verkauft, verpfändet oder in eine Gesellschaft eingebracht werden. Damit aus der Marke Umsatz und kein Streit wird, müssen Lizenz- und Übertragungsverträge sorgfältig gestaltet sein, insbesondere bei Franchise-Systemen, Merchandising, Unternehmenskäufen und Konzernstrukturen.
Die Markenlizenz (§ 30 MarkenG)
Mit einer Lizenz erlaubt der Markeninhaber einem Dritten, die Marke zu benutzen: für alle oder einzelne Waren und Dienstleistungen, für ganz Deutschland oder einen Teil davon, ausschließlich oder nicht ausschließlich. Die Marke bleibt dabei beim Inhaber. Die Benutzung durch den Lizenznehmer gilt als Benutzung des Inhabers und erhält die Marke gegen den Verfall wegen Nichtbenutzung.
Was in einen Lizenzvertrag gehört
- Lizenzgegenstand: welche Marken, Registernummern, Waren und Dienstleistungen
- Art der Lizenz: exklusiv, allein (Inhaber darf selbst nutzen) oder einfach
- Gebiet, Laufzeit, Kündigung und Folgen der Beendigung (Abverkaufsfristen)
- Lizenzgebühr: Pauschale, umsatzabhängige Gebühr, Mindestlizenz, Abrechnung und Prüfrechte
- Qualitätsvorgaben und Kontrollrechte: Verstöße gegen Qualitätsvorgaben kann der Inhaber nach § 30 Abs. 2 MarkenG auch markenrechtlich verfolgen
- Form der Markenverwendung, Corporate Design, Freigabeprozesse
- Unterlizenzen, Übertragbarkeit der Lizenz, Change of Control
- Verteidigung der Marke: Wer mahnt Verletzer ab, wer trägt die Kosten? Ohne Zustimmung des Inhabers kann der Lizenznehmer grundsätzlich nicht selbst klagen (§ 30 Abs. 3 MarkenG)
- Nichtangriffsabrede, Gewährleistung, Haftung, Rechtswahl und Gerichtsstand
Bei Lizenzverträgen zwischen Wettbewerbern oder mit Gebietsschutz sind zudem kartellrechtliche Grenzen zu beachten. Lizenzen können seit der Markenrechtsreform auch im Register eingetragen werden; das erhöht die Transparenz gegenüber Dritten.
Die Markenübertragung (§ 27 MarkenG)
Bei einer Übertragung wechselt die Inhaberschaft an der Marke. Das geschieht durch formlosen Vertrag. Aus Beweisgründen und für die Umschreibung im Register sollte er aber immer schriftlich geschlossen werden. Die Marke kann unabhängig vom Geschäftsbetrieb übertragen werden, auch nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen (Teilübertragung).
Checkliste Markenkauf
- Registerauszug prüfen: Inhaber, Schutzdauer, Verzeichnis, Belastungen, laufende Verfahren.
- Rechtsbestand bewerten: Ist die Marke benutzt oder droht Verfall? Gibt es ältere Rechte Dritter?
- Bestehende Lizenzen: Sie bleiben in der Regel auch gegenüber dem Erwerber wirksam (§ 30 Abs. 5 MarkenG).
- Zusammengehörige Rechte mitnehmen: Auslandsmarken, Domains, Social-Media-Konten, Logos (Urheberrechte des Designers!).
- Kaufpreis, Gewährleistung, Steuern regeln.
- Umschreibung beantragen beim DPMA, EUIPO bzw. der WIPO.
Warum die Umschreibung wichtig ist
Der Rechtsübergang ist mit dem Vertrag wirksam. Im Verfahren vor dem Amt gilt aber zunächst weiter der eingetragene Inhaber als berechtigt; der Erwerber kann Rechte aus der Marke in Amtsverfahren erst ab Eingang des Umschreibungsantrags geltend machen (§ 28 MarkenG). Wer etwa einen Widerspruch einlegen will, sollte die Umschreibung daher sofort beantragen.
Marken im Konzern und bei Gründern
Häufig sind Marken auf den Gründer persönlich eingetragen, während die GmbH sie nutzt. Das ist zulässig, sollte aber mit einem Lizenzvertrag dokumentiert werden. Spätestens vor einer Finanzierungsrunde, einem Exit oder einer Nachfolge wird gefragt, wem die Marke gehört. Wir sorgen dafür, dass Inhaberschaft und Nutzung sauber zusammenpassen.
Lizenzgebühren: Wie wird eine Marke bewertet?
Für die Höhe einer Lizenzgebühr gibt es keinen gesetzlichen Tarif. In der Praxis orientieren sich die Parteien an Branchenüblichkeit, Bekanntheit und Stärke der Marke, Umfang des Schutzgebiets, Exklusivität und dem zu erwartenden Umsatz des Lizenznehmers. Üblich sind umsatzabhängige Gebühren, oft kombiniert mit einer Einstiegszahlung und einer Mindestlizenz, damit die Marke auch tatsächlich benutzt wird. Für steuerliche Zwecke, etwa bei Lizenzen innerhalb eines Konzerns, müssen die Konditionen einem Fremdvergleich standhalten. Wir gestalten die vertragliche Seite und stimmen uns bei Bewertungsfragen mit Ihrem Steuerberater ab.
Typische Fehler in Lizenzverträgen
- Keine Qualitätskontrolle: Wer nicht kontrolliert, wie seine Marke genutzt wird, riskiert Reputationsschäden und im Extremfall eine irreführende Marke.
- Unklare Rechte an Weiterentwicklungen: Wem gehören neue Logos, Slogans oder Produktnamen, die der Lizenznehmer entwickelt?
- Fehlende Regelung zum Vertragsende: Abverkauf von Restbeständen, Umstellung von Domains und Social-Media-Konten, Rückgabe von Unterlagen.
- Lizenz an Marken, die es so nicht gibt: Lizenziert wird ein Logo, eingetragen ist aber nur die Wortmarke, oder die Marke ist für die lizenzierten Waren gar nicht geschützt.
- Keine Absprache zur Verteidigung: Im Ernstfall streiten Lizenzgeber und Lizenznehmer darüber, wer gegen Nachahmer vorgeht und wer die Kosten trägt.
Franchise, Merchandising und Co-Branding
In Franchise-Systemen ist die Markenlizenz ein Kernbestandteil des Franchisevertrags; sie muss mit Handbuch, Gebietsschutz und Vertragslaufzeit abgestimmt sein. Beim Merchandising wird eine Marke für Produkte außerhalb des eigentlichen Geschäfts lizenziert, etwa ein Vereinslogo auf Tassen oder Bekleidung. Hier ist zu prüfen, ob die Marke für diese Waren überhaupt eingetragen ist; andernfalls sollte vorab eine ergänzende Anmeldung erfolgen. Beim Co-Branding treten zwei Marken gemeinsam auf; der Vertrag sollte regeln, wie die Marken dargestellt werden und dass keine Partei Rechte an der Marke der anderen erwirbt.
Marken bei Unternehmenskauf und Nachfolge
Beim Unternehmenskauf gehören Marken oft zu den wertvollsten Vermögensgegenständen. In der Due Diligence prüfen wir Inhaberschaft, Schutzumfang, Benutzungslage, laufende Widersprüche, Lizenzen und Konflikte mit Dritten. Bei einem Kauf einzelner Vermögensgegenstände müssen die Marken ausdrücklich mitübertragen und anschließend umgeschrieben werden. Bei einem Anteilskauf bleibt die Gesellschaft Inhaberin. Hier ist zu prüfen, ob Marken vielleicht doch auf Gesellschafter persönlich eingetragen sind.
Lizenz eintragen lassen?
Ob eine Lizenz ins Register eingetragen werden sollte, hängt vom Einzelfall ab. Die Eintragung schafft Transparenz gegenüber Dritten und kann bei Streit über das Bestehen der Lizenz helfen. Andererseits werden Vertragsbeziehungen damit öffentlich sichtbar, was nicht immer gewollt ist. Die Wirksamkeit der Lizenz hängt von der Eintragung nicht ab. Wir besprechen mit Ihnen, ob sich die Eintragung in Ihrer Situation lohnt.
Häufige Fragen
Muss ein Lizenzvertrag schriftlich sein?
Gesetzlich nicht. Ohne schriftlichen Vertrag lassen sich Umfang, Gebühren und Kündigung aber kaum beweisen. Wir empfehlen immer die Schriftform.
Kann ich eine Marke nur für einzelne Länder verkaufen?
Bei einer Unionsmarke nicht. Sie kann nur für die gesamte EU übertragen werden. Bei einer IR-Marke ist die Übertragung für einzelne benannte Länder möglich.
Lizenz- oder Kaufvertrag prüfen lassen
Wir entwerfen, prüfen und verhandeln Markenlizenz- und Übertragungsverträge, auch auf Englisch. Telefon 0511.35 73 56-0 · Kontaktformular