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Kategorie: EU- und IR-Marken

  • Brexit und Marken: Was Inhaber von Unionsmarken jetzt wissen müssen

    Am 31. Dezember 2020 endet die Übergangsphase nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Ab dem 1. Januar 2021 gelten Unionsmarken nicht mehr in Großbritannien. Für Unternehmen, die ihre Marken als Unionsmarke geschützt haben und im britischen Markt aktiv sind, stellt sich deshalb die Frage: Was passiert mit meinem Schutz? Auf Grundlage des Austrittsabkommens zeichnet sich eine weitgehend automatische Lösung ab, mit einigen Fallstricken.

    Eingetragene Unionsmarken: automatische UK-Marke

    Für jede zum Stichtag eingetragene Unionsmarke wird im britischen Register automatisch eine entsprechende nationale Marke angelegt, im Vereinigten Königreich spricht man von einer „comparable trade mark“. Sie umfasst dasselbe Zeichen und dieselben Waren und Dienstleistungen und behält das Anmelde- und gegebenenfalls Prioritätsdatum der Unionsmarke.

    • Für die Umwandlung fallen keine Gebühren an, und Sie müssen keinen Antrag stellen.
    • Die neue UK-Marke ist ab dann aber ein eigenständiges Recht mit eigenen Verlängerungsfristen und -gebühren beim britischen Amt (UKIPO).
    • Wer keinen Schutz im Vereinigten Königreich möchte, kann auf die UK-Marke verzichten (Opt-out).

    Anmeldungen, die noch nicht eingetragen sind

    Hier ist Vorsicht geboten: Unionsmarkenanmeldungen, die am 31. Dezember 2020 noch nicht eingetragen sind, werden nicht automatisch umgewandelt. Anmelder haben aber die Möglichkeit, bis zum 30. September 2021 eine nationale Anmeldung im Vereinigten Königreich einzureichen und dabei das Anmelde- und Prioritätsdatum der Unionsmarkenanmeldung in Anspruch zu nehmen. Dafür fallen die regulären britischen Gebühren an. Prüfen Sie Ihre offenen Anmeldungen daher jetzt und planen Sie diesen Schritt rechtzeitig ein.

    IR-Marken mit Benennung der EU

    Auch internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, sollen im Vereinigten Königreich durch eine nationale Marke ersetzt werden. Inhaber sollten hier besonders auf Änderungen und Verlängerungen achten, da diese künftig getrennt vom internationalen System behandelt werden können.

    Benutzung der Marke: neue Spielregeln

    Nach dem Stichtag zählt eine Benutzung im Vereinigten Königreich nicht mehr als Benutzung einer Unionsmarke. Wer eine Unionsmarke bislang ganz oder überwiegend in Großbritannien benutzt hat, muss damit rechnen, dass die Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist angreifbar wird, wenn sie in der EU nicht ausreichend benutzt wird. Was als ernsthafte Benutzung gilt, erläutern wir im Beitrag zur Benutzungsschonfrist.

    Vertretung und Verfahren

    Laufende Verfahren vor dem EUIPO, die auf britischen Rechten beruhen, können betroffen sein. Ältere britische Marken können künftig nicht mehr als Grundlage für Widersprüche gegen Unionsmarken dienen. Zudem dürfen britische Vertreter Mandanten vor dem EUIPO grundsätzlich nicht mehr vertreten. Umgekehrt wird für Verfahren beim UKIPO in der Regel eine Zustellanschrift im Vereinigten Königreich erforderlich sein.

    Lizenz- und Abgrenzungsverträge prüfen

    Viele Verträge definieren das Vertragsgebiet als „Europäische Union“. Ob davon ab 2021 auch das Vereinigte Königreich erfasst sein soll, ist häufig unklar. Lizenz-, Vertriebs- und Abgrenzungsvereinbarungen sollten deshalb überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Wer sein Portfolio grundsätzlich überdenkt, sollte zudem bei der Neuanmeldung auf ein präzises Verzeichnis achten: Tipps dazu finden Sie im Beitrag zur Klassenwahl.

    Checkliste zum Jahresende

    • Liste aller Unionsmarken und -anmeldungen erstellen.
    • Offene Anmeldungen identifizieren und UK-Nachanmeldungen bis 30. September 2021 einplanen.
    • Verlängerungsdaten der künftigen UK-Marken notieren.
    • Benutzungslage in der EU ohne das Vereinigte Königreich prüfen.
    • Verträge mit Gebietsklauseln „EU“ überprüfen.

    Welche Ihrer Marken der Brexit betrifft, ermitteln wir mit einem Blick in Ihr Portfolio; nötige Anmeldungen im Vereinigten Königreich koordinieren wir. Melden Sie sich bei uns oder buchen Sie einen Termin.

  • EuGH Sky/SkyKick: Bösgläubigkeit bei zu breiten Markenanmeldungen

    Mit Urteil vom 29. Januar 2020 (Rs. C-371/18 – Sky/SkyKick) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zu zwei Fragen Stellung genommen, die für nahezu jeden Markeninhaber relevant sind. Kann eine Marke allein deshalb angegriffen werden, weil ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu unklar oder zu weit formuliert ist? Und wann ist eine Markenanmeldung bösgläubig?

    Der Hintergrund des Verfahrens

    Der britische Medienkonzern Sky ging vor dem High Court in London gegen das Unternehmen SkyKick vor, das Cloud-Migrationsdienste anbietet. Sky stützte sich auf mehrere Unionsmarken und eine britische Marke „SKY“, die für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen waren, unter anderem für „Computersoftware“. SkyKick hielt dagegen: Die Marken seien teilweise nichtig, weil die Begriffe zu unbestimmt seien und weil Sky die Marken für Waren und Dienstleistungen angemeldet habe, die es nie anbieten wollte. Der High Court legte dem EuGH dazu mehrere Fragen vor.

    Die Kernaussagen des EuGH

    1. Mangelnde Klarheit ist kein Nichtigkeitsgrund

    Der EuGH stellte klar: Eine eingetragene Marke kann nicht ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden, nur weil Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unklar oder ungenau sind. Die Nichtigkeitsgründe sind im Unionsrecht abschließend geregelt, und mangelnde Klarheit gehört nicht dazu. Auch ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung liegt darin nicht. Der Gerichtshof wich damit von den Schlussanträgen des Generalanwalts ab, der einen deutlich strengeren Ansatz vorgeschlagen hatte. Auch der Begriff „Computersoftware“ ist danach nicht zu beanstanden.

    2. Fehlende Benutzungsabsicht kann bösgläubig sein

    Beim zweiten Punkt wurde der EuGH deutlicher. Eine Markenanmeldung ohne jede Absicht, die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, kann eine Bösgläubigkeit begründen, nämlich dann, wenn der Anmelder die Absicht hatte, in unlauterer Weise die Interessen Dritter zu beeinträchtigen, oder wenn er ein Ausschließlichkeitsrecht zu Zwecken erlangen wollte, die nicht zu den Funktionen einer Marke gehören. Dabei muss sich die Absicht nicht gegen einen bestimmten Dritten richten.

    Der EuGH schränkt das allerdings ein: Allein der Umstand, dass ein Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung (noch) keine wirtschaftliche Tätigkeit für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausübt, genügt nicht für die Annahme von Bösgläubigkeit. Ein breites Verzeichnis ist also nicht automatisch verdächtig.

    3. Teilnichtigkeit möglich

    Betrifft die Bösgläubigkeit nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen, ist die Marke auch nur insoweit nichtig. Der übrige Schutz bleibt bestehen.

    Was bedeutet das Urteil für Markeninhaber?

    Für Inhaber bestehender Marken ist das Urteil zunächst eine Entwarnung. Sehr weit formulierte Altmarken lassen sich nicht pauschal mit dem Argument fehlender Bestimmtheit angreifen. Gleichzeitig hat der EuGH der Bösgläubigkeit als Angriffsmittel mehr Kontur gegeben. Wer Marken „auf Vorrat“ für Bereiche anmeldet, in denen er weder tätig ist noch tätig werden will, muss damit rechnen, dass ein Gegner im Streitfall genau hier ansetzt.

    Unabhängig davon gilt weiterhin: Nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist muss eine Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt werden. Nicht benutzte Positionen sind dann angreifbar.

    Was bei neuen Anmeldungen zu beachten ist

    • Verzeichnis am Geschäftsmodell ausrichten: Beanspruchen Sie, was Sie anbieten und in absehbarer Zeit realistischerweise anbieten wollen. Wie Sie die passenden Klassen finden, erläutern wir im Beitrag zur Klassenwahl bei der Markenanmeldung.
    • Planung dokumentieren: Businesspläne, Produktentwürfe oder Markteinführungspläne können später belegen, dass eine Benutzungsabsicht bestand.
    • Präzise Begriffe wählen: Auch wenn unklare Begriffe die Marke nicht nichtig machen, erleichtern präzise Formulierungen die Durchsetzung und vermeiden Streit über den Schutzumfang.
    • Portfolio prüfen: Inhaber großer Markenportfolios sollten prüfen, ob einzelne Positionen weder benutzt noch geplant sind, und das Verzeichnis gegebenenfalls bereinigen.

    Auch die Frage der Bösgläubigkeit ist auf diesem Blog nicht neu, etwa im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch wegen bösgläubiger Markenanmeldung.

    Ob ein bestehendes Portfolio angreifbar ist oder wie eine neue Anmeldung formuliert werden sollte, prüfen wir gern für Sie. Nehmen Sie Kontakt auf oder buchen Sie direkt einen Termin.