EuGH Sky/SkyKick: Bösgläubigkeit bei zu breiten Markenanmeldungen

Mit Urteil vom 29. Januar 2020 (Rs. C-371/18 – Sky/SkyKick) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zu zwei Fragen Stellung genommen, die für nahezu jeden Markeninhaber relevant sind. Kann eine Marke allein deshalb angegriffen werden, weil ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu unklar oder zu weit formuliert ist? Und wann ist eine Markenanmeldung bösgläubig?

Der Hintergrund des Verfahrens

Der britische Medienkonzern Sky ging vor dem High Court in London gegen das Unternehmen SkyKick vor, das Cloud-Migrationsdienste anbietet. Sky stützte sich auf mehrere Unionsmarken und eine britische Marke „SKY“, die für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen waren, unter anderem für „Computersoftware“. SkyKick hielt dagegen: Die Marken seien teilweise nichtig, weil die Begriffe zu unbestimmt seien und weil Sky die Marken für Waren und Dienstleistungen angemeldet habe, die es nie anbieten wollte. Der High Court legte dem EuGH dazu mehrere Fragen vor.

Die Kernaussagen des EuGH

1. Mangelnde Klarheit ist kein Nichtigkeitsgrund

Der EuGH stellte klar: Eine eingetragene Marke kann nicht ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden, nur weil Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unklar oder ungenau sind. Die Nichtigkeitsgründe sind im Unionsrecht abschließend geregelt, und mangelnde Klarheit gehört nicht dazu. Auch ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung liegt darin nicht. Der Gerichtshof wich damit von den Schlussanträgen des Generalanwalts ab, der einen deutlich strengeren Ansatz vorgeschlagen hatte. Auch der Begriff „Computersoftware“ ist danach nicht zu beanstanden.

2. Fehlende Benutzungsabsicht kann bösgläubig sein

Beim zweiten Punkt wurde der EuGH deutlicher. Eine Markenanmeldung ohne jede Absicht, die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, kann eine Bösgläubigkeit begründen, nämlich dann, wenn der Anmelder die Absicht hatte, in unlauterer Weise die Interessen Dritter zu beeinträchtigen, oder wenn er ein Ausschließlichkeitsrecht zu Zwecken erlangen wollte, die nicht zu den Funktionen einer Marke gehören. Dabei muss sich die Absicht nicht gegen einen bestimmten Dritten richten.

Der EuGH schränkt das allerdings ein: Allein der Umstand, dass ein Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung (noch) keine wirtschaftliche Tätigkeit für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausübt, genügt nicht für die Annahme von Bösgläubigkeit. Ein breites Verzeichnis ist also nicht automatisch verdächtig.

3. Teilnichtigkeit möglich

Betrifft die Bösgläubigkeit nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen, ist die Marke auch nur insoweit nichtig. Der übrige Schutz bleibt bestehen.

Was bedeutet das Urteil für Markeninhaber?

Für Inhaber bestehender Marken ist das Urteil zunächst eine Entwarnung. Sehr weit formulierte Altmarken lassen sich nicht pauschal mit dem Argument fehlender Bestimmtheit angreifen. Gleichzeitig hat der EuGH der Bösgläubigkeit als Angriffsmittel mehr Kontur gegeben. Wer Marken „auf Vorrat“ für Bereiche anmeldet, in denen er weder tätig ist noch tätig werden will, muss damit rechnen, dass ein Gegner im Streitfall genau hier ansetzt.

Unabhängig davon gilt weiterhin: Nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist muss eine Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt werden. Nicht benutzte Positionen sind dann angreifbar.

Was bei neuen Anmeldungen zu beachten ist

• Verzeichnis am Geschäftsmodell ausrichten: Beanspruchen Sie, was Sie anbieten und in absehbarer Zeit realistischerweise anbieten wollen. Wie Sie die passenden Klassen finden, erläutern wir im Beitrag zur Klassenwahl bei der Markenanmeldung.
• Planung dokumentieren: Businesspläne, Produktentwürfe oder Markteinführungspläne können später belegen, dass eine Benutzungsabsicht bestand.
• Präzise Begriffe wählen: Auch wenn unklare Begriffe die Marke nicht nichtig machen, erleichtern präzise Formulierungen die Durchsetzung und vermeiden Streit über den Schutzumfang.
• Portfolio prüfen: Inhaber großer Markenportfolios sollten prüfen, ob einzelne Positionen weder benutzt noch geplant sind, und das Verzeichnis gegebenenfalls bereinigen.

Auch die Frage der Bösgläubigkeit ist auf diesem Blog nicht neu, etwa im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch wegen bösgläubiger Markenanmeldung.

Ob ein bestehendes Portfolio angreifbar ist oder wie eine neue Anmeldung formuliert werden sollte, prüfen wir gern für Sie. Nehmen Sie Kontakt auf oder buchen Sie direkt einen Termin.