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Schlagwort: Bösgläubigkeit

  • Vertriebspartner im Ausland: So bleibt Ihre Marke Ihre Marke

    Der Schritt in neue Märkte gelingt oft über lokale Partner: Importeure, Distributoren, Handelsvertreter. Sie kennen den Markt, sprechen die Sprache und haben Kontakte. Doch es kommt immer wieder vor, dass ein solcher Partner die Marke seines Lieferanten im eigenen Land auf sich anmeldet: aus Unwissenheit, zur „Absicherung“ seiner Investition oder ganz bewusst, um bei einem Konflikt einen Hebel in der Hand zu haben. Wer das vermeiden will, muss vorsorgen.

    Warum das gefährlich ist

    Ist die Marke im Zielland auf den Partner eingetragen, kann dieser im schlimmsten Fall

    • die Einfuhr Ihrer eigenen Waren blockieren, etwa über den Zoll,
    • einen Nachfolger als Vertriebspartner abmahnen,
    • bei Vertragsende eine hohe Summe für die „Rückgabe“ der Marke verlangen.

    Gerade in Ländern, in denen das Prinzip „wer zuerst anmeldet“ streng gilt, sind solche Fälle schwer zu korrigieren.

    Vorsorge 1: Marke rechtzeitig selbst anmelden

    Die beste Absicherung ist eine eigene Marke im Zielland, bevor Gespräche mit Partnern beginnen oder Ware geliefert wird. Über das Madrider System lassen sich viele Länder mit einer Anmeldung abdecken; innerhalb von sechs Monaten nach der Erstanmeldung kann der Zeitrang in Anspruch genommen werden. Einen Überblick gibt unser Beitrag Marke im Ausland schützen. Achten Sie auch auf lokale Sprachversionen und Transliterationen, wenn diese im Markt üblich sind.

    Vorsorge 2: Klare Verträge

    Der Vertriebsvertrag sollte ausdrücklich regeln:

    • Die Marken gehören ausschließlich dem Hersteller.
    • Der Partner darf keine identischen oder ähnlichen Zeichen anmelden: weder als Marke noch als Firmenname, Domain oder Social-Media-Profil.
    • Hat er dennoch angemeldet, ist er zur Übertragung verpflichtet.
    • Die Nutzung der Marke ist an Vorgaben gebunden und endet mit dem Vertrag.
    • Rechtswahl und Gerichtsstand bzw. Schiedsgerichtsbarkeit sind geregelt.

    Die Grundsätze sind ähnlich wie beim Markenlizenzvertrag.

    Vorsorge 3: Überwachung

    Eine Markenüberwachung in den Zielmärkten zeigt frühzeitig, wenn jemand Ihre Marke anmeldet, und gibt Ihnen die Chance, innerhalb der Widerspruchsfrist zu reagieren.

    Wenn es schon passiert ist

    Agentenmarke

    Viele Rechtsordnungen kennen besondere Regeln für Marken, die ein Agent oder Vertreter ohne Zustimmung des Inhabers auf sich anmeldet. In der EU und in Deutschland kann der Markeninhaber unter bestimmten Voraussetzungen Widerspruch einlegen, die Löschung verlangen oder die Übertragung der Marke beanspruchen. Ähnliche Regelungen gibt es aufgrund internationaler Abkommen auch in vielen anderen Ländern.

    Bösgläubigkeit

    Daneben kommt ein Antrag auf Nichtigkeit wegen bösgläubiger Anmeldung in Betracht. Typische Indizien sind die Kenntnis der fremden Marke, die Geschäftsbeziehung und das Fehlen eigener Benutzungsabsicht. Mehr dazu im Beitrag Jemand hat Ihre Marke angemeldet?

    Verhandlung

    Oft ist eine Einigung der schnellste Weg, gerade wenn die Geschäftsbeziehung fortgesetzt werden soll. Ein laufendes oder vorbereitetes Verfahren stärkt dabei die Verhandlungsposition.

    Checkliste für den Markteintritt

    1. Marke im Zielland anmelden, vor dem ersten Kontakt mit Partnern.
    2. Lokale Sprachversionen prüfen und gegebenenfalls schützen.
    3. Vertriebsvertrag mit klaren Markenklauseln abschließen.
    4. Register und Markt überwachen.
    5. Bei Auffälligkeiten sofort reagieren und Fristen sichern.

    Wir koordinieren Markenanmeldungen in Ihren Zielmärkten, prüfen Vertriebsverträge und gehen gegen unberechtigte Anmeldungen durch Partner vor. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Jemand hat Ihre Marke angemeldet? So wehren Sie sich

    Der Fall kommt häufiger vor, als man denkt: Sie nutzen Ihren Namen seit Jahren, haben ihn aber nie als Marke angemeldet, und plötzlich taucht im Register eine Marke auf, die genau Ihrem Namen entspricht. Angemeldet von einem früheren Geschäftspartner, einem Wettbewerber oder einem Unbekannten, der Marken offenbar nur anmeldet, um sie später zu verkaufen. Dagegen gibt es mehrere Wege.

    Schritt 1: Ruhe bewahren und Fakten sammeln

    Klären Sie zunächst:

    • Wer ist der Anmelder, und welche Waren und Dienstleistungen umfasst die Marke?
    • Ist die Marke schon eingetragen oder erst angemeldet? Wann wurde sie veröffentlicht?
    • Seit wann und in welchem Umfang nutzen Sie Ihr Zeichen, und wie können Sie das belegen?
    • Gibt es eine Vorgeschichte, etwa einen Vertriebsvertrag, eine Kooperation oder gescheiterte Verhandlungen?

    Diese Informationen bestimmen, welcher Weg der richtige ist.

    Weg 1: Widerspruch aus eigenen älteren Rechten

    Haben Sie ältere Rechte (etwa ein Unternehmenskennzeichen, einen Werktitel oder eine eigene Marke im Ausland mit Wirkung für Deutschland), kann ein Widerspruch der schnellste und günstigste Weg sein. Seit 2019 lassen sich Widersprüche beim DPMA auch auf geschäftliche Bezeichnungen stützen. Beachten Sie die Frist von drei Monaten ab Veröffentlichung. Den Ablauf erklärt unser Beitrag zum Widerspruchsverfahren.

    Weg 2: Nichtigkeit wegen Bösgläubigkeit

    Eine Marke kann für nichtig erklärt werden, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Typische Konstellationen sind:

    • Sperrmarken: Die Marke wurde angemeldet, um einen bekannten Vorbenutzer zu behindern oder ihm den Namen „abzukaufen“.
    • Spekulationsmarken: Der Anmelder hat keine eigene Benutzungsabsicht und will die Marke nur verwerten.
    • Ehemalige Partner: Ein Vertriebspartner oder Agent meldet die Marke seines Lieferanten ohne dessen Zustimmung auf sich an.

    Die Bösgläubigkeit ist anhand aller Umstände zu beurteilen. Was die Rechtsprechung hierzu sagt, haben wir in den Beiträgen zu Sky/SkyKick und „Monopoly“ erläutert. Der Antrag kann beim DPMA bzw. EUIPO gestellt werden, ohne an die Widerspruchsfrist gebunden zu sein.

    Weg 3: Nichtigkeit wegen älterer Rechte

    Auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist können Sie die Marke aus älteren Rechten angreifen. Seit dem 1. Mai 2020 ist das auch im Amtsverfahren beim DPMA möglich, wie wir im Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben haben. Achten Sie auf die Verwirkung: Wer eine eingetragene jüngere Marke fünf Jahre lang in Kenntnis ihrer Benutzung duldet, verliert unter Umständen seine Rechte (siehe BGH „HEITEC“).

    Weg 4: Verhandlung und Abkauf

    Manchmal ist eine Einigung der pragmatischste Weg, etwa wenn das Verfahren lange dauern würde oder die Beweislage schwierig ist. Ein Abkauf sollte aber gut überlegt sein: Er kann Nachahmer ermutigen. Ein strategisch eingeleitetes Verfahren stärkt oft die Verhandlungsposition.

    Und wenn der Anmelder Sie abmahnt?

    Nutzt ein Markengrabber seine neue Marke, um Sie abzumahnen, sollten Sie nicht vorschnell nachgeben. Ältere Rechte, Bösgläubigkeit und gegebenenfalls Rechtsmissbrauch können der Abmahnung entgegenstehen. Wie Sie reagieren, zeigt unser Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung.

    Vorbeugen ist besser

    • Melden Sie Ihre wichtigsten Kennzeichen frühzeitig als Marke an, auch in Ländern, in denen Sie produzieren oder Partner haben.
    • Regeln Sie in Vertriebs- und Kooperationsverträgen, dass Partner keine Ihrer Zeichen anmelden dürfen.
    • Richten Sie eine Markenüberwachung ein, um fremde Anmeldungen rechtzeitig zu entdecken.

    Hat ein Dritter Ihren Namen angemeldet, prüfen wir Ihre Rechte und leiten die nötigen Schritte ein, bevor Fristen ablaufen. Melden Sie sich über das Kontaktformular oder buchen Sie kurzfristig einen Termin.

  • EuG zu „Monopoly“: Wiederholungsanmeldung kann bösgläubig sein

    Manche Markeninhaber melden dieselbe Marke für dieselben Waren in regelmäßigen Abständen neu an. Der Gedanke dahinter: Mit jeder neuen Marke beginnt die fünfjährige Benutzungsschonfrist von vorn, und man muss im Streitfall keine Benutzung nachweisen. Dieser Praxis hat das Gericht der Europäischen Union (EuG) mit Urteil vom 21. April 2021 (Rs. T-663/19 – Hasbro/EUIPO, „MONOPOLY“) deutliche Grenzen gesetzt.

    Der Sachverhalt

    Der Spielehersteller Hasbro war Inhaber mehrerer älterer Unionsmarken „MONOPOLY“. Im Jahr 2010 meldete er erneut eine Unionsmarke „MONOPOLY“ an, unter anderem für Waren und Dienstleistungen, die bereits von den älteren Marken erfasst waren. Ein Dritter beantragte die Nichtigerklärung der neuen Marke wegen Bösgläubigkeit. Die Beschwerdekammer des EUIPO erklärte die Marke insoweit für nichtig, als sich ihre Waren und Dienstleistungen mit denen der älteren Marken deckten. Hasbro klagte dagegen vor dem EuG, ohne Erfolg.

    Die Kernaussagen des Gerichts

    Wiederholungsanmeldungen sind nicht per se verboten

    Das EuG stellt zunächst klar: Es ist nicht grundsätzlich unzulässig, eine bereits eingetragene Marke erneut anzumelden. Ob eine Bösgläubigkeit vorliegt, ist anhand aller objektiven Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.

    Umgehung des Benutzungszwangs ist bösgläubig

    Wer aber eine Marke gezielt neu anmeldet, um die zeitlich begrenzte Benutzungsschonfrist zu verlängern und sich den Nachweis der Benutzung zu ersparen, handelt mit einer Absicht, die den Zielen des Markenrechts widerspricht. Im konkreten Fall hatte Hasbro selbst erklärt, die Neuanmeldung diene unter anderem dazu, den Verwaltungsaufwand für Benutzungsnachweise zu verringern. Zudem hatte Hasbro die neue Marke in Widerspruchsverfahren eingesetzt, ohne deren Benutzung belegen zu müssen.

    Weitere Argumente unerheblich

    Hasbros Einwände (etwa, dass die Benutzung jederzeit hätte nachgewiesen werden können oder dass kein Dritter geschädigt worden sei) ließ das Gericht nicht gelten. Für die Bösgläubigkeit kommt es auf die Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung an.

    Nur teilweise Nichtigkeit

    Die neue Marke wurde nur insoweit für nichtig erklärt, als sie sich mit den älteren Marken überschnitt. Soweit sie neue Waren und Dienstleistungen abdeckte, blieb sie bestehen.

    Einordnung

    Das Urteil knüpft an die Linie des EuGH zur Bösgläubigkeit an. Bereits im SkyKick-Urteil hatte der Gerichtshof betont, dass eine Anmeldung bösgläubig sein kann, wenn sie Zwecken dient, die nicht zu den Funktionen einer Marke gehören (Details in unserem Beitrag zu Sky/SkyKick). Die Monopoly-Entscheidung zeigt, wie das in der Praxis konkret aussehen kann.

    Was Markeninhaber jetzt beachten sollten

    • Benutzung statt Neuanmeldung: Der sicherste Weg, eine Marke durchsetzbar zu halten, bleibt ihre ernsthafte Benutzung und deren lückenlose Dokumentation. Wie das gelingt, zeigt unser Beitrag zur Benutzungsschonfrist.
    • Neuanmeldungen begründen: Wer eine Marke neu anmeldet, sollte dafür nachvollziehbare Gründe haben, etwa ein modernisiertes Logo, neue Produktbereiche oder eine geänderte Unternehmensstrategie. Diese Gründe sollten intern dokumentiert werden.
    • Interne Kommunikation beachten: Im Fall Hasbro wurden die eigenen Aussagen zum Zweck der Anmeldung zum Problem. Formulieren Sie Strategien so, dass sie den legitimen Markenzweck in den Vordergrund stellen.
    • Angriffsmöglichkeit nutzen: Umgekehrt können Wettbewerber, die von „evergreening“-Marken blockiert werden, nun gezielter mit Nichtigkeitsanträgen vorgehen.

    Halten Sie mehrere gleichlautende Anmeldungen oder behindert ein Wettbewerber Sie mit Wiederholungsmarken, prüfen wir Ihre Lage. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • EuGH Sky/SkyKick: Bösgläubigkeit bei zu breiten Markenanmeldungen

    Mit Urteil vom 29. Januar 2020 (Rs. C-371/18 – Sky/SkyKick) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zu zwei Fragen Stellung genommen, die für nahezu jeden Markeninhaber relevant sind. Kann eine Marke allein deshalb angegriffen werden, weil ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu unklar oder zu weit formuliert ist? Und wann ist eine Markenanmeldung bösgläubig?

    Der Hintergrund des Verfahrens

    Der britische Medienkonzern Sky ging vor dem High Court in London gegen das Unternehmen SkyKick vor, das Cloud-Migrationsdienste anbietet. Sky stützte sich auf mehrere Unionsmarken und eine britische Marke „SKY“, die für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen waren, unter anderem für „Computersoftware“. SkyKick hielt dagegen: Die Marken seien teilweise nichtig, weil die Begriffe zu unbestimmt seien und weil Sky die Marken für Waren und Dienstleistungen angemeldet habe, die es nie anbieten wollte. Der High Court legte dem EuGH dazu mehrere Fragen vor.

    Die Kernaussagen des EuGH

    1. Mangelnde Klarheit ist kein Nichtigkeitsgrund

    Der EuGH stellte klar: Eine eingetragene Marke kann nicht ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden, nur weil Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unklar oder ungenau sind. Die Nichtigkeitsgründe sind im Unionsrecht abschließend geregelt, und mangelnde Klarheit gehört nicht dazu. Auch ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung liegt darin nicht. Der Gerichtshof wich damit von den Schlussanträgen des Generalanwalts ab, der einen deutlich strengeren Ansatz vorgeschlagen hatte. Auch der Begriff „Computersoftware“ ist danach nicht zu beanstanden.

    2. Fehlende Benutzungsabsicht kann bösgläubig sein

    Beim zweiten Punkt wurde der EuGH deutlicher. Eine Markenanmeldung ohne jede Absicht, die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, kann eine Bösgläubigkeit begründen, nämlich dann, wenn der Anmelder die Absicht hatte, in unlauterer Weise die Interessen Dritter zu beeinträchtigen, oder wenn er ein Ausschließlichkeitsrecht zu Zwecken erlangen wollte, die nicht zu den Funktionen einer Marke gehören. Dabei muss sich die Absicht nicht gegen einen bestimmten Dritten richten.

    Der EuGH schränkt das allerdings ein: Allein der Umstand, dass ein Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung (noch) keine wirtschaftliche Tätigkeit für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausübt, genügt nicht für die Annahme von Bösgläubigkeit. Ein breites Verzeichnis ist also nicht automatisch verdächtig.

    3. Teilnichtigkeit möglich

    Betrifft die Bösgläubigkeit nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen, ist die Marke auch nur insoweit nichtig. Der übrige Schutz bleibt bestehen.

    Was bedeutet das Urteil für Markeninhaber?

    Für Inhaber bestehender Marken ist das Urteil zunächst eine Entwarnung. Sehr weit formulierte Altmarken lassen sich nicht pauschal mit dem Argument fehlender Bestimmtheit angreifen. Gleichzeitig hat der EuGH der Bösgläubigkeit als Angriffsmittel mehr Kontur gegeben. Wer Marken „auf Vorrat“ für Bereiche anmeldet, in denen er weder tätig ist noch tätig werden will, muss damit rechnen, dass ein Gegner im Streitfall genau hier ansetzt.

    Unabhängig davon gilt weiterhin: Nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist muss eine Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt werden. Nicht benutzte Positionen sind dann angreifbar.

    Was bei neuen Anmeldungen zu beachten ist

    • Verzeichnis am Geschäftsmodell ausrichten: Beanspruchen Sie, was Sie anbieten und in absehbarer Zeit realistischerweise anbieten wollen. Wie Sie die passenden Klassen finden, erläutern wir im Beitrag zur Klassenwahl bei der Markenanmeldung.
    • Planung dokumentieren: Businesspläne, Produktentwürfe oder Markteinführungspläne können später belegen, dass eine Benutzungsabsicht bestand.
    • Präzise Begriffe wählen: Auch wenn unklare Begriffe die Marke nicht nichtig machen, erleichtern präzise Formulierungen die Durchsetzung und vermeiden Streit über den Schutzumfang.
    • Portfolio prüfen: Inhaber großer Markenportfolios sollten prüfen, ob einzelne Positionen weder benutzt noch geplant sind, und das Verzeichnis gegebenenfalls bereinigen.

    Auch die Frage der Bösgläubigkeit ist auf diesem Blog nicht neu, etwa im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch wegen bösgläubiger Markenanmeldung.

    Ob ein bestehendes Portfolio angreifbar ist oder wie eine neue Anmeldung formuliert werden sollte, prüfen wir gern für Sie. Nehmen Sie Kontakt auf oder buchen Sie direkt einen Termin.