BGH „HEITEC“: Wann markenrechtliche Ansprüche verwirkt sind

Markeninhaber müssen nicht sofort gegen jede Verletzung vorgehen. Wer aber zu lange abwartet, riskiert, seine Ansprüche ganz zu verlieren. Das Markengesetz und die Unionsmarkenverordnung kennen dafür die Verwirkung durch Duldung. Wie streng die Gerichte dabei sind, zeigt das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 26. Januar 2023 (Az. I ZR 56/19 – „HEITEC“).

Was bedeutet Verwirkung durch Duldung?

Hat der Inhaber einer älteren Marke oder geschäftlichen Bezeichnung die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, kann er die Benutzung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen grundsätzlich nicht mehr untersagen, es sei denn, die jüngere Marke wurde bösgläubig angemeldet. Die Regel dient der Rechtssicherheit: Wer eine Marke jahrelang unbehelligt nutzt, soll darauf vertrauen dürfen.

Der Streit um „HEITEC“

Die Klägerin führte das Unternehmenskennzeichen und die Marke „HEITEC“. Die Beklagte nutzte die Bezeichnung „HEITECH“ und war Inhaberin entsprechender jüngerer Marken. Die Klägerin hatte bereits 2009 Kenntnis von der Benutzung, mahnte die Beklagte ab und bot Verhandlungen an. Eine Klage erhob sie erst später, und diese wurde nicht rechtzeitig zugestellt.

Der Weg über den EuGH

Der BGH hatte dem Gerichtshof der Europäischen Union mehrere Fragen vorgelegt. Mit Urteil vom 19. Mai 2022 (Rs. C-466/20 – HEITEC) stellte der EuGH klar: Eine Abmahnung, auf die keine weiteren Schritte folgen, beendet die Duldung nicht. Der Inhaber des älteren Rechts muss vielmehr innerhalb der Frist eine Klage oder einen Antrag bei einer Behörde einreichen. Verzögert sich die Zustellung, kommt es darauf an, ob der Kläger dies zu vertreten hat.

Die Entscheidung des BGH

Auf dieser Grundlage hat der BGH die Verwirkung bejaht:

• Die Klägerin hatte die Benutzung der jüngeren Zeichen in Kenntnis über fünf Jahre geduldet.
• Die Abmahnung und das Verhandlungsangebot unterbrachen die Frist nicht.
• Die Klage wurde nicht so zeitnah zugestellt, dass sie die Frist gewahrt hätte.
• Die Verwirkung erfasst nicht nur den Unterlassungsanspruch, sondern auch die Folgeansprüche wie Auskunft und Schadensersatz.

Was Markeninhaber daraus lernen sollten

1. Abmahnung ist kein Fristenstopp

Viele Markeninhaber gehen davon aus, dass eine Abmahnung ihre Rechte „wahrt“. Das ist nach HEITEC nicht mehr haltbar. Bleibt es bei der Abmahnung, läuft die Fünfjahresfrist weiter. Wie eine Abmahnung aus Sicht des Empfängers funktioniert, erklären wir im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung.

2. Verhandlungen zeitlich begrenzen

Gespräche über eine Abgrenzung sind oft sinnvoll. Sie sollten aber mit einer klaren Frist versehen werden. Notfalls muss fristwahrend Klage erhoben oder ein Antrag beim Amt gestellt werden, etwa ein Nichtigkeitsantrag beim DPMA, wie im Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben.

3. Klage sorgfältig vorbereiten

Eine Klage wahrt die Frist nur, wenn sie ordnungsgemäß eingereicht und zeitnah zugestellt wird. Fehler bei Anschrift, Kostenvorschuss oder Formalien können entscheidend sein.

4. Überwachung und Dokumentation

Die Frist beginnt mit der Kenntnis der Benutzung. Wer eine Markenüberwachung betreibt, sollte Treffer nicht nur sammeln, sondern zeitnah entscheiden, ob und wie er vorgeht.

Und für Inhaber jüngerer Marken?

Für Unternehmen, deren Marke älteren Rechten nahekommt, kann die Verwirkung ein wichtiges Verteidigungsmittel sein. Voraussetzung ist, dass die eigene Marke eingetragen ist, die Benutzung dem älteren Rechteinhaber bekannt war und keine Bösgläubigkeit vorliegt. Eine sorgfältige Dokumentation der eigenen Benutzung und der Korrespondenz ist daher wertvoll.

Wir prüfen, ob Ihre Ansprüche noch durchsetzbar sind, und handeln, bevor die Duldungsfrist abläuft. Inhaber jüngerer Marken verteidigen wir gegen ältere Rechte. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.