Unterlassungserklärung im Markenrecht: Vertragsstrafe und Hamburger Brauch

Wer wegen einer Markenverletzung abgemahnt wird, soll fast immer eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. Mit ihr verspricht der Abgemahnte, die beanstandete Handlung künftig zu unterlassen und für jeden Verstoß eine Vertragsstrafe zu zahlen. Wie diese Erklärung formuliert ist, entscheidet über Ihr künftiges Risiko. Eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) hat dazu wichtige Punkte geklärt.

Warum eine Unterlassungserklärung?

Nach einer Markenverletzung besteht eine Vermutung, dass sich die Verletzung wiederholt: die sogenannte Wiederholungsgefahr. Sie ist Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch. Beseitigen lässt sie sich in der Regel nur durch eine ernsthafte, strafbewehrte Unterlassungserklärung. Das bloße Einstellen der Handlung genügt nicht. Wer keine Erklärung abgibt, riskiert eine einstweilige Verfügung oder Klage. Die ersten Schritte nach einer Abmahnung haben wir im Beitrag Markenrechtliche Abmahnung erhalten? beschrieben.

Feste Vertragsstrafe oder „Hamburger Brauch“?

Für die Vertragsstrafe gibt es zwei gängige Modelle:

• Feste Vertragsstrafe: Für jeden Verstoß wird ein bestimmter Betrag fällig. Das ist klar, kann aber bei kleinen Verstößen unverhältnismäßig teuer werden.
• „Neuer Hamburger Brauch“: Die Höhe der Vertragsstrafe wird im Fall eines Verstoßes vom Gläubiger nach billigem Ermessen bestimmt und ist im Streitfall gerichtlich überprüfbar. Das erlaubt eine Anpassung an die Schwere des Verstoßes.

Viele Abgemahnte bevorzugen den Hamburger Brauch, weil er flexibel ist. Abmahnende verlangen dagegen oft einen festen Betrag.

Die BGH-Entscheidung vom 1. Dezember 2022

Mit Urteil vom 1. Dezember 2022 (Az. I ZR 144/21 – „Wegfall der Wiederholungsgefahr III“) hat der BGH zwei wichtige Fragen beantwortet. Im Fall hatte ein Händler nach einer früheren Markenverletzung eine Unterlassungserklärung nach Hamburger Brauch abgegeben, später aber erneut ähnliche Produkte vertrieben. Nach einer erneuten Abmahnung bot er wiederum eine Erklärung nach Hamburger Brauch an, die der Markeninhaber ablehnte.

1. Hamburger Brauch genügt auch nach einem Wiederholungsfall

Der BGH entschied, dass auch nach einem erneuten Verstoß eine zweite Unterlassungserklärung nach Hamburger Brauch ausreichen kann. Ein fester Mindestbetrag ist nicht erforderlich. Bei der Bestimmung der angemessenen Vertragsstrafe ist der wiederholte Verstoß zu berücksichtigen; das Risiko des Schuldners steigt also ohnehin.

2. Die Ablehnung durch den Gläubiger zählt

Zugleich gab der BGH seine bisherige Rechtsprechung auf, nach der schon der Zugang einer ernsthaften Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr entfallen ließ. Nunmehr gilt: Lehnt der Gläubiger die Erklärung ab, bleibt die Wiederholungsgefahr bestehen, unabhängig davon, ob die Ablehnung berechtigt ist. Für den Abgemahnten heißt das: Er muss die Reaktion des Gläubigers im Blick behalten.

Was gehört in eine gute Unterlassungserklärung?

• Präzise Beschreibung der zu unterlassenden Handlung, möglichst eng an der konkreten Verletzungsform.
• Vertragsstrafe nach Hamburger Brauch oder in angemessener fester Höhe.
• Keine Schuldanerkenntnisse, die über das Nötige hinausgehen, etwa zu Kosten oder Schadensersatz, wenn diese streitig sind.
• Kein Verzicht auf eigene Rechte, zum Beispiel aus eigenen älteren Kennzeichen.
• Klare Rechtsfolgen, etwa für Restbestände oder Aufbrauchfristen, wenn diese vereinbart werden.

Typische Fehler

1. Die vorformulierte Erklärung des Gegners ungeprüft unterschreiben.
2. Die Erklärung abgeben, ohne die Verletzung anschließend wirklich abzustellen, auch in Marktplatzangeboten, Werbeanzeigen und Social Media.
3. Nach der Abgabe nicht überwachen, ob Mitarbeiter, Händler oder Dienstleister die Vorgaben einhalten. Verstöße Dritter können zugerechnet werden.
4. Die Erklärung so weit fassen, dass auch erlaubte Handlungen erfasst werden.

Wie teuer eine Markenverletzung zusätzlich werden kann, zeigt die BGH-Entscheidung „Layher“ zum Schadensersatz.

Abmahnungen prüfen wir kurzfristig, formulieren eine passende modifizierte Unterlassungserklärung und verhandeln mit der Gegenseite. Senden Sie uns die Unterlagen über das Kontaktformular oder buchen Sie ein Telefonat.