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Kategorie: Markenverletzung & Abmahnung

  • EuGH zur IKEA-Parodie: Meinungsfreiheit ist kein Freibrief für Marken

    Ob eine bekannte Marke parodiert werden darf, um eine politische Botschaft zu transportieren, hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mit Urteil vom 8. September 2026 (Rs. C-298/23 – Inter IKEA Systems/Vlaams Belang) beantwortet. Die Entscheidung betrifft nicht nur Parteien, sondern alle, die fremde Marken in Kampagnen, Satire oder Kunst aufgreifen.

    Der Fall

    Die belgische Partei Vlaams Belang startete 2022 eine Kampagne zur Migrationspolitik unter dem Titel „IKEA-Plan“. Die Vorschläge wurden als Möbel zum Selbstaufbauen präsentiert, „IKEA“ diente als Abkürzung im Slogan, und die Gestaltung lehnte sich eng an das Erscheinungsbild des Möbelkonzerns an, einschließlich Strichmännchen im Stil von Aufbauanleitungen. IKEA hatte der Nutzung nicht zugestimmt und klagte vor einem Brüsseler Handelsgericht. Die Gegenseite berief sich auf die Meinungsfreiheit. Das Gericht legte die Frage dem EuGH vor.

    Die Entscheidung des EuGH

    Meinungsfreiheit kann ein „rechtfertigender Grund“ sein

    Bekannte Marken sind auch gegen die Ausnutzung oder Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung geschützt, es sei denn, es besteht ein rechtfertigender Grund. Der EuGH stellt klar: Die Meinungsfreiheit nach der EU-Grundrechtecharta kann grundsätzlich ein solcher Grund sein.

    Aber: Berufung auf Meinung oder Parodie genügt nicht

    Das Markenrecht ist zwar kein absolutes Recht, muss aber mit der Meinungsfreiheit abgewogen werden. Wer sich auf eine politische Meinung oder Parodie beruft, muss konkret darlegen, warum die Nutzung gerechtfertigt ist und weshalb sie die Interessen des Markeninhabers überwiegt.

    Die Abwägungskriterien

    Die nationalen Gerichte müssen alle Umstände würdigen, insbesondere:

    • Zweck und Redlichkeit: Will die Nutzung eine Idee oder Meinung über die Marke, ihren Inhaber oder sein Geschäft vermitteln, oder wird die Marke nur als Aufmerksamkeitsmagnet für ein anderes Thema genutzt?
    • Beitrag zur öffentlichen Debatte und ob die Nutzung rein kommerziell ist.
    • Auswirkungen auf den Markeninhaber: Intensität, Umfang und Art der Nutzung, Bekanntheit der Marke, Ähnlichkeit der Zeichen und die Frage, ob der Eindruck entsteht, der Markeninhaber unterstütze die Botschaft.

    Eine Nutzung, die darauf abzielt, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen, kann kein rechtfertigender Grund sein. Über den konkreten Fall entscheidet nun das Brüsseler Gericht.

    Einordnung

    Der EuGH schafft einen Rahmen, der weder Parodie pauschal verbietet noch Markeninhaber schutzlos stellt. Die Linie erinnert an andere Fälle, in denen bekannte Marken in fremden Kontexten auftauchen, etwa an die BGH-Entscheidung „DACHSER“, in der eine Rufausnutzung zwar bejaht, aber durch eine lange Branchentradition gerechtfertigt war. In beiden Fällen kommt es auf eine Abwägung im Einzelfall an.

    Folgen für Kampagnen und Markeninhaber

    Für Kampagnenmacher, Agenturen und Kreative

    • Die bloße Behauptung „Das ist Satire“ schützt nicht. Fragen Sie sich: Setzt sich die Botschaft mit der Marke selbst auseinander, oder wird sie nur als Vehikel genutzt?
    • Je enger die Anlehnung an Gestaltung und Logo, desto größer das Risiko.
    • Vermeiden Sie den Eindruck, der Markeninhaber stehe hinter Ihrer Aussage.
    • Lassen Sie Kampagnen mit fremden Marken vorher prüfen. Das ist günstiger als eine einstweilige Verfügung.

    Für Markeninhaber

    • Bei unerwünschter Nutzung durch Dritte kommen Ansprüche aus dem erweiterten Schutz bekannter Marken in Betracht. Dokumentieren Sie die Nutzung und ihre Wirkung.
    • Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Gegenseite sich auf Grundrechte beruft. Die Bekanntheit Ihrer Marke und mögliche Beeinträchtigungen sollten belegbar sein.

    Kampagnen und Werbemittel mit fremden Marken prüfen wir vor dem Start; Markeninhaber beraten wir bei unerwünschter Nutzung. Nehmen Sie Kontakt auf oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • BGH „LA BIOSTHETIQUE“: Gerichtsstand und Auskunft bei Online-Markenverletzung

    Online-Händler verkaufen längst grenzüberschreitend. Für Markeninhaber stellt sich dann die Frage: Wo kann ich klagen, wenn ein ausländischer Händler meine Marke in Deutschland verletzt? Und welche Auskünfte kann ich verlangen? Mit Urteil vom 22. Oktober 2025 (Az. I ZR 220/24 – „LA BIOSTHETIQUE“) hat der Bundesgerichtshof (BGH) beide Fragen beantwortet und dabei seine bisherige Rechtsprechung zum Gerichtsstand aufgegeben.

    Der Fall

    Ein Unternehmen mit Sitz in Dänemark bot über eine Website mit .de-Domain Kosmetikprodukte der Marke „LA BIOSTHETIQUE“ an. Die Website richtete sich nach Sprache und Gestaltung erkennbar an Kunden in Deutschland. Die Ware selbst war echt; die Markenrechte daran waren also grundsätzlich erschöpft. Die Markeninhaberin, die ihre Produkte über ein selektives Vertriebssystem vertreibt, beanstandete die Art der Präsentation und verlangte unter anderem Auskunft über Lieferanten und Vorbesitzer der Ware.

    Die Entscheidung des BGH

    1. Zuständig ist das Gericht im Zielland

    Bei Markenverletzungen durch elektronische Werbung und Angebote liegt der Ort der Verletzung in dem Mitgliedstaat, in dem sich die angesprochenen Verbraucher oder Händler befinden. Auf den Sitz des Anbieters, den Serverstandort oder den Lagerort der Ware kommt es nicht an. Der BGH gibt damit seinen früheren Ansatz aus der Entscheidung „Parfümmarken“ ausdrücklich auf und folgt der Rechtsprechung des EuGH, unter anderem dem Urteil „Watermaster“. Da die Website deutsche Kunden ansprach, waren deutsche Gerichte zuständig.

    2. Verletzung trotz Erschöpfung

    Die Online-Präsentation der erschöpften Ware verletzte die Marken. Auch Originalware darf nicht in jeder Form beworben werden: Der Markeninhaber kann sich dem Vertrieb aus berechtigten Gründen widersetzen, etwa wenn die Darstellung dem Ruf der Marke schadet. Einzelheiten zu diesen Grenzen finden Sie im Beitrag Gebrauchte Markenware verkaufen.

    3. Auskunftsanspruch: ja, aber verhältnismäßig

    Der Auskunftsanspruch des Markengesetzes erfasst grundsätzlich auch Waren, an denen die Rechte erschöpft sind, wenn der Inhaber ihrem Weitervertrieb berechtigt widersprechen kann. Die Herausgabe von Namen und Anschriften der Lieferanten und Vorbesitzer war hier aber unverhältnismäßig. Die Verletzung lag allein in der Präsentation durch den Händler; eine Beteiligung der Lieferanten war nicht festgestellt. Die Auskunft hätte vor allem dazu gedient, Vertragsverstöße im selektiven Vertriebssystem aufzudecken, und nicht dazu, weitere Markenverletzungen zu verhindern.

    Folgen für den Online-Vertrieb

    Für Markeninhaber

    • Gegen ausländische Händler, die gezielt den deutschen Markt ansprechen, kann in Deutschland geklagt werden. Dokumentieren Sie die Ausrichtung: Sprache, Domain, Währung, Lieferoptionen.
    • Das Markenrecht ist kein Instrument, um undichte Stellen im eigenen Vertriebssystem auszuforschen. Dafür sind vertragliche Kontrollmechanismen besser geeignet.

    Für Online-Händler

    • Wer sich an deutsche Kunden richtet, muss mit deutschen Gerichtsverfahren rechnen, unabhängig vom eigenen Sitz.
    • Auch bei Originalware kommt es auf eine angemessene Präsentation an. Wenn Angebote gesperrt oder abgemahnt werden, hilft unser Beitrag Angebot wegen Markenbeschwerde gesperrt?

    Markeninhaber und Händler beraten wir zu Gerichtsstand, Erschöpfung und Auskunftsansprüchen bei grenzüberschreitendem Online-Vertrieb. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • EuGH „Dracula“: Keine Verwirkung allein durch langes Zuwarten

    Ein Markeninhaber, der jahrelang zusieht, wie ein anderer ein ähnliches Zeichen benutzt, kann seine Rechte verlieren. Das Markenrecht kennt dafür die Verwirkung durch Duldung, allerdings unter engen Voraussetzungen. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mit Urteil vom 1. August 2025 (Rs. C-452/24 – Lunapark Scandinavia, „DRACULA“) klargestellt, dass nationale Gerichte diese Regeln nicht durch allgemeine Rechtsgrundsätze erweitern dürfen.

    Süßigkeiten unter dem Namen „Dracula“

    Ein finnisches Unternehmen war seit 2009 Inhaber der finnischen Wortmarke „DRACULA“ für Süßwaren. Schon vor der Eintragung hatte ein anderes Unternehmen Süßigkeiten unter dem Namen „Dracula“ importiert und verkauft, ohne eigene Markenrechte. Dieses Unternehmen wurde 2019 von einem Dritten übernommen, der den Vertrieb fortsetzte. Im Jahr 2020 klagte der Markeninhaber wegen Markenverletzung.

    Die Gegenseite berief sich darauf, der Markeninhaber habe zu lange untätig zugesehen. Das finnische Marktgericht bejahte zwar Identität und Verwechslungsgefahr, wies die Klage aber nach einem nationalen Grundsatz der „unangemessenen Verzögerung“ ab. Der Oberste Gerichtshof Finnlands legte dem EuGH die Frage vor, ob das mit dem EU-Markenrecht vereinbar ist.

    Die Entscheidung des EuGH

    • Vollharmonisierung: Die Markenrechtsrichtlinie regelt die Rechte aus einer eingetragenen Marke abschließend. Sie legt auch fest, wann Untätigkeit des Inhabers zu einer Beschränkung seiner Rechte führen kann.
    • Duldung nur gegenüber eingetragenen Marken: Die Verwirkung durch Duldung betrifft nur die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke, nicht die Benutzung eines nicht eingetragenen Zeichens.
    • Keine zusätzlichen nationalen Schranken: Nationale Gerichte dürfen keine allgemeine Frist oder einen Grundsatz der „angemessenen Zeit“ anwenden, der die ausschließlichen Rechte des Markeninhabers darüber hinaus beschränkt.
    • Keine Rechte durch bloße Benutzung: Nach den Angaben des vorlegenden Gerichts, deren Prüfung ihm obliegt, hatten weder das ursprüngliche Unternehmen noch sein Erwerber durch Eintragung oder Benutzung ein ausschließliches Recht an dem Zeichen erworben, das sie dem Markeninhaber entgegenhalten konnten.

    Über den Rechtsstreit selbst entscheidet nun der Oberste Gerichtshof Finnlands. Eine Klageabweisung allein wegen langen Zuwartens ist nach dem Urteil aber nicht mehr möglich.

    Einordnung: Verwirkung im Markenrecht

    Die Entscheidung ergänzt die bisherige Rechtsprechung zur Duldung. Im Fall „HEITEC“ hatte der BGH nach Vorlage an den EuGH entschieden, dass ein Markeninhaber, der eine jüngere eingetragene Marke fünf Jahre lang in Kenntnis duldet, seine Ansprüche verlieren kann, und dass eine bloße Abmahnung die Frist nicht stoppt. Das Dracula-Urteil zeigt die andere Seite: Gegenüber einem Konkurrenten ohne eigene eingetragene Marke greift diese Verwirkungsregel nicht, und nationale Gerichte dürfen sie nicht durch eigene Grundsätze ersetzen.

    Konsequenzen

    Für Markeninhaber

    Das Urteil stärkt eingetragene Marken: Wer gegen ein nicht eingetragenes Zeichen vorgeht, muss nicht befürchten, seine Rechte allein durch Zeitablauf verloren zu haben. Trotzdem gilt: Zügiges Handeln ist ratsam, etwa wegen der Dringlichkeit im Eilverfahren, wegen Verjährungsfragen und weil sich gegnerische Positionen über die Zeit verfestigen können.

    Für Unternehmen ohne eingetragene Marke

    Wer ein Zeichen lange benutzt, ohne es als Marke angemeldet zu haben, kann sich gegenüber einem späteren Markeninhaber nicht ohne Weiteres auf dessen Untätigkeit berufen. Ob eigene ältere Rechte, etwa ein Unternehmenskennzeichen, bestehen, ist eine andere Frage, die sorgfältig zu prüfen ist. Die beste Vorsorge ist eine frühe Anmeldung, wie im Beitrag Firmenname, Marke, Domain beschrieben.

    Ob Sie Ihre Marke durchsetzen oder Ansprüche abwehren wollen: Wir prüfen Ihre Position einschließlich etwaiger Duldungsfristen. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • Angebot wegen Markenbeschwerde gesperrt? So reagieren Online-Händler

    Für Online-Händler ist es ein ernstes Problem: Über Nacht ist ein umsatzstarkes Angebot auf einem Marktplatz gesperrt, manchmal sogar das ganze Verkäuferkonto. Als Grund nennt die Plattform eine Beschwerde wegen Markenrechtsverletzung. Oft ist der Hinweis knapp, die Frist zur Reaktion kurz. Dann kommt es auf die richtige Reihenfolge an.

    Wie Markenbeschwerden auf Plattformen funktionieren

    Große Marktplätze und soziale Netzwerke bieten Markeninhabern Meldeverfahren an. Wer eine eingetragene Marke besitzt, kann Angebote melden, die diese Marke angeblich verletzen. Manche Plattformen haben zusätzlich Markenprogramme, in denen registrierte Markeninhaber weitergehende Werkzeuge erhalten. Die Plattformen prüfen die Beschwerden meist nur summarisch und sperren im Zweifel lieber, um ihre eigene Haftung zu begrenzen. Wann Plattformen selbst haften können, haben wir im Beitrag zu Louboutin/Amazon erläutert.

    Schritt 1: Ruhe bewahren und Informationen sammeln

    • Welche Marke wird geltend gemacht, mit Registernummer und Inhaber?
    • Welches Angebot ist betroffen, und was genau wird beanstandet: der Produktname, das Logo, die Ware selbst?
    • Handelt es sich um Originalware? Woher stammt sie?
    • Welche Frist setzt die Plattform?

    Schritt 2: Die Beschwerde rechtlich prüfen

    Nicht jede Beschwerde ist berechtigt. Typische Konstellationen:

    • Originalware: Verkaufen Sie echte Markenware, die mit Zustimmung des Markeninhabers im EWR in Verkehr gebracht wurde, sind die Markenrechte grundsätzlich erschöpft. Ausnahmen und Fallstricke finden Sie im Beitrag Gebrauchte Markenware verkaufen.
    • Beschreibende Nennung: Die Angabe „passend für“ oder die Nennung einer Marke zur Beschreibung des Produkts kann zulässig sein, solange sie den anständigen Gepflogenheiten entspricht.
    • Eigene ältere Rechte: Vielleicht nutzen Sie Ihren Namen schon länger als der Beschwerdeführer seine Marke.
    • Angreifbare Marke: Ist die Marke älter als fünf Jahre und wird sie nicht benutzt, ist sie möglicherweise nicht durchsetzbar. Auch bösgläubig angemeldete Marken kommen vor.

    Schritt 3: Gegenüber der Plattform reagieren

    Seit der vollständigen Anwendung des Digital Services Act der EU im Februar 2024 haben Nutzer gegenüber Online-Plattformen mehr Rechte. Plattformen müssen ihre Entscheidungen über Sperrungen begründen und ein internes Beschwerdemanagement anbieten. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, außergerichtliche Streitbeilegungsstellen anzurufen. Nutzen Sie diese Wege, legen Sie Belege vor, etwa Rechnungen über den Bezug der Ware, und erläutern Sie, warum keine Verletzung vorliegt.

    Schritt 4: Gegen den Beschwerdeführer vorgehen

    Eine unberechtigte Markenbeschwerde kann ihrerseits rechtswidrig sein. Wer ohne ausreichende Grundlage Angebote sperren lässt, greift in den Gewerbebetrieb des Händlers ein und kann unter Umständen auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Ob sich ein solches Vorgehen lohnt, hängt von Beweislage, Schaden und Kostenrisiko ab. Bei dringenden Fällen kommt auch eine einstweilige Verfügung in Betracht.

    Wenn die Beschwerde berechtigt ist

    Stellt sich heraus, dass Ihr Angebot tatsächlich eine fremde Marke verletzt, sollten Sie das Angebot dauerhaft anpassen und mögliche Folgeansprüche im Blick behalten. Häufig folgt auf die Plattformbeschwerde eine Abmahnung. Wie Sie darauf reagieren, zeigt unser Beitrag Markenrechtliche Abmahnung erhalten?

    Vorbeugen

    • Bewahren Sie Einkaufsbelege für Markenware systematisch auf.
    • Melden Sie Ihre eigenen Marken an. Das gibt Ihnen selbst Zugang zu den Markenprogrammen.
    • Formulieren Sie Produkttitel so, dass fremde Marken nur beschreibend genannt werden.
    • Beobachten Sie Wettbewerber, die mit Beschwerden ungewöhnlich aggressiv vorgehen.

    Ist Ihr Angebot gesperrt, prüfen wir die Beschwerde kurzfristig, übernehmen die Kommunikation mit der Plattform und setzen Ihre Rechte durch. Melden Sie sich über das Kontaktformular oder buchen Sie einen Termin.

  • BGH „Nie wieder keine Ahnung“: Grenzen des Werktitelschutzes

    Ob ein Verlag ein Buch unter demselben Titel veröffentlichen darf, unter dem ein Sender Jahre zuvor eine Fernsehserie ausgestrahlt hat, damit hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) im Urteil vom 7. Mai 2025 (Az. I ZR 143/24 – „Nie wieder keine Ahnung“) beschäftigt. Die Entscheidung zeigt deutlich, wie eng der Schutz von Werktiteln im Regelfall ist.

    Der Fall

    Eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hatte im Jahr 2009 Titelschutz für „Nie wieder keine Ahnung“ beansprucht. Unter diesem Titel strahlte sie eine Fernsehserie über Malerei und Architektur in zwei Staffeln aus, begleitet von einer Website und einem Buch. Im Jahr 2021 veröffentlichte ein Verlag ein Sachbuch mit demselben Titel zu Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur, auch als E-Book und Hörbuch. Die Rundfunkanstalt sah darin eine Verletzung ihres Titelrechts. Das Landgericht gab ihr recht, das Oberlandesgericht wies die Klage ab.

    Die Entscheidung des BGH

    Grundsatz: Schutz nur vor unmittelbarer Verwechslung

    Der BGH bestätigt: Werktitelschutz richtet sich in der Regel nur gegen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, also die Gefahr, dass das Publikum den einen Titel für den anderen hält und damit die Werke selbst verwechselt. Fehlt es an einer ausreichenden Nähe zwischen den Werken, wie hier zwischen einer Kunst- und Architekturserie und einem Sachbuch zu Politik und Wirtschaft, scheidet eine solche Verwechslung regelmäßig aus.

    Erweiterter Schutz nur unter zwei Voraussetzungen

    Ein weitergehender Schutz gegen eine Verwechslung im weiteren Sinne (also die Annahme, beide Werke stammten aus demselben Haus) kommt nur in Betracht, wenn das Publikum mit dem Titel zugleich eine bestimmte betriebliche Herkunft verbindet. Dafür müssen zwei Voraussetzungen kumulativ vorliegen:

    • Der ältere Titel muss eine hinreichende Bekanntheit erlangt haben.
    • Es muss ein sachlicher Bezug zwischen dem Originalwerk und dem angegriffenen Produkt bestehen.

    Die Titelgleichheit allein genügt nicht.

    Bekanntheit verlangt mehr als gelegentliche Wahrnehmung

    Für die Bekanntheit ist eine qualitative Bewertung der Wahrnehmung durch das Publikum erforderlich. Gelegentliche Kontakte, etwa einzelne Ausstrahlungen oder Website-Aufrufe, reichen nicht aus. Auch ein Schutz als bekannter Titel gegen Rufausbeutung setzt eine Bekanntheit im markenrechtlichen Sinne voraus.

    Folgen für Titelinhaber und Verlage

    Für Inhaber von Titelrechten

    Ein Werktitel ist kein umfassendes Monopol auf eine Wortfolge. Wer einen Titel über verschiedene Medien und Produkte hinweg verwerten möchte (Serie, Buch, Podcast, Merchandise, Events), sollte zusätzlich eine Marke anmelden. Eine Marke schützt für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen unabhängig davon, ob das Publikum die Werke verwechselt. Die Unterschiede zwischen Titel und Marke haben wir im Beitrag zum Titelschutz für Apps, Podcasts und Blogs erläutert.

    Für Verlage und Produzenten

    Die Entscheidung gibt mehr Spielraum bei der Titelwahl. Trotzdem sollte vor der Veröffentlichung eine Recherche nach Titeln und Marken erfolgen, insbesondere bei bekannten Titeln oder thematischer Nähe. Ein früher, bekannter Fall dazu ist der Titel „Ich bin dann mal weg“.

    Titel prüfen wir auf ältere Rechte, veröffentlichen Titelschutzanzeigen und melden ergänzend Marken an. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • Einstweilige Verfügung im Markenrecht: Schnell, aber mit Fallstricken

    Eine Markenverletzung kann erheblichen Schaden anrichten, besonders wenn Nachahmerprodukte gerade auf den Markt kommen oder eine Messe bevorsteht. Ein normales Klageverfahren dauert oft viele Monate. Schneller geht es mit der einstweiligen Verfügung: Sie kann innerhalb weniger Tage erlassen werden. Doch das Eilverfahren hat eigene Regeln, und Fehler können teuer werden.

    Was ist eine einstweilige Verfügung?

    Die einstweilige Verfügung ist eine vorläufige gerichtliche Anordnung. Im Markenrecht dient sie in erster Linie dazu, eine Verletzung sofort zu unterbinden, etwa durch ein Verbot, bestimmte Produkte unter dem verletzenden Zeichen anzubieten. Über Schadensersatz wird im Eilverfahren dagegen grundsätzlich nicht entschieden.

    Die zwei Voraussetzungen

    1. Verfügungsanspruch

    Es muss ein Anspruch bestehen, im Markenrecht meist ein Unterlassungsanspruch wegen Verletzung einer Marke oder eines Unternehmenskennzeichens. Die Tatsachen müssen nicht voll bewiesen, aber glaubhaft gemacht werden, etwa durch Registerauszüge, Testkäufe, Screenshots und eidesstattliche Versicherungen.

    2. Verfügungsgrund: die Dringlichkeit

    Das Eilverfahren steht nur offen, wenn die Sache dringlich ist. Daran fehlt es, wenn der Markeninhaber nach Kenntnis der Verletzung zu lange abwartet. Wie lange „zu lange“ ist, beurteilen die Gerichte unterschiedlich; manche Oberlandesgerichte sehen schon nach etwa einem Monat die Dringlichkeit als gefährdet an, andere sind großzügiger. Faustregel: Handeln Sie so schnell wie möglich und dokumentieren Sie, wann Sie von der Verletzung erfahren haben.

    Der typische Ablauf

    1. Beweise sichern: Testkauf, Screenshots mit Datum, Registerauszüge.
    2. Abmahnung: In der Regel wird der Verletzer zunächst abgemahnt. Das vermeidet Kostennachteile, falls er sofort anerkennt. In besonderen Fällen, etwa bei Produktpiraterie, kann eine Abmahnung entbehrlich sein.
    3. Antrag bei Gericht: Zuständig sind die Landgerichte, in Markensachen bestimmte Kennzeichenstreitkammern.
    4. Entscheidung: Das Gericht kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Dem Gegner muss aber grundsätzlich vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, etwa durch die Möglichkeit, auf die Abmahnung zu erwidern.
    5. Zustellung und Vollziehung: Die Verfügung muss dem Gegner innerhalb eines Monats zugestellt werden, sonst wird sie wirkungslos. Hier passieren in der Praxis viele Fehler.
    6. Abschlussschreiben: Danach wird der Gegner aufgefordert, die Verfügung als endgültige Regelung anzuerkennen. Andernfalls folgt das Hauptsacheverfahren.

    Risiken für den Antragsteller

    Erweist sich die einstweilige Verfügung später als von Anfang an ungerechtfertigt, muss der Antragsteller dem Gegner den Schaden ersetzen, der durch die Vollziehung entstanden ist, unabhängig von einem Verschulden. Bei Vertriebsverboten kann das teuer werden. Eine sorgfältige Prüfung der Rechtslage ist daher unerlässlich. Dazu gehört auch die Frage, ob die eigene Marke benutzt wird und einer Nichtbenutzungseinrede standhält (siehe unseren Beitrag zur Benutzungsschonfrist).

    Die Verteidigung: Schutzschrift

    Wer eine Abmahnung erhalten hat und mit einem Eilantrag rechnet, kann vorsorglich eine Schutzschrift beim zentralen elektronischen Schutzschriftenregister einreichen. Die Gerichte berücksichtigen sie, wenn ein Antrag eingeht. Das erhöht die Chance, dass keine Verfügung ohne Verhandlung ergeht. Wie Sie auf eine Abmahnung insgesamt reagieren, zeigt unser Beitrag Markenrechtliche Abmahnung erhalten?

    Einstweilige Verfügungen beantragen wir kurzfristig; droht Ihnen selbst eine, hinterlegen wir eine Schutzschrift. Wegen der Dringlichkeit melden Sie sich bitte zügig über das Kontaktformular oder buchen Sie einen Termin.

  • BGH „PIERRE CARDIN“: Wann ein Markenurteil veröffentlicht werden darf

    Wer eine Markenverletzung vor Gericht erfolgreich verfolgt, möchte oft, dass der Markt davon erfährt, etwa um Verwirrung bei Kunden zu beseitigen oder Nachahmer abzuschrecken. Das Markengesetz sieht dafür einen Anspruch auf Urteilsveröffentlichung vor. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 22. Februar 2024 (Az. I ZR 217/22 – „PIERRE CARDIN“) wichtige Maßstäbe für diesen bislang wenig beachteten Anspruch aufgestellt.

    Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung

    Nach dem Markengesetz kann die obsiegende Partei in Kennzeichenstreitsachen beantragen, dass ihr die Befugnis zugesprochen wird, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse daran darlegt. Umfang und Art der Veröffentlichung legt das Gericht fest.

    Der Fall

    Gegenstand des Verfahrens waren Strümpfe, die unter der Marke „PIERRE CARDIN“ ohne Zustimmung der Markeninhaberin über einen längeren Zeitraum bundesweit im Einzelhandel vertrieben und beworben worden waren. Die Klägerin verlangte neben Auskunft und Schadensersatz auch die Befugnis zur Veröffentlichung des Urteils. Das Berufungsgericht lehnte dies ab, vor allem, weil seit der Verletzung schon viel Zeit vergangen und das Verschulden gering sei.

    Die Entscheidung des BGH

    Anspruch nicht nur bei Unterlassungsklagen

    Der BGH stellte zunächst klar, dass der Veröffentlichungsanspruch nicht nur bei Unterlassungsklagen besteht, sondern auch bei Klagen auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

    Berechtigtes Interesse: Verhältnismäßigkeit

    Das „berechtigte Interesse“ ist im Licht des EU-Rechts auszulegen. Es kommt auf eine umfassende Verhältnismäßigkeitsprüfung an. Zu berücksichtigen sind unter anderem:

    • die seit der Verletzung verstrichene Zeit,
    • eine fortbestehende Verunsicherung oder Verwirrung im Markt,
    • Art und Umfang der Verletzung,
    • Werbung für die verletzenden Produkte und die Vertriebswege,
    • die Bekanntheit der Marke,
    • der Grad des Verschuldens.

    Generalprävention zählt

    Hervorzuheben ist: Die Urteilsveröffentlichung dient nicht nur der Beseitigung fortwirkender Störungen, sondern auch der Abschreckung anderer potenzieller Verletzer und der Information der Öffentlichkeit. Diese generalpräventiven Erwägungen müssen in die Abwägung einfließen.

    Das Berufungsgericht hatte den Zeitablauf und das geringe Verschulden zu stark gewichtet und die wiederholten Verletzungen über mehrere Jahre, den bundesweiten Vertrieb, die Werbung und die geltend gemachte Marktverwirrung nicht ausreichend berücksichtigt. Der BGH hob das Urteil insoweit auf und verwies die Sache zurück.

    Bedeutung für die Praxis

    Für Markeninhaber

    Die Urteilsveröffentlichung wird zu einem ernst zu nehmenden Instrument, gerade bei großflächigen Verletzungen, Produktpiraterie oder Fällen mit hoher Marktverwirrung. Wer sie beantragen will, sollte frühzeitig zu den relevanten Kriterien vortragen: Umfang, Dauer, Vertriebswege, Bekanntheit der Marke und Auswirkungen im Markt. Ergänzend bleiben Instrumente wie die Grenzbeschlagnahme und der Schadensersatz nach der Lizenzanalogie wichtig.

    Für Unternehmen, die in Anspruch genommen werden

    Eine öffentliche Bekanntmachung kann einen erheblichen Reputationsschaden bedeuten. Das ist ein weiterer Grund, auf eine berechtigte Abmahnung frühzeitig und überlegt zu reagieren, etwa mit einer passenden Unterlassungserklärung, bevor es zum Prozess kommt.

    Markenverletzungen verfolgen wir von der Abmahnung über das Gerichtsverfahren bis zur Veröffentlichung des Urteils. Sprechen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin.

  • BGH „Peek & Cloppenburg V“: Gleichnamige Firmen und Online-Werbung

    Manche Unternehmen führen seit Jahrzehnten denselben Namen, jedes in seinem eigenen Gebiet und unabhängig voneinander. Solange beide nur regional werben, funktioniert das Nebeneinander. Mit dem Online-Handel und bundesweiter Social-Media-Werbung verschwimmen die Grenzen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit Urteil vom 10. Januar 2024 (Az. I ZR 95/22 – „Peek & Cloppenburg V“) erneut mit einem solchen Fall beschäftigt.

    Hintergrund: das Recht der Gleichnamigen

    Im Kennzeichenrecht gilt grundsätzlich: Wer das ältere Recht hat, kann dem Jüngeren die Nutzung verbieten. Eine Ausnahme bilden Fälle, in denen zwei Unternehmen ihre Namen über lange Zeit redlich nebeneinander geführt haben. Dann entsteht eine sogenannte kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage. Keines der Unternehmen darf diese Lage einseitig zu seinen Gunsten verschieben. Wer seinen Auftritt ausweitet, muss dafür sorgen, dass keine Verwechslungen entstehen, zum Beispiel durch klarstellende Hinweise.

    Die beiden Modehandelsunternehmen „Peek & Cloppenburg“ mit Sitz in Düsseldorf und Hamburg sind ein bekanntes Beispiel für eine solche Gleichgewichtslage. Sie betreiben Häuser in unterschiedlichen Regionen Deutschlands und streiten seit Jahren über die Grenzen ihres Auftritts.

    Der Streit zwischen den beiden P&C-Unternehmen

    Das Düsseldorfer Unternehmen hatte auf Facebook bundesweit für seinen Onlineshop geworben. Eine Anzeige aus dem Jahr 2014 enthielt keinen klarstellenden Hinweis, eine aus dem Jahr 2016 nannte den Düsseldorfer Unternehmenssitz und eine nicht verlinkte Internetadresse mit einer Übersicht der Filialen. Das Hamburger Unternehmen sah darin eine Verletzung seines Unternehmenskennzeichens im eigenen Gebiet.

    Die Entscheidung des BGH

    Klarstellender Hinweis muss die Standorte erkennbar machen

    Der BGH entschied: Wirbt eines der gleichnamigen Unternehmen bundesweit in sozialen Medien für seinen Onlineshop und kommt diese Werbung auch seinen stationären Häusern zugute, muss es durch einen deutlichen Hinweis klarstellen, welche Standorte zu ihm gehören. Das kann ausdrücklich geschehen oder auf gleichwertige Weise. Bei Online-Werbung kann ein Link genügen, der unmittelbar zu einer Seite mit der Liste der Standorte führt.

    Die Angabe des Firmensitzes und eine nicht verlinkte Internetadresse reichten dagegen nicht aus. Verbraucher hätten selbst recherchieren müssen, um herauszufinden, welche Häuser zu welchem Unternehmen gehören.

    Wiederholungsgefahr bleibt bestehen

    Zudem stellte der BGH klar, dass die Wiederholungsgefahr nach einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens nicht dadurch entfällt, dass das Unternehmen die Werbung einstellt oder sich auf einen „einmaligen Ausrutscher“ beruft. Ohne Unterlassungserklärung, rechtskräftiges Urteil oder Abschlusserklärung bleibt sie bestehen. Diesen Punkt haben wir auch im Beitrag zur Unterlassungserklärung erläutert.

    Der BGH verwies die Sache an das Oberlandesgericht zurück, das unter anderem über die räumliche Reichweite des Verbots entscheiden muss.

    Was bedeutet das für andere Unternehmen?

    Gleichnamigkeit ist kein Sonderfall großer Handelsketten. Sie betrifft zum Beispiel Familienunternehmen, die sich nach einer Erbteilung getrennt haben, Franchise-Strukturen nach Vertragsende oder regionale Betriebe mit identischen Namen. Für alle gilt:

    • Online-Werbung ist überregional: Was regional funktionierte, kann im Netz zu Verwechslungen führen.
    • Klarstellung einbauen: Hinweise auf Standorte, Unternehmenszugehörigkeit oder Liefergebiete sollten unmittelbar sichtbar oder per Link erreichbar sein.
    • Vereinbarungen treffen: Eine Abgrenzungs- oder Koexistenzvereinbarung kann klare Regeln für Werbung, Domains und Social Media schaffen.
    • Eigene Marke sichern: Wer heute einen neuen Namen wählt, sollte Kollisionen vorab ausschließen (siehe unseren Beitrag zu Firmenname, Marke und Domain).

    Teilen Sie sich den Namen mit einem anderen Unternehmen oder planen Sie eine überregionale Expansion, beraten wir zu Gleichnamigkeit, Abgrenzung und Werbung. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • EuGH Audi: Markenschutz auch bei Kfz-Ersatzteilen

    Der Markt für Kfz-Ersatzteile ist groß und rechtlich umkämpft. Freie Teilehändler bieten Nachbauteile an, Fahrzeughersteller wollen ihre Marken schützen. Mit Urteil vom 25. Januar 2024 (Rs. C-334/22 – Audi) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entschieden, dass Markeninhaber auch auf dem Ersatzteilmarkt gegen die Verwendung ihrer Marke vorgehen können.

    Kühlergrill mit Audi-Ringen

    Ein polnischer Ersatzteilhändler bot Kühlergrills für ältere Audi-Modelle an, die nicht von Audi stammten. Die Grills enthielten ein Element zur Befestigung des Audi-Emblems, das in seiner Form dem bekannten Vier-Ringe-Logo nachempfunden war. Audi sah darin eine Verletzung seiner Unionsmarke. Ein polnisches Gericht legte dem EuGH mehrere Fragen vor, insbesondere, ob für Ersatzteile Ausnahmen gelten.

    Die Kernaussagen des EuGH

    1. Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr

    Das Anbieten und Einführen solcher Kühlergrills ohne Zustimmung des Markeninhabers kann eine Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens darstellen. Das Befestigungselement ist für Käufer sichtbar und kann eine Verbindung zum Markeninhaber herstellen. Damit kann es die Funktionen der Marke, insbesondere die Herkunfts- und die Qualitätsgarantie, beeinträchtigen.

    2. Keine „Reparaturklausel“ im Markenrecht

    Im Designrecht gibt es eine sogenannte Reparaturklausel, die unter bestimmten Voraussetzungen die Nutzung geschützter Designs für Ersatzteile erlaubt. Der EuGH stellte klar, dass diese Regel nicht auf das Markenrecht übertragbar ist. Sie beschränkt nur den Designschutz und kann nicht analog herangezogen werden, um Markenrechte einzuschränken.

    3. Keine zulässige Bestimmungsangabe

    Das Markenrecht erlaubt es Dritten, eine fremde Marke zu nennen, um auf die Bestimmung einer Ware hinzuweisen, etwa „passend für Audi A4“. Im entschiedenen Fall ging es aber nicht um einen solchen Hinweis. Das Zeichen gab das Produkt des Markeninhabers möglichst originalgetreu wieder, statt nur auf die Bestimmung zu verweisen. Die Ausnahme greift deshalb nicht.

    Folgen für den Ersatzteilmarkt

    Für Teilehändler

    • Nachbauteile, die die Marke des Herstellers oder ein ihr ähnliches Zeichen aufweisen, sind riskant, auch wenn die Marke nur als Halterung oder Strukturelement erscheint.
    • Zulässig bleibt in der Regel ein klarer, sachlicher Hinweis auf die Bestimmung, etwa „geeignet für“, solange keine Verbindung zum Markeninhaber suggeriert wird.
    • Wer Teile importiert, sollte die Gestaltung vorher prüfen lassen. Ware mit Markenbezug kann an der EU-Grenze angehalten werden (siehe unseren Beitrag zur Grenzbeschlagnahme).

    Für Markeninhaber

    • Das Urteil stärkt die Position von Herstellern, deren Logos in Bauteile integriert sind.
    • Bei Verstößen kommen Abmahnung, Unterlassungsklage und Schadensersatz in Betracht. Wie der Schaden berechnet werden kann, zeigt das BGH-Urteil „Layher“.
    • Bei bekannten Marken kann zusätzlich der erweiterte Schutz gegen Rufausnutzung greifen, mit den Grenzen, die der BGH etwa im Fall „DACHSER“ für Spielzeugmodelle gezogen hat.

    Einordnung

    Das Urteil zeigt, dass Marken- und Designrecht unterschiedliche Zwecke verfolgen. Während das Designrecht mit der Reparaturklausel den Wettbewerb auf dem Ersatzteilmarkt fördern soll, schützt das Markenrecht die Herkunftsfunktion. Wer ein Zeichen verwendet, das auf den Hersteller hinweist, bewegt sich im Markenrecht, und dort gibt es keine Reparaturklausel.

    Hersteller und Ersatzteilanbieter beraten wir zu Gestaltung, Kennzeichnung und Durchsetzung. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie ein Gespräch.

  • Gebrauchte Markenware verkaufen: Was die Erschöpfung erlaubt

    Second-Hand-Plattformen, Refurbished-Elektronik, Restpostenhandel: Der Verkauf gebrauchter oder bereits einmal verkaufter Markenware ist ein wachsender Markt. Ob Markenprodukte weiterverkauft und dabei die Marke in Angeboten und Werbung verwendet werden darf, richtet sich nach dem Grundsatz der Erschöpfung, der allerdings wichtige Ausnahmen kennt.

    Der Grundsatz: Einmal mit Zustimmung verkauft, frei handelbar

    Hat der Markeninhaber eine Ware selbst oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebracht, kann er ihren Weitervertrieb grundsätzlich nicht mehr unter Berufung auf seine Marke verbieten. Seine Markenrechte an diesem konkreten Exemplar sind „erschöpft“. Das gilt für deutsche Marken wie für Unionsmarken. Wer also eine echte Markenhandtasche gebraucht kauft, darf sie grundsätzlich weiterverkaufen und dabei auch die Marke nennen.

    Die wichtigsten Grenzen

    1. Ware von außerhalb des EWR

    Die Erschöpfung tritt nur ein, wenn die Ware mit Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurde. Echte Markenware, die der Hersteller nur für die USA oder Asien bestimmt hat, darf ohne seine Zustimmung nicht in die EU importiert werden. Für Händler ist das ein großes Risiko, weil sie die Herkunft der Ware oft nicht kennen. Wie Markeninhaber solche Ware an der Grenze stoppen, erläutert unser Beitrag zur Grenzbeschlagnahme.

    2. Veränderte oder verschlechterte Ware

    Der Markeninhaber kann sich dem Weitervertrieb widersetzen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere wenn der Zustand der Ware nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Bei Refurbished-Produkten mit Fremdteilen, umgebauten Geräten oder neu verpackter Ware ist daher Vorsicht geboten. Nachfüllen eines Originalbehälters mit fremder Ware kann ebenfalls problematisch sein, wie unser Beitrag zur Markenverletzung durch Nachfüllen zeigt.

    3. Schädigende Werbung

    Auch die Art der Werbung kann eine Grenze ziehen. Wer eine Luxusmarke in einem Umfeld präsentiert, das ihrem Ruf erheblich schadet, oder den Eindruck einer Vertragsbeziehung zum Markeninhaber erweckt, kann sich nicht ohne Weiteres auf die Erschöpfung berufen. Hintergründe dazu im Beitrag zur Erschöpfung und Werbung.

    4. Fälschungen

    Selbstverständlich gilt die Erschöpfung nur für Originalware. Wer Fälschungen weiterverkauft, verletzt die Marke, auch wenn er es nicht weiß. Ein gutgläubiger Erwerb schützt hier nicht vor Unterlassungsansprüchen.

    Wer muss was beweisen?

    Grundsätzlich muss sich derjenige, der die Ware verkauft, auf die Erschöpfung berufen und die Voraussetzungen darlegen. Unter bestimmten Umständen (etwa bei selektiven oder exklusiven Vertriebssystemen, in denen eine Abschottung der Märkte droht) kann sich die Beweislast verschieben. Händler sollten trotzdem stets Belege über Bezugsquellen, Rechnungen und Lieferketten aufbewahren.

    Hinweise für Händler

    • Bezugsquellen prüfen: Kaufen Sie bei seriösen Lieferanten und lassen Sie sich die EWR-Herkunft bestätigen.
    • Zustand transparent machen: Kennzeichnen Sie Gebrauchtware und Refurbished-Produkte klar als solche.
    • Keine falschen Verbindungen: Bezeichnen Sie sich nicht als „offizieller Händler“, wenn Sie es nicht sind.
    • Marke nur beschreibend nutzen: Verwenden Sie die Marke zur Bezeichnung der Ware, nicht als eigenes Shop-Logo.
    • Bei Abmahnung schnell reagieren: Hinweise dazu im Beitrag Markenrechtliche Abmahnung erhalten?

    Händler beraten wir zum Vertrieb gebrauchter oder parallel importierter Markenware, Markeninhaber zum Vorgehen gegen Graumarktware. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • Unterlassungserklärung im Markenrecht: Vertragsstrafe und Hamburger Brauch

    Wer wegen einer Markenverletzung abgemahnt wird, soll fast immer eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. Mit ihr verspricht der Abgemahnte, die beanstandete Handlung künftig zu unterlassen und für jeden Verstoß eine Vertragsstrafe zu zahlen. Wie diese Erklärung formuliert ist, entscheidet über Ihr künftiges Risiko. Eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) hat dazu wichtige Punkte geklärt.

    Warum eine Unterlassungserklärung?

    Nach einer Markenverletzung besteht eine Vermutung, dass sich die Verletzung wiederholt: die sogenannte Wiederholungsgefahr. Sie ist Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch. Beseitigen lässt sie sich in der Regel nur durch eine ernsthafte, strafbewehrte Unterlassungserklärung. Das bloße Einstellen der Handlung genügt nicht. Wer keine Erklärung abgibt, riskiert eine einstweilige Verfügung oder Klage. Die ersten Schritte nach einer Abmahnung haben wir im Beitrag Markenrechtliche Abmahnung erhalten? beschrieben.

    Feste Vertragsstrafe oder „Hamburger Brauch“?

    Für die Vertragsstrafe gibt es zwei gängige Modelle:

    • Feste Vertragsstrafe: Für jeden Verstoß wird ein bestimmter Betrag fällig. Das ist klar, kann aber bei kleinen Verstößen unverhältnismäßig teuer werden.
    • „Neuer Hamburger Brauch“: Die Höhe der Vertragsstrafe wird im Fall eines Verstoßes vom Gläubiger nach billigem Ermessen bestimmt und ist im Streitfall gerichtlich überprüfbar. Das erlaubt eine Anpassung an die Schwere des Verstoßes.

    Viele Abgemahnte bevorzugen den Hamburger Brauch, weil er flexibel ist. Abmahnende verlangen dagegen oft einen festen Betrag.

    Die BGH-Entscheidung vom 1. Dezember 2022

    Mit Urteil vom 1. Dezember 2022 (Az. I ZR 144/21 – „Wegfall der Wiederholungsgefahr III“) hat der BGH zwei wichtige Fragen beantwortet. Im Fall hatte ein Händler nach einer früheren Markenverletzung eine Unterlassungserklärung nach Hamburger Brauch abgegeben, später aber erneut ähnliche Produkte vertrieben. Nach einer erneuten Abmahnung bot er wiederum eine Erklärung nach Hamburger Brauch an, die der Markeninhaber ablehnte.

    1. Hamburger Brauch genügt auch nach einem Wiederholungsfall

    Der BGH entschied, dass auch nach einem erneuten Verstoß eine zweite Unterlassungserklärung nach Hamburger Brauch ausreichen kann. Ein fester Mindestbetrag ist nicht erforderlich. Bei der Bestimmung der angemessenen Vertragsstrafe ist der wiederholte Verstoß zu berücksichtigen; das Risiko des Schuldners steigt also ohnehin.

    2. Die Ablehnung durch den Gläubiger zählt

    Zugleich gab der BGH seine bisherige Rechtsprechung auf, nach der schon der Zugang einer ernsthaften Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr entfallen ließ. Nunmehr gilt: Lehnt der Gläubiger die Erklärung ab, bleibt die Wiederholungsgefahr bestehen, unabhängig davon, ob die Ablehnung berechtigt ist. Für den Abgemahnten heißt das: Er muss die Reaktion des Gläubigers im Blick behalten.

    Was gehört in eine gute Unterlassungserklärung?

    • Präzise Beschreibung der zu unterlassenden Handlung, möglichst eng an der konkreten Verletzungsform.
    • Vertragsstrafe nach Hamburger Brauch oder in angemessener fester Höhe.
    • Keine Schuldanerkenntnisse, die über das Nötige hinausgehen, etwa zu Kosten oder Schadensersatz, wenn diese streitig sind.
    • Kein Verzicht auf eigene Rechte, zum Beispiel aus eigenen älteren Kennzeichen.
    • Klare Rechtsfolgen, etwa für Restbestände oder Aufbrauchfristen, wenn diese vereinbart werden.

    Typische Fehler

    1. Die vorformulierte Erklärung des Gegners ungeprüft unterschreiben.
    2. Die Erklärung abgeben, ohne die Verletzung anschließend wirklich abzustellen, auch in Marktplatzangeboten, Werbeanzeigen und Social Media.
    3. Nach der Abgabe nicht überwachen, ob Mitarbeiter, Händler oder Dienstleister die Vorgaben einhalten. Verstöße Dritter können zugerechnet werden.
    4. Die Erklärung so weit fassen, dass auch erlaubte Handlungen erfasst werden.

    Wie teuer eine Markenverletzung zusätzlich werden kann, zeigt die BGH-Entscheidung „Layher“ zum Schadensersatz.

    Abmahnungen prüfen wir kurzfristig, formulieren eine passende modifizierte Unterlassungserklärung und verhandeln mit der Gegenseite. Senden Sie uns die Unterlagen über das Kontaktformular oder buchen Sie ein Telefonat.

  • BGH „HEITEC“: Wann markenrechtliche Ansprüche verwirkt sind

    Markeninhaber müssen nicht sofort gegen jede Verletzung vorgehen. Wer aber zu lange abwartet, riskiert, seine Ansprüche ganz zu verlieren. Das Markengesetz und die Unionsmarkenverordnung kennen dafür die Verwirkung durch Duldung. Wie streng die Gerichte dabei sind, zeigt das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 26. Januar 2023 (Az. I ZR 56/19 – „HEITEC“).

    Was bedeutet Verwirkung durch Duldung?

    Hat der Inhaber einer älteren Marke oder geschäftlichen Bezeichnung die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, kann er die Benutzung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen grundsätzlich nicht mehr untersagen, es sei denn, die jüngere Marke wurde bösgläubig angemeldet. Die Regel dient der Rechtssicherheit: Wer eine Marke jahrelang unbehelligt nutzt, soll darauf vertrauen dürfen.

    Der Streit um „HEITEC“

    Die Klägerin führte das Unternehmenskennzeichen und die Marke „HEITEC“. Die Beklagte nutzte die Bezeichnung „HEITECH“ und war Inhaberin entsprechender jüngerer Marken. Die Klägerin hatte bereits 2009 Kenntnis von der Benutzung, mahnte die Beklagte ab und bot Verhandlungen an. Eine Klage erhob sie erst später, und diese wurde nicht rechtzeitig zugestellt.

    Der Weg über den EuGH

    Der BGH hatte dem Gerichtshof der Europäischen Union mehrere Fragen vorgelegt. Mit Urteil vom 19. Mai 2022 (Rs. C-466/20 – HEITEC) stellte der EuGH klar: Eine Abmahnung, auf die keine weiteren Schritte folgen, beendet die Duldung nicht. Der Inhaber des älteren Rechts muss vielmehr innerhalb der Frist eine Klage oder einen Antrag bei einer Behörde einreichen. Verzögert sich die Zustellung, kommt es darauf an, ob der Kläger dies zu vertreten hat.

    Die Entscheidung des BGH

    Auf dieser Grundlage hat der BGH die Verwirkung bejaht:

    • Die Klägerin hatte die Benutzung der jüngeren Zeichen in Kenntnis über fünf Jahre geduldet.
    • Die Abmahnung und das Verhandlungsangebot unterbrachen die Frist nicht.
    • Die Klage wurde nicht so zeitnah zugestellt, dass sie die Frist gewahrt hätte.
    • Die Verwirkung erfasst nicht nur den Unterlassungsanspruch, sondern auch die Folgeansprüche wie Auskunft und Schadensersatz.

    Was Markeninhaber daraus lernen sollten

    1. Abmahnung ist kein Fristenstopp

    Viele Markeninhaber gehen davon aus, dass eine Abmahnung ihre Rechte „wahrt“. Das ist nach HEITEC nicht mehr haltbar. Bleibt es bei der Abmahnung, läuft die Fünfjahresfrist weiter. Wie eine Abmahnung aus Sicht des Empfängers funktioniert, erklären wir im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung.

    2. Verhandlungen zeitlich begrenzen

    Gespräche über eine Abgrenzung sind oft sinnvoll. Sie sollten aber mit einer klaren Frist versehen werden. Notfalls muss fristwahrend Klage erhoben oder ein Antrag beim Amt gestellt werden, etwa ein Nichtigkeitsantrag beim DPMA, wie im Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben.

    3. Klage sorgfältig vorbereiten

    Eine Klage wahrt die Frist nur, wenn sie ordnungsgemäß eingereicht und zeitnah zugestellt wird. Fehler bei Anschrift, Kostenvorschuss oder Formalien können entscheidend sein.

    4. Überwachung und Dokumentation

    Die Frist beginnt mit der Kenntnis der Benutzung. Wer eine Markenüberwachung betreibt, sollte Treffer nicht nur sammeln, sondern zeitnah entscheiden, ob und wie er vorgeht.

    Und für Inhaber jüngerer Marken?

    Für Unternehmen, deren Marke älteren Rechten nahekommt, kann die Verwirkung ein wichtiges Verteidigungsmittel sein. Voraussetzung ist, dass die eigene Marke eingetragen ist, die Benutzung dem älteren Rechteinhaber bekannt war und keine Bösgläubigkeit vorliegt. Eine sorgfältige Dokumentation der eigenen Benutzung und der Korrespondenz ist daher wertvoll.

    Wir prüfen, ob Ihre Ansprüche noch durchsetzbar sind, und handeln, bevor die Duldungsfrist abläuft. Inhaber jüngerer Marken verteidigen wir gegen ältere Rechte. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.