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Kategorie: Markenverletzung & Abmahnung

  • BGH „DACHSER“: Marken auf Spielzeugmodellen ausnahmsweise zulässig

    Spielzeugautos, Modell-Lkw und Miniatureisenbahnen tragen oft die Logos realer Unternehmen, von Automarken bis zu Speditionen. Ob darin eine Markenverletzung liegt, ist seit Jahren umstritten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit Urteil vom 12. Januar 2023 (Az. I ZR 86/22 – „DACHSER“) erneut mit dieser Frage beschäftigt und eine für Modellhersteller wichtige Linie bestätigt.

    Worum ging es?

    Die Inhaberin der bekannten Marke „DACHSER“, ein Logistikunternehmen, wandte sich gegen den Vertrieb von Spielzeugmodellen, die Fahrzeuge in originalgetreuer Gestaltung mit dem DACHSER-Logo zeigten. Sie berief sich vor allem auf den erweiterten Schutz bekannter Marken: Danach ist es verboten, den Ruf oder die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.

    Die Entscheidung des BGH

    Rufausnutzung: ja

    Der BGH bejahte im Grundsatz, dass das Anbringen der bekannten Marke auf den Modellen deren Ruf ausnutzt. Das originalgetreue Abbild eines echten Fahrzeugs gewinnt gerade durch die bekannte Marke an Attraktivität.

    Aber: rechtfertigender Grund

    Entscheidend war jedoch die Frage des rechtfertigenden Grundes. Hier stellte der BGH auf die jahrzehntelange Tradition im Spielzeugmarkt ab, reale Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, einschließlich der darauf angebrachten Kennzeichen. Vor diesem Hintergrund sah der BGH die Nutzung als gerechtfertigt an. Die Klage blieb ohne Erfolg.

    Der BGH knüpft damit an seine frühere Rechtsprechung zu Spielzeugmodellen an, nach der die Abbildung einer Marke auf einem verkleinerten Modell nicht ohne Weiteres als Herkunftshinweis für das Spielzeug selbst verstanden wird.

    Reichweite der Entscheidung

    Die Entscheidung ist kein Freibrief, fremde Marken auf beliebigen Produkten zu verwenden. Sie betrifft eine besondere Konstellation:

    • Originalgetreue Nachbildung: Es geht um realistische Modelle, die die Wirklichkeit abbilden. Wer eine fremde Marke dagegen etwa auf T-Shirts, Tassen oder als Dekoration verwendet, kann sich darauf nicht berufen.
    • Keine Herkunftstäuschung: Das Modell darf nicht den Eindruck erwecken, es stamme vom Markeninhaber oder sei von ihm lizenziert. Verpackung und Herstellerangaben spielen deshalb eine wichtige Rolle.
    • Abwägung im Einzelfall: Ob ein rechtfertigender Grund vorliegt, ist eine Wertungsfrage. Andere Branchen ohne vergleichbare Tradition werden anders zu beurteilen sein.

    Bedeutung für Markeninhaber

    Markeninhaber, deren Logos auf Fahrzeugen, Maschinen oder Gebäuden sichtbar sind, müssen damit rechnen, dass ihre Marken auf Modellen auftauchen. Wer daran wirtschaftlich partizipieren möchte, kann Lizenzprogramme anbieten (Hinweise zur Vertragsgestaltung im Beitrag zum Markenlizenzvertrag). Ein Verbotsrecht wird in typischen Modellbaukonstellationen nach dieser Entscheidung aber regelmäßig schwer durchzusetzen sein.

    Bedeutung für Hersteller und Händler

    Für Modellhersteller schafft das Urteil Rechtssicherheit. Trotzdem sollten sie darauf achten, dass Verpackung und Werbung klar den eigenen Herstellernamen herausstellen und keine Verbindung zum Markeninhaber suggerieren. Wer außerhalb klassischer Modelle mit fremden Marken arbeitet, sollte sich vorher beraten lassen, um eine Abmahnung zu vermeiden. Wie hoch der Schadensersatz bei einer Verletzung ausfallen kann, zeigt das BGH-Urteil „Layher“.

    Ob Sie eine fremde Marke auf Modellen, Merchandising oder in der Werbung verwenden dürfen, prüfen wir vorab. Markeninhaber beraten wir zu ihren Abwehrrechten. Kontakt aufnehmen oder Termin buchen.

  • EuGH Louboutin/Amazon: Haftet der Marktplatz für Fälschungen?

    Kurz vor Weihnachten hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eine Entscheidung verkündet, auf die Markeninhaber und Plattformbetreiber gleichermaßen gewartet haben. Mit Urteil der Großen Kammer vom 22. Dezember 2022 (verbundene Rechtssachen C-148/21 und C-184/21 – Louboutin/Amazon) hat der EuGH klargestellt, unter welchen Voraussetzungen der Betreiber eines Online-Marktplatzes selbst als Benutzer einer Marke anzusehen sein kann, auch wenn die Angebote von Drittanbietern stammen.

    Der Hintergrund

    Der Designer Christian Louboutin ist bekannt für Damenschuhe mit roter Sohle, die als Positionsmarke geschützt ist. Auf dem Amazon-Marketplace fand er Angebote von Drittanbietern für Schuhe mit roter Sohle, die ohne seine Zustimmung vertrieben wurden. Louboutin verklagte Amazon in Luxemburg und Belgien. Die dortigen Gerichte fragten den EuGH, ob Amazon in solchen Fällen die Marke selbst benutzt.

    Schon 2020 hatte der EuGH im Fall Coty/Amazon entschieden, dass die bloße Lagerung von Waren für Dritte keine eigene Markenbenutzung ist. Nun ging es um die Frage, ob das Geschäftsmodell eines „hybriden“ Marktplatzes, der eigene und fremde Angebote mischt, anders zu beurteilen ist.

    Die Kernaussagen des EuGH

    Maßstab: die Wahrnehmung eines verständigen Nutzers

    Der Betreiber eines Online-Marktplatzes, der neben eigenen Angeboten auch Angebote Dritter veröffentlicht, kann selbst als Benutzer einer Marke angesehen werden. Voraussetzung ist, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen des Betreibers und dem Zeichen herstellt, also den Eindruck gewinnt, dass der Betreiber die Waren im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vertreibt.

    Relevante Umstände

    Für diese Beurteilung nannte der EuGH unter anderem folgende Gesichtspunkte:

    • eine einheitliche Präsentation der eigenen Angebote und der Angebote Dritter,
    • die Verwendung des eigenen Logos des Betreibers bei allen Angeboten, auch in der Werbung,
    • das Angebot von Zusatzleistungen wie Lagerung, Versand und Bearbeitung von Rücksendungen für Drittanbieter.

    Erscheinen solche Umstände so, dass die Grenze zwischen eigenen und fremden Angeboten für den Nutzer verschwimmt, kann der Betreiber selbst haften. Ob das bei Amazon der Fall ist, müssen nun die nationalen Gerichte entscheiden.

    Einordnung

    Das Urteil ist kein Automatismus. Es sagt nicht, dass Amazon oder andere Marktplätze stets haften. Es zeigt aber, dass Plattformen, die sich stark in den Vertrieb einbringen und die Herkunft der Angebote verschwimmen lassen, nicht mehr nur als neutrale Vermittler gelten. Für die Abgrenzung kommt es künftig sehr auf die konkrete Gestaltung der Plattform an.

    Was bedeutet das für Markeninhaber?

    • Neue Hebel gegen Plattformen: Neben dem Vorgehen gegen einzelne Händler kann nun auch ein direkter Anspruch gegen den Marktplatz in Betracht kommen.
    • Beweise sichern: Dokumentieren Sie, wie die Angebote präsentiert werden, also Logos, Hinweise auf den Verkäufer, Versandlogistik und Werbung. Genau darauf kommt es nach dem Urteil an.
    • Weiterhin breit aufstellen: Die Kombination aus Plattform-Beschwerden, Abmahnungen und Grenzbeschlagnahme bleibt wichtig. Wie Sie Fälschungen schon an der Grenze stoppen, zeigt unser Beitrag zur Grenzbeschlagnahme.

    Was bedeutet das für Händler?

    Für Drittanbieter ändert sich wenig: Sie bleiben für ihre Angebote verantwortlich. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass Plattformen ihre Prüfprozesse verschärfen und Angebote schneller sperren. Wer Markenware anbietet, sollte die Herkunft und die Erschöpfung der Rechte nachweisen können.

    Gegen Fälschungen und nicht autorisierte Angebote auf Marktplätzen entwickeln wir eine Strategie, die Händler und Plattform einbezieht. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie ein Gespräch.

  • BGH: Patentanwaltskosten in Markensachen nur bei Erforderlichkeit

    Wer in Deutschland einen Markenprozess verliert, muss in der Regel die Kosten des Gegners tragen. Lange galt dabei eine Besonderheit: Hatte die Gegenseite neben einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt hinzugezogen, waren dessen Kosten in Kennzeichenstreitsachen ohne weitere Prüfung zu erstatten. Damit ist es nun vorbei. Mit Beschluss vom 13. Oktober 2022 (Az. I ZB 59/19) hat der Bundesgerichtshof (BGH) seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben.

    Die bisherige Rechtslage

    Das Markengesetz enthält eine Sonderregel für die Kosten in Kennzeichenstreitsachen. Danach waren die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts nach dem Wortlaut der Vorschrift zu erstatten. Die Gerichte prüften bislang nicht, ob die Mitwirkung im konkreten Fall tatsächlich notwendig war. In der Praxis führte das dazu, dass die unterlegene Partei häufig die Kosten zweier Berater der Gegenseite tragen musste: ein erheblicher Kostenfaktor, gerade für kleine Unternehmen.

    Der Anstoß aus Luxemburg: EuGH „NovaText“

    Der BGH hatte die Frage dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt. Mit Urteil vom 28. April 2022 (Rs. C-531/20 – NovaText) entschied der EuGH, dass die europäische Durchsetzungsrichtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der die unterlegene Partei die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts unabhängig davon tragen muss, ob dessen Mitwirkung für die Rechtsverfolgung notwendig war. Erstattungsfähige Kosten müssen nach der Richtlinie zumutbar und angemessen sein.

    Die Entscheidung des BGH

    Der BGH zieht daraus die Konsequenz: Die kostenrechtliche Sonderregel des Markengesetzes ist richtlinienkonform auszulegen. Kosten eines Patentanwalts sind nur noch dann zu erstatten, wenn seine Mitwirkung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Seine frühere, gegenteilige Rechtsprechung gibt der BGH ausdrücklich auf.

    Im entschiedenen Fall hatte das Oberlandesgericht die Patentanwaltskosten ohne Prüfung der Erforderlichkeit festgesetzt. Der BGH hob diese Entscheidung auf und verwies die Sache zurück, damit nun Feststellungen zur Notwendigkeit getroffen werden.

    Wann ist ein Patentanwalt „erforderlich“?

    Die genauen Maßstäbe werden die Gerichte in den kommenden Verfahren weiter konkretisieren. Erforderlich kann die Mitwirkung etwa sein, wenn der Patentanwalt Aufgaben übernimmt, die typischerweise in sein Arbeitsfeld fallen, zum Beispiel Recherchen im Markenregister, die Auswertung von Benutzungsunterlagen oder technische Fragen. Arbeitet er dagegen nur parallel zum Rechtsanwalt an denselben rechtlichen Fragen, dürfte eine Erstattung schwerer zu begründen sein.

    Auswirkungen auf das Kostenrisiko

    Für Markeninhaber, die klagen

    Wer neben dem Rechtsanwalt einen Patentanwalt einschaltet, sollte dessen konkreten Beitrag dokumentieren. Nur so lässt sich im Kostenfestsetzungsverfahren darlegen, warum die Mitwirkung notwendig war. Andernfalls bleiben diese Kosten womöglich beim Kläger hängen.

    Für Abgemahnte und Beklagte

    Das Kostenrisiko im Markenprozess wird dadurch kalkulierbarer. Bei Abmahnungen und Kostenfestsetzungen lohnt sich ein genauer Blick, ob Patentanwaltskosten gefordert werden und ob deren Notwendigkeit begründet ist. Wie Sie auf eine Abmahnung grundsätzlich reagieren sollten, erklärt unser Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung.

    Für die Kostenkalkulation insgesamt

    Auch nach dieser Entscheidung bleibt ein Markenprozess teuer. Neben den Verfahrenskosten spielen vor allem mögliche Schadensersatzforderungen eine Rolle (siehe das BGH-Urteil „Layher“). Wer Konflikte vermeiden will, sollte schon vor der Benutzung eines neuen Zeichens eine Markenrecherche durchführen.

    Droht Ihnen eine Kostenforderung aus einem Markenstreit oder planen Sie selbst ein Verfahren, beraten wir Sie zu Kostenrisiko und Vorgehen. Nehmen Sie Kontakt auf oder reservieren Sie einen Termin.

  • Domainstreit: Wenn ein anderer Ihre Wunsch-Domain besitzt

    Sie haben Ihre Marke angemeldet, das Logo steht, der Launch ist geplant, nur die passende Domain ist bereits vergeben. Manchmal liegt sie ungenutzt bei einem Domainhändler, manchmal betreibt ein Wettbewerber darunter seine Website. Welche Möglichkeiten Sie als Markeninhaber haben, hängt vor allem davon ab, wie die Domain genutzt wird.

    Grundsatz: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

    Domains werden ohne inhaltliche Prüfung nach der Reihenfolge der Anträge vergeben. Eine Marke gibt Ihnen deshalb nicht automatisch einen Anspruch auf die gleichnamige Domain. Umgekehrt ist auch die bloße Registrierung einer Domain in der Regel noch keine Markenverletzung, wie wir bereits im Beitrag zur Registrierung einer Domain dargestellt haben. Entscheidend ist, was mit der Domain geschieht.

    Fall 1: Die Domain wird für ähnliche Angebote genutzt

    Bietet der Inhaber unter der Domain Waren oder Dienstleistungen an, die mit Ihrer Marke verwechselbar sind, liegt häufig eine Markenverletzung vor. Dann können Sie Unterlassung verlangen, also die Einstellung der Nutzung für diese Angebote. Entscheidend ist dabei die Priorität: Wer hat das ältere Recht? Hat der Domaininhaber bereits vor Ihrer Markenanmeldung ein Unternehmenskennzeichen oder einen Werktitel erworben, kann er sich unter Umständen darauf berufen.

    Ein Anspruch auf Übertragung der Domain besteht nach deutschem Recht dagegen grundsätzlich nicht. Sie können in der Regel nur verlangen, dass die verletzende Nutzung unterbleibt oder die Domain freigegeben wird.

    Fall 2: Die Domain wird geparkt oder zum Verkauf angeboten

    Hier wird es schwieriger. Solange unter der Domain keine verwechselbaren Angebote erscheinen, fehlt es oft an einer markenrechtlich relevanten Benutzung. Ausnahmen gelten etwa, wenn auf der Parkseite Werbelinks zu Wettbewerbern geschaltet werden oder wenn die Domain gezielt registriert wurde, um sie Ihnen teuer zu verkaufen oder Sie zu behindern. Dann kommen Ansprüche aus Marken-, Namens- oder Wettbewerbsrecht in Betracht.

    Der DENIC-Dispute-Eintrag bei .de-Domains

    Für .de-Domains bietet die Vergabestelle DENIC ein hilfreiches Sicherungsinstrument: den Dispute-Eintrag. Wer ein Recht an dem Domainnamen glaubhaft macht, etwa eine Marke, kann einen solchen Eintrag beantragen. Die Wirkung:

    • Der derzeitige Inhaber kann die Domain nicht mehr auf einen Dritten übertragen.
    • Gibt er die Domain auf, geht sie automatisch auf den Antragsteller über.

    Der Dispute-Eintrag entscheidet den Streit nicht, sichert aber Ihre Position, während Sie Ihre Ansprüche durchsetzen oder verhandeln. Er gilt befristet und kann verlängert werden.

    Schlichtungsverfahren für andere Endungen

    Für viele generische Endungen wie .com, .net oder .org gibt es das UDRP-Verfahren, das unter anderem vor dem Schieds- und Mediationszentrum der WIPO geführt wird. Für .eu-Domains existiert ein eigenes alternatives Streitbeilegungsverfahren. Diese Verfahren sind schneller als ein Gerichtsprozess und können, anders als ein deutsches Urteil, auch zur Übertragung der Domain führen. Voraussetzung ist in der Regel, dass der Domaininhaber kein berechtigtes Interesse an der Domain hat und sie bösgläubig registriert und genutzt wird.

    Verhandeln oder kaufen?

    Gerade bei geparkten Domains ist ein Kauf oft der schnellste Weg. Achten Sie dabei darauf, dass Ihr Interesse nicht den Preis in die Höhe treibt, gegebenenfalls über einen Treuhänder oder einen Vermittler. Ein Kaufvertrag sollte die Übertragung über die Registrierungsstelle und die Zahlungsabwicklung sauber regeln.

    Vorbeugen: Domain und Marke zusammen denken

    • Prüfen Sie die Domain-Verfügbarkeit schon bei der Namenssuche, zusammen mit der Markenrecherche.
    • Sichern Sie wichtige Endungen und naheliegende Tippfehler-Varianten früh.
    • Melden Sie die Marke an, bevor Sie den Namen öffentlich machen.
    • Denken Sie auch an Profilnamen, wie im Beitrag zu Social-Media-Handles beschrieben.

    Bei Domainkonflikten prüfen wir Ihre Ansprüche, beantragen den DENIC-Dispute, führen Schlichtungsverfahren und verhandeln mit dem Inhaber. Melden Sie sich oder buchen Sie einen Termin.

  • Grenzbeschlagnahme: Produktfälschungen beim Zoll stoppen

    Gefälschte Markenware gelangt häufig aus Drittstaaten in die EU, in großen Containerladungen ebenso wie in unzähligen kleinen Paketen aus Online-Bestellungen. Ist die Ware erst einmal im Umlauf, ist es mühsam und teuer, gegen jeden einzelnen Händler vorzugehen. Wirksamer ist es, Fälschungen bereits an der Grenze abzufangen. Das Instrument dafür ist die Grenzbeschlagnahme durch den Zoll.

    Wie funktioniert die Grenzbeschlagnahme?

    Der Zoll kontrolliert Waren, die in die EU eingeführt, aus ihr ausgeführt oder durch sie hindurch befördert werden. Besteht der Verdacht, dass Waren ein Markenrecht verletzen, können die Zollbehörden sie anhalten. Damit der Zoll Fälschungen erkennen und die Rechteinhaber benachrichtigen kann, braucht er Informationen, und die liefert der Markeninhaber mit einem Antrag auf Tätigwerden.

    Rechtsgrundlage ist in erster Linie die EU-Verordnung über die Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden (Verordnung (EU) Nr. 608/2013). Daneben enthält auch das Markengesetz Regelungen zur Beschlagnahme.

    Nationaler Antrag oder Unionsantrag?

    • Nationaler Antrag: Er gilt nur für den Mitgliedstaat, in dem er gestellt wird. In Deutschland ist dafür die Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz des Zolls zuständig.
    • Unionsantrag: Inhaber einer Unionsmarke können einen Antrag stellen, der in mehreren oder allen Mitgliedstaaten wirkt. Das ist für Unternehmen mit europaweitem Vertrieb meist die effizientere Lösung.

    Ein bewilligter Antrag gilt für einen begrenzten Zeitraum und kann verlängert werden. Notieren Sie sich das Ablaufdatum, damit keine Lücke entsteht.

    Was gehört in den Antrag?

    Je besser der Zoll informiert ist, desto zuverlässiger erkennt er Fälschungen. Hilfreich sind insbesondere:

    • die geschützten Marken mit Registernummern,
    • Abbildungen und Beschreibungen der Originalware, Verpackungen und Etiketten,
    • Merkmale, an denen sich Originale von Fälschungen unterscheiden lassen,
    • Angaben zu autorisierten Herstellern, Händlern und üblichen Vertriebswegen,
    • Erkenntnisse über bekannte Fälscher, Versandrouten und Herkunftsländer,
    • ein fester Ansprechpartner, der kurzfristig erreichbar ist.

    Was passiert, wenn der Zoll Ware anhält?

    1. Benachrichtigung: Der Zoll informiert den Rechteinhaber und den Anmelder bzw. Besitzer der Ware.
    2. Prüfung: Der Rechteinhaber kann die Ware oder Muster begutachten und muss innerhalb kurzer Fristen mitteilen, ob es sich um eine Fälschung handelt.
    3. Vereinfachtes Verfahren: Widerspricht der Besitzer der Vernichtung nicht, gilt dies in der Regel als Zustimmung, und die Ware kann ohne Gerichtsverfahren vernichtet werden. Für Kleinsendungen gibt es ein besonderes Verfahren.
    4. Gerichtliches Verfahren: Widerspricht der Besitzer, muss der Rechteinhaber fristgerecht ein Gerichtsverfahren einleiten, sonst wird die Ware freigegeben.

    Die Fristen in diesem Verfahren sind kurz. Wer einen Antrag stellt, sollte intern klären, wer Benachrichtigungen des Zolls bearbeitet.

    Grenzbeschlagnahme als Teil einer Gesamtstrategie

    Die Grenzbeschlagnahme ist besonders wirkungsvoll in Kombination mit anderen Maßnahmen: der Markenüberwachung im Register und auf Marktplätzen, Beschwerden bei Plattformen und gezielten Abmahnungen gegen Händler. Zu den Grenzen der Verantwortlichkeit von Plattformen und Logistikdienstleistern finden Sie Hinweise im Beitrag zu Coty/Amazon.

    Voraussetzung ist außerdem ein solides Markenportfolio: Der Zoll kann nur auf Grundlage bestehender Schutzrechte tätig werden. Wer nur eine deutsche Marke besitzt, ist in anderen EU-Staaten über den Zoll nicht geschützt.

    Den Grenzbeschlagnahmeantrag bereiten wir für Sie vor, bearbeiten die Zollfälle und gehen gegen die Fälscher vor. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • BGH „Layher“: Schadensersatz bei Markenverletzung in der Werbung

    Wer eine fremde Marke verletzt, muss nicht nur die Benutzung einstellen, sondern unter Umständen auch Schadensersatz zahlen. Wie hoch dieser ausfällt, ist in der Praxis oft der eigentliche Streitpunkt. Mit Urteil vom 22. September 2021 (Az. I ZR 20/21 – „Layher“) hat der Bundesgerichtshof (BGH) wichtige Aussagen zur Berechnung des Schadensersatzes nach der sogenannten Lizenzanalogie getroffen, und zwar für den Fall, dass die Marke nur in der Werbung verwendet wurde.

    Drei Wege zum Schadensersatz

    Im Markenrecht kann der Verletzte seinen Schaden auf drei Arten berechnen:

    • Konkreter Schaden, zum Beispiel entgangener Gewinn; er ist in der Praxis oft schwer zu beweisen.
    • Herausgabe des Verletzergewinns, also des Gewinns, den der Verletzer mit der Verletzung erzielt hat.
    • Lizenzanalogie: Der Verletzer zahlt, was vernünftige Vertragspartner als Lizenzgebühr vereinbart hätten. Häufig wird dafür ein Prozentsatz des Umsatzes angesetzt.

    Die Lizenzanalogie ist besonders beliebt, weil sie keine Kenntnis der Kalkulation des Gegners voraussetzt. Die Höhe der Lizenzgebühr ist allerdings regelmäßig umstritten.

    Der Fall

    Im zugrunde liegenden Verfahren hatte der Beklagte ein Zeichen in seiner Werbung so verwendet, dass darin eine Verletzung der Marke der Klägerin lag. Die Klägerin verlangte Schadensersatz nach der Lizenzanalogie, berechnet auf Grundlage der Umsätze des Beklagten. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte die angemessene Lizenzgebühr deutlich herabgesetzt, von rund 15 % auf 5 %, und dies unter anderem damit begründet, dass nur ein geringer Teil der Umsätze auf die Verletzung zurückzuführen sei.

    Die Entscheidung des BGH

    Umsatzlizenz auch bei reiner Werbenutzung zulässig

    Der BGH stellte klar: Allein der Umstand, dass ein Zeichen nur in der Werbung verletzend verwendet wurde, schließt es nicht aus, den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie auf Basis des Umsatzes zu berechnen. Welche Berechnungsweise angemessen ist, entscheidet in erster Linie das Tatgericht im Rahmen seiner Schätzung nach § 287 ZPO.

    Keine Kürzung wegen „teilweiser Ursächlichkeit“

    Eine Herabsetzung der Lizenzgebühr kann nicht damit begründet werden, dass der Umsatz nur zum Teil auf der Verletzung beruhe. Vernünftige Lizenzvertragsparteien stellen bei einer Umsatzlizenz nicht darauf ab, welcher Anteil des Umsatzes gerade auf die Marke zurückgeht.

    Aber: Geringere Intensität kann berücksichtigt werden

    Zugleich ließ der BGH eine Tür offen: Dass sich die Verletzung auf die Werbung beschränkte, kann für eine geringere Intensität der Verletzung sprechen und damit einen niedrigeren Lizenzsatz rechtfertigen. Diese Frage muss das Oberlandesgericht nun erneut prüfen. Der BGH hob das Urteil insoweit auf und verwies die Sache zurück.

    Konsequenzen für Verletzer und Verletzte

    Für Markeninhaber

    Das Urteil stärkt die Position von Markeninhabern. Auch wenn ein Wettbewerber die Marke „nur“ in Anzeigen, auf der Website oder in Prospekten verwendet, kann der Schadensersatz auf Basis seines Umsatzes berechnet werden. Der Einwand, die Kunden hätten ohnehin gekauft, verfängt bei der Lizenzanalogie nicht ohne Weiteres.

    Für Unternehmen, die abgemahnt werden

    Für die Gegenseite heißt das: Das finanzielle Risiko einer Markenverletzung ist auch bei scheinbar geringfügiger Werbenutzung nicht zu unterschätzen. Wer eine Abmahnung erhält, sollte neben der Unterlassung auch die Folgeansprüche im Blick haben (Hinweise dazu im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung). Ansatzpunkte für Verhandlungen bleiben die Intensität und Dauer der Verletzung.

    Vorbeugen ist günstiger

    Wer in Werbung, Keywords oder Social-Media-Kampagnen fremde Zeichen verwendet, sollte das vorab prüfen. Auch die eigene Namenswahl sollte durch eine Markenrecherche abgesichert sein.

    Schadensersatzansprüche wegen Markenverletzung berechnen und verhandeln wir für Markeninhaber ebenso wie für Unternehmen, die in Anspruch genommen werden. Nehmen Sie Kontakt auf oder reservieren Sie einen Beratungstermin.

  • Social-Media-Handles und Marken: Namen auf Instagram & Co. sichern

    Für viele junge Unternehmen ist das Instagram-Profil wichtiger als die eigene Website. Kunden suchen nach dem Markennamen, folgen dem Account und kaufen direkt über die Plattform. Ärgerlich wird es, wenn der gewünschte Name bereits vergeben ist oder plötzlich ein Nachahmer-Account mit Ihrem Namen auftaucht. Für Handles und Profilnamen gelten markenrechtlich einige Besonderheiten.

    Handles sind keine Schutzrechte

    Ein Benutzername auf einer Plattform wird nach den Regeln des jeweiligen Anbieters vergeben, in der Regel nach dem Prinzip „wer zuerst kommt“. Die Plattformen prüfen bei der Registrierung nicht, ob jemand Rechte an dem Namen hat. Ähnlich wie bei Domains gilt deshalb: Ein Handle allein begründet kein Markenrecht. Die Grundlagen zum Verhältnis von Domain, Firmenname und Marke haben wir im Beitrag Firmenname, Marke, Domain erläutert.

    Wird ein Profil aber im geschäftlichen Verkehr benutzt, um Waren oder Dienstleistungen anzubieten, kann es sehr wohl fremde Marken verletzen oder umgekehrt selbst zur Entstehung von Kennzeichenrechten beitragen.

    Wann verletzt ein Profil eine Marke?

    Eine Markenverletzung setzt voraus, dass das Zeichen im geschäftlichen Verkehr und als Herkunftshinweis benutzt wird. Bei Social-Media-Profilen ist das häufig der Fall, wenn

    • über das Profil Produkte beworben oder verkauft werden,
    • der Profilname mit einer fremden Marke identisch oder verwechselbar ist und
    • die angebotenen Waren oder Dienstleistungen mit denen der Marke identisch oder ähnlich sind.

    Rein private Profile oder echte Fan-Accounts ohne kommerziellen Bezug sind dagegen meist nicht erfasst. Bei Influencern verschwimmen die Grenzen allerdings oft, denn Werbung und Kooperationen machen ein Profil schnell geschäftlich.

    So gehen Sie gegen Nachahmer-Accounts vor

    1. Dokumentieren: Sichern Sie Screenshots mit Datum, Profil-URL, Followerzahl und konkreten Angeboten.
    2. Plattform-Beschwerde: Die großen Netzwerke bieten eigene Formulare für Markenrechtsverletzungen an. Dort wird in der Regel die Registernummer einer eingetragenen Marke abgefragt. Ohne eingetragene Marke sind die Erfolgsaussichten deutlich geringer.
    3. Abmahnung: Ist der Betreiber bekannt, kann eine Abmahnung mit Aufforderung zur Unterlassung sinnvoll sein. Bei unbekannten Betreibern hilft unter Umständen ein Auskunftsanspruch.
    4. Gerichtliche Schritte: In dringenden Fällen kommt eine einstweilige Verfügung in Betracht.

    Eine Plattform-Beschwerde ersetzt keine rechtliche Prüfung. Eine unberechtigte Beschwerde kann ihrerseits Ansprüche des Betroffenen auslösen.

    Was, wenn Ihr Wunsch-Handle schon vergeben ist?

    Ist der Name von einem inaktiven oder privaten Nutzer belegt, haben Sie aus Markenrecht meist keinen Anspruch auf Herausgabe. Manche Plattformen bieten aber Verfahren für inaktive Accounts oder für Markeninhaber an. Pragmatische Alternativen sind Varianten wie Zusätze („official“, „store“, die Branche oder der Ort). Achten Sie dabei darauf, dass die Variante nicht ihrerseits mit einer fremden Marke kollidiert.

    Vorsorge: Ihre Checkliste

    • Erst recherchieren, dann registrieren: Prüfen Sie vor dem Start, ob Ihr Name markenrechtlich frei ist (siehe unseren Beitrag zur Markenrecherche).
    • Marke anmelden: Eine eingetragene Marke ist der Schlüssel für Plattform-Beschwerden und Markenprogramme.
    • Handles frühzeitig sichern: Registrieren Sie den Namen auf allen relevanten Plattformen, auch wenn Sie sie noch nicht aktiv nutzen.
    • Zugänge im Unternehmen halten: Accounts sollten auf das Unternehmen laufen, nicht auf einzelne Mitarbeiter oder Agenturen. Regeln Sie das vertraglich.
    • Überwachen: Beobachten Sie neue Profile mit Ihrem Namen, ähnlich wie bei der Markenüberwachung im Register.

    Nutzt ein fremder Account Ihre Marke oder werden Sie selbst wegen Ihres Profilnamens abgemahnt, helfen wir schnell und pragmatisch. Kontaktieren Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Markenrechtliche Abmahnung erhalten? Die 7 wichtigsten Schritte

    Ein Anwaltsschreiben mit dem Vorwurf der Markenverletzung, einer vorformulierten Unterlassungserklärung und einer Kostennote: Für viele Unternehmer ist eine markenrechtliche Abmahnung ein Schock. Mit einer überlegten Reaktion lassen sich die Folgen allerdings oft deutlich begrenzen. Wer falsch oder gar nicht reagiert, riskiert schnell ein teures Gerichtsverfahren. Die folgenden sieben Schritte helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

    1. Ruhe bewahren, aber die Frist ernst nehmen

    Abmahnungen enthalten in der Regel eine kurze Frist zur Abgabe einer Unterlassungserklärung, oft nur wenige Tage bis zwei Wochen. Notieren Sie die Frist sofort. Lässt der Abmahnende sie ungenutzt verstreichen, kann er eine einstweilige Verfügung beantragen, unter Umständen ohne dass Sie vorher angehört werden.

    2. Nicht ignorieren

    Schweigen ist die schlechteste Lösung. Selbst wenn Sie die Abmahnung für unberechtigt halten, sollten Sie reagieren. Eine fundierte Zurückweisung kann den Abmahnenden von weiteren Schritten abhalten. In manchen Fällen ist auch die Hinterlegung einer Schutzschrift bei Gericht sinnvoll, damit Ihre Argumente berücksichtigt werden, falls der Gegner eine einstweilige Verfügung beantragt.

    3. Nicht vorschnell unterschreiben

    Die beigefügte Unterlassungserklärung ist meist zugunsten des Abmahnenden formuliert: weit gefasst, mit hohen Vertragsstrafen und einem Anerkenntnis der Kosten. Eine einmal abgegebene Unterlassungserklärung bindet Sie grundsätzlich dauerhaft. Unterschreiben Sie daher nichts, bevor die Abmahnung geprüft ist. Häufig ist eine sogenannte modifizierte Unterlassungserklärung die bessere Wahl. Sie beseitigt die Wiederholungsgefahr, ohne Ihnen mehr abzuverlangen als nötig.

    4. Die Berechtigung der Abmahnung prüfen

    Nicht jede Abmahnung ist berechtigt. Zu prüfen sind vor allem:

    • Besteht die Marke überhaupt, und ist der Abmahnende Inhaber oder berechtigter Lizenznehmer?
    • Besteht Verwechslungsgefahr? Entscheidend sind die Ähnlichkeit der Zeichen, der Waren und Dienstleistungen sowie die Kennzeichnungskraft der Marke.
    • Benutzen Sie das Zeichen markenmäßig, also als Herkunftshinweis? Eine rein beschreibende Verwendung kann zulässig sein.
    • Ist die Marke benutzt? Ist die Benutzungsschonfrist abgelaufen, kann die Einrede der Nichtbenutzung den Ansprüchen den Boden entziehen. Details dazu in unserem Beitrag zur Benutzungsschonfrist.
    • Haben Sie ältere Rechte? Vielleicht nutzen Sie Ihr Zeichen bereits länger, etwa als Unternehmenskennzeichen.
    • Ist die Abmahnung rechtsmissbräuchlich? Das kommt eher selten in Betracht, sollte aber bei auffälligen Serienabmahnungen geprüft werden.

    5. Die Kosten prüfen

    Ist die Abmahnung berechtigt, müssen Sie in der Regel die Anwaltskosten des Gegners tragen. Diese richten sich nach dem Gegenstandswert, der in Markensachen oft hoch angesetzt wird. Ob der angesetzte Wert angemessen ist, lässt sich häufig verhandeln. Auch geforderte Schadensersatzbeträge sollten Sie nicht ungeprüft akzeptieren. Mit dem Auskunftsanspruch, den Markeninhaber zusätzlich geltend machen können, haben wir uns schon in einem früheren Beitrag zum Auskunftsanspruch befasst.

    6. Die Benutzung vorläufig einstellen

    Unabhängig von der rechtlichen Bewertung kann es klug sein, das beanstandete Zeichen vorsorglich nicht weiter zu benutzen, bis die Lage geklärt ist. Das reduziert mögliche Schadensersatzansprüche. Denken Sie dabei auch an Onlineshops, Marktplatzangebote, Social-Media-Profile und Werbeanzeigen.

    7. Langfristig denken

    Eine Abmahnung ist oft der Anlass, die eigene Markenstrategie zu überdenken. Brauchen Sie einen neuen Namen? Lässt sich eine Abgrenzungsvereinbarung mit dem Gegner schließen? Und wie vermeiden Sie solche Konflikte künftig? Die wirksamste Vorsorge ist eine gründliche Markenrecherche vor der Anmeldung und vor der Benutzung eines neuen Zeichens.

    Liegt Ihnen eine Abmahnung vor, senden Sie sie uns am besten noch heute über das Kontaktformular. Wir prüfen kurzfristig und besprechen mit Ihnen, wie Sie fristgerecht reagieren; einen Telefontermin können Sie auch direkt buchen.

  • EuGH Coty/Amazon: Keine Markenverletzung durch bloße Lagerung

    Online-Marktplätze eröffnen Markeninhabern neue Vertriebswege, bieten aber auch Händlern Raum, die Ware ohne Zustimmung des Markeninhabers anbieten. Offen war lange, wer haftet, wenn solche Ware über einen Fulfillment-Dienst gelagert und versandt wird. Mit Urteil vom 2. April 2020 (Rs. C-567/18 – Coty Germany/Amazon) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eine wichtige Teilfrage beantwortet.

    Worum ging es?

    Coty, Lizenznehmerin der Unionsmarke „DAVIDOFF“ für Parfums, ging gegen Gesellschaften des Amazon-Konzerns vor. Ein Drittanbieter hatte über den Amazon-Marketplace Parfumflakons angeboten, für die nach Auffassung von Coty die Markenrechte nicht erschöpft waren; die Ware war also nicht mit Zustimmung des Markeninhabers im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden. Die Ware lagerte im Rahmen des Programms „Versand durch Amazon“ in einem Logistikzentrum von Amazon.

    Coty verlangte von Amazon Unterlassung und argumentierte, Amazon „besitze“ die Ware zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens und benutze damit selbst die Marke. Der Bundesgerichtshof legte die Frage dem EuGH vor. Bereits die deutschen Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen.

    Die Entscheidung des EuGH

    Der EuGH entschied: Eine Person, die für einen Dritten Waren lagert, die eine Markenrechtsverletzung darstellen, ohne Kenntnis von dieser Verletzung zu haben, besitzt diese Waren nicht zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens im Sinne der Unionsmarkenverordnung, jedenfalls dann nicht, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte diese Zwecke verfolgt.

    Mit anderen Worten: Wer nur die Lagerung übernimmt, benutzt die Marke nicht selbst. Der EuGH knüpft dabei an seine bisherige Rechtsprechung an, wonach eine „Benutzung“ einer Marke voraussetzt, dass jemand das Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation verwendet. Bemerkenswert ist, dass der Gerichtshof von den Schlussanträgen des Generalanwalts abwich, der eine weitergehende Verantwortlichkeit befürwortet hatte.

    Dieselbe Linie kennen Leser dieses Blogs bereits aus der deutschen Rechtsprechung zur Lagerhaltung für Dritte, über die wir im Beitrag zu markenrechtsverletzenden Waren im Lager eines Dritten berichtet haben.

    Was das Urteil nicht entscheidet

    Das Urteil ist kein Freibrief für Plattformen. Der EuGH hat ausdrücklich nur die Frage der eigenen Markenbenutzung durch das Lagern beantwortet. Offen bleibt die Verantwortlichkeit von Vermittlern nach anderen Regeln. Der Gerichtshof verweist selbst auf die E-Commerce-Richtlinie und die Durchsetzungsrichtlinie, nach denen Gerichte Anordnungen auch gegen Vermittler erlassen können, deren Dienste von Dritten für Rechtsverletzungen genutzt werden. Auch die Fragen, wie es aussieht, wenn eine Plattform Kenntnis von der Verletzung hat oder selbst aktiv am Vertrieb mitwirkt, waren nicht Gegenstand der Vorlage.

    Bedeutung für die Praxis

    Für Markeninhaber

    • Der erste Ansprechpartner bleibt der Händler, der die Ware tatsächlich anbietet. Gegen ihn bestehen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und gegebenenfalls Schadensersatz.
    • Plattformbetreiber sollten Sie dennoch konkret auf Rechtsverletzungen hinweisen. Nach einem Hinweis können sich Prüf- und Handlungspflichten ergeben.
    • Nutzen Sie die Beschwerde- und Meldesysteme der Marktplätze und dokumentieren Sie Verletzungen sorgfältig.

    Für Händler

    • Wer Markenware anbietet, sollte die Herkunft der Ware prüfen. Die Haftung des Händlers selbst bleibt von dem Urteil unberührt.
    • Gerade bei Ware aus Drittstaaten ist Vorsicht geboten: Markenrechte sind nur erschöpft, wenn die Ware mit Zustimmung des Inhabers im EWR in Verkehr gebracht wurde.

    Wie Sie reagieren sollten, wenn Sie als Händler wegen solcher Ware in Anspruch genommen werden, haben wir in unserem Beitrag zur Erschöpfung des Markenrechts näher erläutert.

    Wir vertreten Markeninhaber, die gegen fremde Marktplatzangebote vorgehen wollen, ebenso wie Händler, die eine Abmahnung erhalten haben. Sprechen Sie uns über das Kontaktformular an oder reservieren Sie einen Termin.