Wer in Deutschland einen Markenprozess verliert, muss in der Regel die Kosten des Gegners tragen. Lange galt dabei eine Besonderheit: Hatte die Gegenseite neben einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt hinzugezogen, waren dessen Kosten in Kennzeichenstreitsachen ohne weitere Prüfung zu erstatten. Damit ist es nun vorbei. Mit Beschluss vom 13. Oktober 2022 (Az. I ZB 59/19) hat der Bundesgerichtshof (BGH) seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben.
Die bisherige Rechtslage
Das Markengesetz enthält eine Sonderregel für die Kosten in Kennzeichenstreitsachen. Danach waren die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts nach dem Wortlaut der Vorschrift zu erstatten. Die Gerichte prüften bislang nicht, ob die Mitwirkung im konkreten Fall tatsächlich notwendig war. In der Praxis führte das dazu, dass die unterlegene Partei häufig die Kosten zweier Berater der Gegenseite tragen musste: ein erheblicher Kostenfaktor, gerade für kleine Unternehmen.
Der Anstoß aus Luxemburg: EuGH „NovaText“
Der BGH hatte die Frage dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt. Mit Urteil vom 28. April 2022 (Rs. C-531/20 – NovaText) entschied der EuGH, dass die europäische Durchsetzungsrichtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der die unterlegene Partei die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts unabhängig davon tragen muss, ob dessen Mitwirkung für die Rechtsverfolgung notwendig war. Erstattungsfähige Kosten müssen nach der Richtlinie zumutbar und angemessen sein.
Die Entscheidung des BGH
Der BGH zieht daraus die Konsequenz: Die kostenrechtliche Sonderregel des Markengesetzes ist richtlinienkonform auszulegen. Kosten eines Patentanwalts sind nur noch dann zu erstatten, wenn seine Mitwirkung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Seine frühere, gegenteilige Rechtsprechung gibt der BGH ausdrücklich auf.
Im entschiedenen Fall hatte das Oberlandesgericht die Patentanwaltskosten ohne Prüfung der Erforderlichkeit festgesetzt. Der BGH hob diese Entscheidung auf und verwies die Sache zurück, damit nun Feststellungen zur Notwendigkeit getroffen werden.
Wann ist ein Patentanwalt „erforderlich“?
Die genauen Maßstäbe werden die Gerichte in den kommenden Verfahren weiter konkretisieren. Erforderlich kann die Mitwirkung etwa sein, wenn der Patentanwalt Aufgaben übernimmt, die typischerweise in sein Arbeitsfeld fallen, zum Beispiel Recherchen im Markenregister, die Auswertung von Benutzungsunterlagen oder technische Fragen. Arbeitet er dagegen nur parallel zum Rechtsanwalt an denselben rechtlichen Fragen, dürfte eine Erstattung schwerer zu begründen sein.
Auswirkungen auf das Kostenrisiko
Für Markeninhaber, die klagen
Wer neben dem Rechtsanwalt einen Patentanwalt einschaltet, sollte dessen konkreten Beitrag dokumentieren. Nur so lässt sich im Kostenfestsetzungsverfahren darlegen, warum die Mitwirkung notwendig war. Andernfalls bleiben diese Kosten womöglich beim Kläger hängen.
Für Abgemahnte und Beklagte
Das Kostenrisiko im Markenprozess wird dadurch kalkulierbarer. Bei Abmahnungen und Kostenfestsetzungen lohnt sich ein genauer Blick, ob Patentanwaltskosten gefordert werden und ob deren Notwendigkeit begründet ist. Wie Sie auf eine Abmahnung grundsätzlich reagieren sollten, erklärt unser Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung.
Für die Kostenkalkulation insgesamt
Auch nach dieser Entscheidung bleibt ein Markenprozess teuer. Neben den Verfahrenskosten spielen vor allem mögliche Schadensersatzforderungen eine Rolle (siehe das BGH-Urteil „Layher“). Wer Konflikte vermeiden will, sollte schon vor der Benutzung eines neuen Zeichens eine Markenrecherche durchführen.
Droht Ihnen eine Kostenforderung aus einem Markenstreit oder planen Sie selbst ein Verfahren, beraten wir Sie zu Kostenrisiko und Vorgehen. Nehmen Sie Kontakt auf oder reservieren Sie einen Termin.
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