Kategorie: Rechtsprechung

  • EuGH Coty/Amazon: Keine Markenverletzung durch bloße Lagerung

    Online-Marktplätze eröffnen Markeninhabern neue Vertriebswege, bieten aber auch Händlern Raum, die Ware ohne Zustimmung des Markeninhabers anbieten. Offen war lange, wer haftet, wenn solche Ware über einen Fulfillment-Dienst gelagert und versandt wird. Mit Urteil vom 2. April 2020 (Rs. C-567/18 – Coty Germany/Amazon) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eine wichtige Teilfrage beantwortet.

    Worum ging es?

    Coty, Lizenznehmerin der Unionsmarke „DAVIDOFF“ für Parfums, ging gegen Gesellschaften des Amazon-Konzerns vor. Ein Drittanbieter hatte über den Amazon-Marketplace Parfumflakons angeboten, für die nach Auffassung von Coty die Markenrechte nicht erschöpft waren; die Ware war also nicht mit Zustimmung des Markeninhabers im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden. Die Ware lagerte im Rahmen des Programms „Versand durch Amazon“ in einem Logistikzentrum von Amazon.

    Coty verlangte von Amazon Unterlassung und argumentierte, Amazon „besitze“ die Ware zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens und benutze damit selbst die Marke. Der Bundesgerichtshof legte die Frage dem EuGH vor. Bereits die deutschen Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen.

    Die Entscheidung des EuGH

    Der EuGH entschied: Eine Person, die für einen Dritten Waren lagert, die eine Markenrechtsverletzung darstellen, ohne Kenntnis von dieser Verletzung zu haben, besitzt diese Waren nicht zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens im Sinne der Unionsmarkenverordnung, jedenfalls dann nicht, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte diese Zwecke verfolgt.

    Mit anderen Worten: Wer nur die Lagerung übernimmt, benutzt die Marke nicht selbst. Der EuGH knüpft dabei an seine bisherige Rechtsprechung an, wonach eine „Benutzung“ einer Marke voraussetzt, dass jemand das Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation verwendet. Bemerkenswert ist, dass der Gerichtshof von den Schlussanträgen des Generalanwalts abwich, der eine weitergehende Verantwortlichkeit befürwortet hatte.

    Dieselbe Linie kennen Leser dieses Blogs bereits aus der deutschen Rechtsprechung zur Lagerhaltung für Dritte, über die wir im Beitrag zu markenrechtsverletzenden Waren im Lager eines Dritten berichtet haben.

    Was das Urteil nicht entscheidet

    Das Urteil ist kein Freibrief für Plattformen. Der EuGH hat ausdrücklich nur die Frage der eigenen Markenbenutzung durch das Lagern beantwortet. Offen bleibt die Verantwortlichkeit von Vermittlern nach anderen Regeln. Der Gerichtshof verweist selbst auf die E-Commerce-Richtlinie und die Durchsetzungsrichtlinie, nach denen Gerichte Anordnungen auch gegen Vermittler erlassen können, deren Dienste von Dritten für Rechtsverletzungen genutzt werden. Auch die Fragen, wie es aussieht, wenn eine Plattform Kenntnis von der Verletzung hat oder selbst aktiv am Vertrieb mitwirkt, waren nicht Gegenstand der Vorlage.

    Bedeutung für die Praxis

    Für Markeninhaber

    • Der erste Ansprechpartner bleibt der Händler, der die Ware tatsächlich anbietet. Gegen ihn bestehen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und gegebenenfalls Schadensersatz.
    • Plattformbetreiber sollten Sie dennoch konkret auf Rechtsverletzungen hinweisen. Nach einem Hinweis können sich Prüf- und Handlungspflichten ergeben.
    • Nutzen Sie die Beschwerde- und Meldesysteme der Marktplätze und dokumentieren Sie Verletzungen sorgfältig.

    Für Händler

    • Wer Markenware anbietet, sollte die Herkunft der Ware prüfen. Die Haftung des Händlers selbst bleibt von dem Urteil unberührt.
    • Gerade bei Ware aus Drittstaaten ist Vorsicht geboten: Markenrechte sind nur erschöpft, wenn die Ware mit Zustimmung des Inhabers im EWR in Verkehr gebracht wurde.

    Wie Sie reagieren sollten, wenn Sie als Händler wegen solcher Ware in Anspruch genommen werden, haben wir in unserem Beitrag zur Erschöpfung des Markenrechts näher erläutert.

    Wir vertreten Markeninhaber, die gegen fremde Marktplatzangebote vorgehen wollen, ebenso wie Händler, die eine Abmahnung erhalten haben. Sprechen Sie uns über das Kontaktformular an oder reservieren Sie einen Termin.

  • EuGH Sky/SkyKick: Bösgläubigkeit bei zu breiten Markenanmeldungen

    Mit Urteil vom 29. Januar 2020 (Rs. C-371/18 – Sky/SkyKick) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zu zwei Fragen Stellung genommen, die für nahezu jeden Markeninhaber relevant sind. Kann eine Marke allein deshalb angegriffen werden, weil ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu unklar oder zu weit formuliert ist? Und wann ist eine Markenanmeldung bösgläubig?

    Der Hintergrund des Verfahrens

    Der britische Medienkonzern Sky ging vor dem High Court in London gegen das Unternehmen SkyKick vor, das Cloud-Migrationsdienste anbietet. Sky stützte sich auf mehrere Unionsmarken und eine britische Marke „SKY“, die für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen waren, unter anderem für „Computersoftware“. SkyKick hielt dagegen: Die Marken seien teilweise nichtig, weil die Begriffe zu unbestimmt seien und weil Sky die Marken für Waren und Dienstleistungen angemeldet habe, die es nie anbieten wollte. Der High Court legte dem EuGH dazu mehrere Fragen vor.

    Die Kernaussagen des EuGH

    1. Mangelnde Klarheit ist kein Nichtigkeitsgrund

    Der EuGH stellte klar: Eine eingetragene Marke kann nicht ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden, nur weil Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unklar oder ungenau sind. Die Nichtigkeitsgründe sind im Unionsrecht abschließend geregelt, und mangelnde Klarheit gehört nicht dazu. Auch ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung liegt darin nicht. Der Gerichtshof wich damit von den Schlussanträgen des Generalanwalts ab, der einen deutlich strengeren Ansatz vorgeschlagen hatte. Auch der Begriff „Computersoftware“ ist danach nicht zu beanstanden.

    2. Fehlende Benutzungsabsicht kann bösgläubig sein

    Beim zweiten Punkt wurde der EuGH deutlicher. Eine Markenanmeldung ohne jede Absicht, die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, kann eine Bösgläubigkeit begründen, nämlich dann, wenn der Anmelder die Absicht hatte, in unlauterer Weise die Interessen Dritter zu beeinträchtigen, oder wenn er ein Ausschließlichkeitsrecht zu Zwecken erlangen wollte, die nicht zu den Funktionen einer Marke gehören. Dabei muss sich die Absicht nicht gegen einen bestimmten Dritten richten.

    Der EuGH schränkt das allerdings ein: Allein der Umstand, dass ein Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung (noch) keine wirtschaftliche Tätigkeit für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausübt, genügt nicht für die Annahme von Bösgläubigkeit. Ein breites Verzeichnis ist also nicht automatisch verdächtig.

    3. Teilnichtigkeit möglich

    Betrifft die Bösgläubigkeit nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen, ist die Marke auch nur insoweit nichtig. Der übrige Schutz bleibt bestehen.

    Was bedeutet das Urteil für Markeninhaber?

    Für Inhaber bestehender Marken ist das Urteil zunächst eine Entwarnung. Sehr weit formulierte Altmarken lassen sich nicht pauschal mit dem Argument fehlender Bestimmtheit angreifen. Gleichzeitig hat der EuGH der Bösgläubigkeit als Angriffsmittel mehr Kontur gegeben. Wer Marken „auf Vorrat“ für Bereiche anmeldet, in denen er weder tätig ist noch tätig werden will, muss damit rechnen, dass ein Gegner im Streitfall genau hier ansetzt.

    Unabhängig davon gilt weiterhin: Nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist muss eine Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt werden. Nicht benutzte Positionen sind dann angreifbar.

    Was bei neuen Anmeldungen zu beachten ist

    • Verzeichnis am Geschäftsmodell ausrichten: Beanspruchen Sie, was Sie anbieten und in absehbarer Zeit realistischerweise anbieten wollen. Wie Sie die passenden Klassen finden, erläutern wir im Beitrag zur Klassenwahl bei der Markenanmeldung.
    • Planung dokumentieren: Businesspläne, Produktentwürfe oder Markteinführungspläne können später belegen, dass eine Benutzungsabsicht bestand.
    • Präzise Begriffe wählen: Auch wenn unklare Begriffe die Marke nicht nichtig machen, erleichtern präzise Formulierungen die Durchsetzung und vermeiden Streit über den Schutzumfang.
    • Portfolio prüfen: Inhaber großer Markenportfolios sollten prüfen, ob einzelne Positionen weder benutzt noch geplant sind, und das Verzeichnis gegebenenfalls bereinigen.

    Auch die Frage der Bösgläubigkeit ist auf diesem Blog nicht neu, etwa im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch wegen bösgläubiger Markenanmeldung.

    Ob ein bestehendes Portfolio angreifbar ist oder wie eine neue Anmeldung formuliert werden sollte, prüfen wir gern für Sie. Nehmen Sie Kontakt auf oder buchen Sie direkt einen Termin.