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Kategorie: Rechtsprechung

  • BGH „Peek & Cloppenburg V“: Gleichnamige Firmen und Online-Werbung

    Manche Unternehmen führen seit Jahrzehnten denselben Namen, jedes in seinem eigenen Gebiet und unabhängig voneinander. Solange beide nur regional werben, funktioniert das Nebeneinander. Mit dem Online-Handel und bundesweiter Social-Media-Werbung verschwimmen die Grenzen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit Urteil vom 10. Januar 2024 (Az. I ZR 95/22 – „Peek & Cloppenburg V“) erneut mit einem solchen Fall beschäftigt.

    Hintergrund: das Recht der Gleichnamigen

    Im Kennzeichenrecht gilt grundsätzlich: Wer das ältere Recht hat, kann dem Jüngeren die Nutzung verbieten. Eine Ausnahme bilden Fälle, in denen zwei Unternehmen ihre Namen über lange Zeit redlich nebeneinander geführt haben. Dann entsteht eine sogenannte kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage. Keines der Unternehmen darf diese Lage einseitig zu seinen Gunsten verschieben. Wer seinen Auftritt ausweitet, muss dafür sorgen, dass keine Verwechslungen entstehen, zum Beispiel durch klarstellende Hinweise.

    Die beiden Modehandelsunternehmen „Peek & Cloppenburg“ mit Sitz in Düsseldorf und Hamburg sind ein bekanntes Beispiel für eine solche Gleichgewichtslage. Sie betreiben Häuser in unterschiedlichen Regionen Deutschlands und streiten seit Jahren über die Grenzen ihres Auftritts.

    Der Streit zwischen den beiden P&C-Unternehmen

    Das Düsseldorfer Unternehmen hatte auf Facebook bundesweit für seinen Onlineshop geworben. Eine Anzeige aus dem Jahr 2014 enthielt keinen klarstellenden Hinweis, eine aus dem Jahr 2016 nannte den Düsseldorfer Unternehmenssitz und eine nicht verlinkte Internetadresse mit einer Übersicht der Filialen. Das Hamburger Unternehmen sah darin eine Verletzung seines Unternehmenskennzeichens im eigenen Gebiet.

    Die Entscheidung des BGH

    Klarstellender Hinweis muss die Standorte erkennbar machen

    Der BGH entschied: Wirbt eines der gleichnamigen Unternehmen bundesweit in sozialen Medien für seinen Onlineshop und kommt diese Werbung auch seinen stationären Häusern zugute, muss es durch einen deutlichen Hinweis klarstellen, welche Standorte zu ihm gehören. Das kann ausdrücklich geschehen oder auf gleichwertige Weise. Bei Online-Werbung kann ein Link genügen, der unmittelbar zu einer Seite mit der Liste der Standorte führt.

    Die Angabe des Firmensitzes und eine nicht verlinkte Internetadresse reichten dagegen nicht aus. Verbraucher hätten selbst recherchieren müssen, um herauszufinden, welche Häuser zu welchem Unternehmen gehören.

    Wiederholungsgefahr bleibt bestehen

    Zudem stellte der BGH klar, dass die Wiederholungsgefahr nach einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens nicht dadurch entfällt, dass das Unternehmen die Werbung einstellt oder sich auf einen „einmaligen Ausrutscher“ beruft. Ohne Unterlassungserklärung, rechtskräftiges Urteil oder Abschlusserklärung bleibt sie bestehen. Diesen Punkt haben wir auch im Beitrag zur Unterlassungserklärung erläutert.

    Der BGH verwies die Sache an das Oberlandesgericht zurück, das unter anderem über die räumliche Reichweite des Verbots entscheiden muss.

    Was bedeutet das für andere Unternehmen?

    Gleichnamigkeit ist kein Sonderfall großer Handelsketten. Sie betrifft zum Beispiel Familienunternehmen, die sich nach einer Erbteilung getrennt haben, Franchise-Strukturen nach Vertragsende oder regionale Betriebe mit identischen Namen. Für alle gilt:

    • Online-Werbung ist überregional: Was regional funktionierte, kann im Netz zu Verwechslungen führen.
    • Klarstellung einbauen: Hinweise auf Standorte, Unternehmenszugehörigkeit oder Liefergebiete sollten unmittelbar sichtbar oder per Link erreichbar sein.
    • Vereinbarungen treffen: Eine Abgrenzungs- oder Koexistenzvereinbarung kann klare Regeln für Werbung, Domains und Social Media schaffen.
    • Eigene Marke sichern: Wer heute einen neuen Namen wählt, sollte Kollisionen vorab ausschließen (siehe unseren Beitrag zu Firmenname, Marke und Domain).

    Teilen Sie sich den Namen mit einem anderen Unternehmen oder planen Sie eine überregionale Expansion, beraten wir zu Gleichnamigkeit, Abgrenzung und Werbung. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • EuGH Audi: Markenschutz auch bei Kfz-Ersatzteilen

    Der Markt für Kfz-Ersatzteile ist groß und rechtlich umkämpft. Freie Teilehändler bieten Nachbauteile an, Fahrzeughersteller wollen ihre Marken schützen. Mit Urteil vom 25. Januar 2024 (Rs. C-334/22 – Audi) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entschieden, dass Markeninhaber auch auf dem Ersatzteilmarkt gegen die Verwendung ihrer Marke vorgehen können.

    Kühlergrill mit Audi-Ringen

    Ein polnischer Ersatzteilhändler bot Kühlergrills für ältere Audi-Modelle an, die nicht von Audi stammten. Die Grills enthielten ein Element zur Befestigung des Audi-Emblems, das in seiner Form dem bekannten Vier-Ringe-Logo nachempfunden war. Audi sah darin eine Verletzung seiner Unionsmarke. Ein polnisches Gericht legte dem EuGH mehrere Fragen vor, insbesondere, ob für Ersatzteile Ausnahmen gelten.

    Die Kernaussagen des EuGH

    1. Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr

    Das Anbieten und Einführen solcher Kühlergrills ohne Zustimmung des Markeninhabers kann eine Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens darstellen. Das Befestigungselement ist für Käufer sichtbar und kann eine Verbindung zum Markeninhaber herstellen. Damit kann es die Funktionen der Marke, insbesondere die Herkunfts- und die Qualitätsgarantie, beeinträchtigen.

    2. Keine „Reparaturklausel“ im Markenrecht

    Im Designrecht gibt es eine sogenannte Reparaturklausel, die unter bestimmten Voraussetzungen die Nutzung geschützter Designs für Ersatzteile erlaubt. Der EuGH stellte klar, dass diese Regel nicht auf das Markenrecht übertragbar ist. Sie beschränkt nur den Designschutz und kann nicht analog herangezogen werden, um Markenrechte einzuschränken.

    3. Keine zulässige Bestimmungsangabe

    Das Markenrecht erlaubt es Dritten, eine fremde Marke zu nennen, um auf die Bestimmung einer Ware hinzuweisen, etwa „passend für Audi A4“. Im entschiedenen Fall ging es aber nicht um einen solchen Hinweis. Das Zeichen gab das Produkt des Markeninhabers möglichst originalgetreu wieder, statt nur auf die Bestimmung zu verweisen. Die Ausnahme greift deshalb nicht.

    Folgen für den Ersatzteilmarkt

    Für Teilehändler

    • Nachbauteile, die die Marke des Herstellers oder ein ihr ähnliches Zeichen aufweisen, sind riskant, auch wenn die Marke nur als Halterung oder Strukturelement erscheint.
    • Zulässig bleibt in der Regel ein klarer, sachlicher Hinweis auf die Bestimmung, etwa „geeignet für“, solange keine Verbindung zum Markeninhaber suggeriert wird.
    • Wer Teile importiert, sollte die Gestaltung vorher prüfen lassen. Ware mit Markenbezug kann an der EU-Grenze angehalten werden (siehe unseren Beitrag zur Grenzbeschlagnahme).

    Für Markeninhaber

    • Das Urteil stärkt die Position von Herstellern, deren Logos in Bauteile integriert sind.
    • Bei Verstößen kommen Abmahnung, Unterlassungsklage und Schadensersatz in Betracht. Wie der Schaden berechnet werden kann, zeigt das BGH-Urteil „Layher“.
    • Bei bekannten Marken kann zusätzlich der erweiterte Schutz gegen Rufausnutzung greifen, mit den Grenzen, die der BGH etwa im Fall „DACHSER“ für Spielzeugmodelle gezogen hat.

    Einordnung

    Das Urteil zeigt, dass Marken- und Designrecht unterschiedliche Zwecke verfolgen. Während das Designrecht mit der Reparaturklausel den Wettbewerb auf dem Ersatzteilmarkt fördern soll, schützt das Markenrecht die Herkunftsfunktion. Wer ein Zeichen verwendet, das auf den Hersteller hinweist, bewegt sich im Markenrecht, und dort gibt es keine Reparaturklausel.

    Hersteller und Ersatzteilanbieter beraten wir zu Gestaltung, Kennzeichnung und Durchsetzung. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie ein Gespräch.

  • BGH „Silver Horse“: Nichtbenutzungseinrede muss eindeutig sein

    Im Widerspruchsverfahren ist die Einrede der Nichtbenutzung eine der wirksamsten Verteidigungen. Wird die ältere Marke seit Jahren nicht benutzt, kann der Widerspruch schon daran scheitern. Doch die Einrede muss richtig erhoben werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 1. Juni 2023 (Az. I ZB 65/22 – „Silver Horse/Power Horse“) klargestellt, dass hier keine Ungenauigkeiten verziehen werden.

    Die Einrede der Nichtbenutzung kurz erklärt

    Stützt sich ein Widerspruch auf eine Marke, die bereits länger als fünf Jahre eingetragen ist, kann der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreiten. Dann muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung glaubhaft machen. Gelingt ihm das nicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen. Die Grundlagen haben wir in den Beiträgen zum Widerspruch gegen eine Marke und zur Benutzungsschonfrist erläutert.

    Der Fall

    In einem Widerspruchsverfahren zwischen den Zeichen „Silver Horse“ und „Power Horse“ hatte das Bundespatentgericht (Beschluss vom 26. Juli 2022, 26 W (pat) 38/17) über die Verwechslungsgefahr entschieden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke meinte im Nachgang, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ihre Ausführungen zur Marktpräsenz der Widerspruchsmarke seien als Nichtbenutzungseinrede zu verstehen. Das Bundespatentgericht sah das anders. Die Markeninhaberin wandte sich mit einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde an den BGH.

    Die Entscheidung des BGH

    Einrede muss eindeutig erhoben werden

    Der BGH stellte klar: Das Bestreiten der Benutzung muss unmissverständlich erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Marke im Markt, die in einem anderen Zusammenhang gemacht werden (etwa zur Ähnlichkeit der Waren, zur Kennzeichnungskraft oder zu anderen Faktoren der Verwechslungsgefahr), sind in der Regel nicht als Nichtbenutzungseinrede zu verstehen.

    Keine Hinweispflicht des Gerichts

    Das Gericht muss eine Partei auch nicht darauf hinweisen, dass sie die Einrede erheben könnte. Ein solcher Hinweis würde die Neutralität des Gerichts und den Grundsatz verletzen, dass die Parteien selbst bestimmen, was sie vortragen.

    Grenzen der Rechtsbeschwerde

    Außerdem bestätigte der BGH, dass die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht, selbst wenn sie fehlerhaft sein sollte, keinen Begründungsmangel darstellt, der mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gerügt werden kann. Die Rechtsbeschwerde blieb ohne Erfolg.

    Lehren für das Widerspruchsverfahren

    Für Inhaber angegriffener Marken

    • Ausdrücklich formulieren: Erheben Sie die Einrede klar und gesondert, etwa mit dem Satz: „Die Benutzung der Widerspruchsmarke wird bestritten.“
    • Frühzeitig prüfen: Klären Sie zu Beginn des Verfahrens, ob die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre geschützt ist und ob Anhaltspunkte für eine fehlende Benutzung bestehen.
    • Nicht auf das Gericht verlassen: Weder das DPMA noch das Bundespatentgericht werden Sie auf die Möglichkeit der Einrede hinweisen.

    Für Widersprechende

    • Bereiten Sie Benutzungsnachweise vor, bevor Sie Widerspruch einlegen: Rechnungen, Kataloge, Umsatzzahlen und Werbematerialien.
    • Rechnen Sie damit, dass die Gegenseite die Einrede erhebt, und prüfen Sie Ihre Benutzungslage für alle relevanten Waren und Dienstleistungen.

    Im Widerspruchsverfahren vertreten wir Sie vor dem DPMA, dem EUIPO und dem Bundespatentgericht, als Widersprechende wie als Anmelder. Sprechen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin.

  • EuGH „Watermaster“: Gerichtsstand bei Markenverletzung durch Google Ads

    Im Online-Handel überschreiten Markenverletzungen schnell Grenzen. Ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland schaltet Anzeigen, die sich an Kunden in Finnland richten. Wo der Markeninhaber dann klagen kann, war bei Unionsmarken nicht abschließend geklärt. Mit Urteil vom 27. April 2023 (Rs. C-104/22 – Lännen MCE, „Watermaster“) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Regeln zur internationalen Zuständigkeit bei Unionsmarken weiter präzisiert.

    Die Ausgangslage

    Für Verletzungsklagen aus einer Unionsmarke sieht die Unionsmarkenverordnung besondere Zuständigkeitsregeln vor. Grundsätzlich kann der Verletzer an seinem Wohnsitz bzw. Sitz verklagt werden, und zwar mit Wirkung für die gesamte EU. Daneben kann der Markeninhaber auch in dem Mitgliedstaat klagen, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist. Diese Klage ist allerdings auf das Gebiet dieses Mitgliedstaats beschränkt.

    Umstritten war, wann eine Verletzungshandlung bei Online-Werbung in einem bestimmten Mitgliedstaat „begangen“ ist.

    Der Fall

    Ein finnisches Unternehmen, Inhaberin der Unionsmarke „WATERMASTER“, ging in Finnland gegen zwei Unternehmen mit Sitz in Deutschland vor. Eines davon hatte bei Google Anzeigen mit dem Zeichen als Schlüsselwort gebucht, die auf der finnischen Google-Seite erschienen. Das andere betrieb eine Website mit generischer Top-Level-Domain, ohne dass diese gezielt auf Finnland ausgerichtet war. Das finnische Gericht fragte den EuGH, ob es für die Klagen zuständig ist.

    Die Entscheidung des EuGH

    • Gezielte Werbung begründet die Zuständigkeit: Wer über eine Suchmaschine mit einer länderspezifischen Domain Anzeigen schaltet, die sich an Verbraucher in einem bestimmten Mitgliedstaat richten, begeht dort eine Verletzungshandlung. Die Gerichte dieses Mitgliedstaats sind zuständig, auch wenn das Unternehmen anderswo sitzt und die Entscheidung über die Werbung dort getroffen hat.
    • Bloße Abrufbarkeit genügt nicht: Eine Website, die zwar in dem Mitgliedstaat erreichbar ist, sich aber nicht gezielt an das dortige Publikum richtet, begründet die Zuständigkeit dagegen nicht.

    Für die Beurteilung, ob sich ein Angebot oder eine Werbung an ein bestimmtes Land richtet, kommt es auf die Umstände an, etwa Sprache, Domain, Währung, Lieferoptionen oder eben die Auswahl des Ziellandes bei Suchmaschinenwerbung.

    Bedeutung für Markeninhaber

    Das Urteil stärkt die Möglichkeit, dort zu klagen, wo die Kunden angesprochen werden. Das kann praktische Vorteile haben, etwa die Verfahrenssprache, die Nähe zu den Beweismitteln oder die Erfahrung der Gerichte. Zu beachten ist aber die territoriale Begrenzung: Ein Urteil am Ort der Verletzungshandlung gilt nur für diesen Mitgliedstaat. Wer ein EU-weites Verbot will, muss in der Regel am Sitz des Verletzers klagen.

    Dokumentieren Sie Anzeigen mit Screenshots, Suchanfragen und Länderversion der Suchmaschine. Wie Sie Ihre Marke im Markt beobachten, zeigt unser Beitrag zur Markenüberwachung.

    Bedeutung für Werbetreibende

    Unternehmen, die über Suchmaschinen oder soziale Netzwerke in mehreren Ländern werben, müssen damit rechnen, in jedem Zielland verklagt zu werden. Wer fremde Marken als Keywords nutzt oder ähnliche Zeichen verwendet, sollte die Rechtslage vorher prüfen. Zudem lohnt sich eine EU-weite Recherche vor der Einführung eines neuen Produktnamens (Hinweise dazu im Beitrag zur Markenstrategie im Ausland).

    Wo Sie klagen sollten und wie sich Verfahren in mehreren Ländern abstimmen lassen, klären wir mit Ihnen. Nehmen Sie Kontakt auf oder buchen Sie einen Termin.

  • BGH „HEITEC“: Wann markenrechtliche Ansprüche verwirkt sind

    Markeninhaber müssen nicht sofort gegen jede Verletzung vorgehen. Wer aber zu lange abwartet, riskiert, seine Ansprüche ganz zu verlieren. Das Markengesetz und die Unionsmarkenverordnung kennen dafür die Verwirkung durch Duldung. Wie streng die Gerichte dabei sind, zeigt das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 26. Januar 2023 (Az. I ZR 56/19 – „HEITEC“).

    Was bedeutet Verwirkung durch Duldung?

    Hat der Inhaber einer älteren Marke oder geschäftlichen Bezeichnung die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, kann er die Benutzung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen grundsätzlich nicht mehr untersagen, es sei denn, die jüngere Marke wurde bösgläubig angemeldet. Die Regel dient der Rechtssicherheit: Wer eine Marke jahrelang unbehelligt nutzt, soll darauf vertrauen dürfen.

    Der Streit um „HEITEC“

    Die Klägerin führte das Unternehmenskennzeichen und die Marke „HEITEC“. Die Beklagte nutzte die Bezeichnung „HEITECH“ und war Inhaberin entsprechender jüngerer Marken. Die Klägerin hatte bereits 2009 Kenntnis von der Benutzung, mahnte die Beklagte ab und bot Verhandlungen an. Eine Klage erhob sie erst später, und diese wurde nicht rechtzeitig zugestellt.

    Der Weg über den EuGH

    Der BGH hatte dem Gerichtshof der Europäischen Union mehrere Fragen vorgelegt. Mit Urteil vom 19. Mai 2022 (Rs. C-466/20 – HEITEC) stellte der EuGH klar: Eine Abmahnung, auf die keine weiteren Schritte folgen, beendet die Duldung nicht. Der Inhaber des älteren Rechts muss vielmehr innerhalb der Frist eine Klage oder einen Antrag bei einer Behörde einreichen. Verzögert sich die Zustellung, kommt es darauf an, ob der Kläger dies zu vertreten hat.

    Die Entscheidung des BGH

    Auf dieser Grundlage hat der BGH die Verwirkung bejaht:

    • Die Klägerin hatte die Benutzung der jüngeren Zeichen in Kenntnis über fünf Jahre geduldet.
    • Die Abmahnung und das Verhandlungsangebot unterbrachen die Frist nicht.
    • Die Klage wurde nicht so zeitnah zugestellt, dass sie die Frist gewahrt hätte.
    • Die Verwirkung erfasst nicht nur den Unterlassungsanspruch, sondern auch die Folgeansprüche wie Auskunft und Schadensersatz.

    Was Markeninhaber daraus lernen sollten

    1. Abmahnung ist kein Fristenstopp

    Viele Markeninhaber gehen davon aus, dass eine Abmahnung ihre Rechte „wahrt“. Das ist nach HEITEC nicht mehr haltbar. Bleibt es bei der Abmahnung, läuft die Fünfjahresfrist weiter. Wie eine Abmahnung aus Sicht des Empfängers funktioniert, erklären wir im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung.

    2. Verhandlungen zeitlich begrenzen

    Gespräche über eine Abgrenzung sind oft sinnvoll. Sie sollten aber mit einer klaren Frist versehen werden. Notfalls muss fristwahrend Klage erhoben oder ein Antrag beim Amt gestellt werden, etwa ein Nichtigkeitsantrag beim DPMA, wie im Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben.

    3. Klage sorgfältig vorbereiten

    Eine Klage wahrt die Frist nur, wenn sie ordnungsgemäß eingereicht und zeitnah zugestellt wird. Fehler bei Anschrift, Kostenvorschuss oder Formalien können entscheidend sein.

    4. Überwachung und Dokumentation

    Die Frist beginnt mit der Kenntnis der Benutzung. Wer eine Markenüberwachung betreibt, sollte Treffer nicht nur sammeln, sondern zeitnah entscheiden, ob und wie er vorgeht.

    Und für Inhaber jüngerer Marken?

    Für Unternehmen, deren Marke älteren Rechten nahekommt, kann die Verwirkung ein wichtiges Verteidigungsmittel sein. Voraussetzung ist, dass die eigene Marke eingetragen ist, die Benutzung dem älteren Rechteinhaber bekannt war und keine Bösgläubigkeit vorliegt. Eine sorgfältige Dokumentation der eigenen Benutzung und der Korrespondenz ist daher wertvoll.

    Wir prüfen, ob Ihre Ansprüche noch durchsetzbar sind, und handeln, bevor die Duldungsfrist abläuft. Inhaber jüngerer Marken verteidigen wir gegen ältere Rechte. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • BGH „DACHSER“: Marken auf Spielzeugmodellen ausnahmsweise zulässig

    Spielzeugautos, Modell-Lkw und Miniatureisenbahnen tragen oft die Logos realer Unternehmen, von Automarken bis zu Speditionen. Ob darin eine Markenverletzung liegt, ist seit Jahren umstritten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit Urteil vom 12. Januar 2023 (Az. I ZR 86/22 – „DACHSER“) erneut mit dieser Frage beschäftigt und eine für Modellhersteller wichtige Linie bestätigt.

    Worum ging es?

    Die Inhaberin der bekannten Marke „DACHSER“, ein Logistikunternehmen, wandte sich gegen den Vertrieb von Spielzeugmodellen, die Fahrzeuge in originalgetreuer Gestaltung mit dem DACHSER-Logo zeigten. Sie berief sich vor allem auf den erweiterten Schutz bekannter Marken: Danach ist es verboten, den Ruf oder die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.

    Die Entscheidung des BGH

    Rufausnutzung: ja

    Der BGH bejahte im Grundsatz, dass das Anbringen der bekannten Marke auf den Modellen deren Ruf ausnutzt. Das originalgetreue Abbild eines echten Fahrzeugs gewinnt gerade durch die bekannte Marke an Attraktivität.

    Aber: rechtfertigender Grund

    Entscheidend war jedoch die Frage des rechtfertigenden Grundes. Hier stellte der BGH auf die jahrzehntelange Tradition im Spielzeugmarkt ab, reale Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, einschließlich der darauf angebrachten Kennzeichen. Vor diesem Hintergrund sah der BGH die Nutzung als gerechtfertigt an. Die Klage blieb ohne Erfolg.

    Der BGH knüpft damit an seine frühere Rechtsprechung zu Spielzeugmodellen an, nach der die Abbildung einer Marke auf einem verkleinerten Modell nicht ohne Weiteres als Herkunftshinweis für das Spielzeug selbst verstanden wird.

    Reichweite der Entscheidung

    Die Entscheidung ist kein Freibrief, fremde Marken auf beliebigen Produkten zu verwenden. Sie betrifft eine besondere Konstellation:

    • Originalgetreue Nachbildung: Es geht um realistische Modelle, die die Wirklichkeit abbilden. Wer eine fremde Marke dagegen etwa auf T-Shirts, Tassen oder als Dekoration verwendet, kann sich darauf nicht berufen.
    • Keine Herkunftstäuschung: Das Modell darf nicht den Eindruck erwecken, es stamme vom Markeninhaber oder sei von ihm lizenziert. Verpackung und Herstellerangaben spielen deshalb eine wichtige Rolle.
    • Abwägung im Einzelfall: Ob ein rechtfertigender Grund vorliegt, ist eine Wertungsfrage. Andere Branchen ohne vergleichbare Tradition werden anders zu beurteilen sein.

    Bedeutung für Markeninhaber

    Markeninhaber, deren Logos auf Fahrzeugen, Maschinen oder Gebäuden sichtbar sind, müssen damit rechnen, dass ihre Marken auf Modellen auftauchen. Wer daran wirtschaftlich partizipieren möchte, kann Lizenzprogramme anbieten (Hinweise zur Vertragsgestaltung im Beitrag zum Markenlizenzvertrag). Ein Verbotsrecht wird in typischen Modellbaukonstellationen nach dieser Entscheidung aber regelmäßig schwer durchzusetzen sein.

    Bedeutung für Hersteller und Händler

    Für Modellhersteller schafft das Urteil Rechtssicherheit. Trotzdem sollten sie darauf achten, dass Verpackung und Werbung klar den eigenen Herstellernamen herausstellen und keine Verbindung zum Markeninhaber suggerieren. Wer außerhalb klassischer Modelle mit fremden Marken arbeitet, sollte sich vorher beraten lassen, um eine Abmahnung zu vermeiden. Wie hoch der Schadensersatz bei einer Verletzung ausfallen kann, zeigt das BGH-Urteil „Layher“.

    Ob Sie eine fremde Marke auf Modellen, Merchandising oder in der Werbung verwenden dürfen, prüfen wir vorab. Markeninhaber beraten wir zu ihren Abwehrrechten. Kontakt aufnehmen oder Termin buchen.

  • EuGH Louboutin/Amazon: Haftet der Marktplatz für Fälschungen?

    Kurz vor Weihnachten hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eine Entscheidung verkündet, auf die Markeninhaber und Plattformbetreiber gleichermaßen gewartet haben. Mit Urteil der Großen Kammer vom 22. Dezember 2022 (verbundene Rechtssachen C-148/21 und C-184/21 – Louboutin/Amazon) hat der EuGH klargestellt, unter welchen Voraussetzungen der Betreiber eines Online-Marktplatzes selbst als Benutzer einer Marke anzusehen sein kann, auch wenn die Angebote von Drittanbietern stammen.

    Der Hintergrund

    Der Designer Christian Louboutin ist bekannt für Damenschuhe mit roter Sohle, die als Positionsmarke geschützt ist. Auf dem Amazon-Marketplace fand er Angebote von Drittanbietern für Schuhe mit roter Sohle, die ohne seine Zustimmung vertrieben wurden. Louboutin verklagte Amazon in Luxemburg und Belgien. Die dortigen Gerichte fragten den EuGH, ob Amazon in solchen Fällen die Marke selbst benutzt.

    Schon 2020 hatte der EuGH im Fall Coty/Amazon entschieden, dass die bloße Lagerung von Waren für Dritte keine eigene Markenbenutzung ist. Nun ging es um die Frage, ob das Geschäftsmodell eines „hybriden“ Marktplatzes, der eigene und fremde Angebote mischt, anders zu beurteilen ist.

    Die Kernaussagen des EuGH

    Maßstab: die Wahrnehmung eines verständigen Nutzers

    Der Betreiber eines Online-Marktplatzes, der neben eigenen Angeboten auch Angebote Dritter veröffentlicht, kann selbst als Benutzer einer Marke angesehen werden. Voraussetzung ist, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen des Betreibers und dem Zeichen herstellt, also den Eindruck gewinnt, dass der Betreiber die Waren im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vertreibt.

    Relevante Umstände

    Für diese Beurteilung nannte der EuGH unter anderem folgende Gesichtspunkte:

    • eine einheitliche Präsentation der eigenen Angebote und der Angebote Dritter,
    • die Verwendung des eigenen Logos des Betreibers bei allen Angeboten, auch in der Werbung,
    • das Angebot von Zusatzleistungen wie Lagerung, Versand und Bearbeitung von Rücksendungen für Drittanbieter.

    Erscheinen solche Umstände so, dass die Grenze zwischen eigenen und fremden Angeboten für den Nutzer verschwimmt, kann der Betreiber selbst haften. Ob das bei Amazon der Fall ist, müssen nun die nationalen Gerichte entscheiden.

    Einordnung

    Das Urteil ist kein Automatismus. Es sagt nicht, dass Amazon oder andere Marktplätze stets haften. Es zeigt aber, dass Plattformen, die sich stark in den Vertrieb einbringen und die Herkunft der Angebote verschwimmen lassen, nicht mehr nur als neutrale Vermittler gelten. Für die Abgrenzung kommt es künftig sehr auf die konkrete Gestaltung der Plattform an.

    Was bedeutet das für Markeninhaber?

    • Neue Hebel gegen Plattformen: Neben dem Vorgehen gegen einzelne Händler kann nun auch ein direkter Anspruch gegen den Marktplatz in Betracht kommen.
    • Beweise sichern: Dokumentieren Sie, wie die Angebote präsentiert werden, also Logos, Hinweise auf den Verkäufer, Versandlogistik und Werbung. Genau darauf kommt es nach dem Urteil an.
    • Weiterhin breit aufstellen: Die Kombination aus Plattform-Beschwerden, Abmahnungen und Grenzbeschlagnahme bleibt wichtig. Wie Sie Fälschungen schon an der Grenze stoppen, zeigt unser Beitrag zur Grenzbeschlagnahme.

    Was bedeutet das für Händler?

    Für Drittanbieter ändert sich wenig: Sie bleiben für ihre Angebote verantwortlich. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass Plattformen ihre Prüfprozesse verschärfen und Angebote schneller sperren. Wer Markenware anbietet, sollte die Herkunft und die Erschöpfung der Rechte nachweisen können.

    Gegen Fälschungen und nicht autorisierte Angebote auf Marktplätzen entwickeln wir eine Strategie, die Händler und Plattform einbezieht. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie ein Gespräch.

  • BGH: Patentanwaltskosten in Markensachen nur bei Erforderlichkeit

    Wer in Deutschland einen Markenprozess verliert, muss in der Regel die Kosten des Gegners tragen. Lange galt dabei eine Besonderheit: Hatte die Gegenseite neben einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt hinzugezogen, waren dessen Kosten in Kennzeichenstreitsachen ohne weitere Prüfung zu erstatten. Damit ist es nun vorbei. Mit Beschluss vom 13. Oktober 2022 (Az. I ZB 59/19) hat der Bundesgerichtshof (BGH) seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben.

    Die bisherige Rechtslage

    Das Markengesetz enthält eine Sonderregel für die Kosten in Kennzeichenstreitsachen. Danach waren die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts nach dem Wortlaut der Vorschrift zu erstatten. Die Gerichte prüften bislang nicht, ob die Mitwirkung im konkreten Fall tatsächlich notwendig war. In der Praxis führte das dazu, dass die unterlegene Partei häufig die Kosten zweier Berater der Gegenseite tragen musste: ein erheblicher Kostenfaktor, gerade für kleine Unternehmen.

    Der Anstoß aus Luxemburg: EuGH „NovaText“

    Der BGH hatte die Frage dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt. Mit Urteil vom 28. April 2022 (Rs. C-531/20 – NovaText) entschied der EuGH, dass die europäische Durchsetzungsrichtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der die unterlegene Partei die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts unabhängig davon tragen muss, ob dessen Mitwirkung für die Rechtsverfolgung notwendig war. Erstattungsfähige Kosten müssen nach der Richtlinie zumutbar und angemessen sein.

    Die Entscheidung des BGH

    Der BGH zieht daraus die Konsequenz: Die kostenrechtliche Sonderregel des Markengesetzes ist richtlinienkonform auszulegen. Kosten eines Patentanwalts sind nur noch dann zu erstatten, wenn seine Mitwirkung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Seine frühere, gegenteilige Rechtsprechung gibt der BGH ausdrücklich auf.

    Im entschiedenen Fall hatte das Oberlandesgericht die Patentanwaltskosten ohne Prüfung der Erforderlichkeit festgesetzt. Der BGH hob diese Entscheidung auf und verwies die Sache zurück, damit nun Feststellungen zur Notwendigkeit getroffen werden.

    Wann ist ein Patentanwalt „erforderlich“?

    Die genauen Maßstäbe werden die Gerichte in den kommenden Verfahren weiter konkretisieren. Erforderlich kann die Mitwirkung etwa sein, wenn der Patentanwalt Aufgaben übernimmt, die typischerweise in sein Arbeitsfeld fallen, zum Beispiel Recherchen im Markenregister, die Auswertung von Benutzungsunterlagen oder technische Fragen. Arbeitet er dagegen nur parallel zum Rechtsanwalt an denselben rechtlichen Fragen, dürfte eine Erstattung schwerer zu begründen sein.

    Auswirkungen auf das Kostenrisiko

    Für Markeninhaber, die klagen

    Wer neben dem Rechtsanwalt einen Patentanwalt einschaltet, sollte dessen konkreten Beitrag dokumentieren. Nur so lässt sich im Kostenfestsetzungsverfahren darlegen, warum die Mitwirkung notwendig war. Andernfalls bleiben diese Kosten womöglich beim Kläger hängen.

    Für Abgemahnte und Beklagte

    Das Kostenrisiko im Markenprozess wird dadurch kalkulierbarer. Bei Abmahnungen und Kostenfestsetzungen lohnt sich ein genauer Blick, ob Patentanwaltskosten gefordert werden und ob deren Notwendigkeit begründet ist. Wie Sie auf eine Abmahnung grundsätzlich reagieren sollten, erklärt unser Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung.

    Für die Kostenkalkulation insgesamt

    Auch nach dieser Entscheidung bleibt ein Markenprozess teuer. Neben den Verfahrenskosten spielen vor allem mögliche Schadensersatzforderungen eine Rolle (siehe das BGH-Urteil „Layher“). Wer Konflikte vermeiden will, sollte schon vor der Benutzung eines neuen Zeichens eine Markenrecherche durchführen.

    Droht Ihnen eine Kostenforderung aus einem Markenstreit oder planen Sie selbst ein Verfahren, beraten wir Sie zu Kostenrisiko und Vorgehen. Nehmen Sie Kontakt auf oder reservieren Sie einen Termin.

  • BGH „Layher“: Schadensersatz bei Markenverletzung in der Werbung

    Wer eine fremde Marke verletzt, muss nicht nur die Benutzung einstellen, sondern unter Umständen auch Schadensersatz zahlen. Wie hoch dieser ausfällt, ist in der Praxis oft der eigentliche Streitpunkt. Mit Urteil vom 22. September 2021 (Az. I ZR 20/21 – „Layher“) hat der Bundesgerichtshof (BGH) wichtige Aussagen zur Berechnung des Schadensersatzes nach der sogenannten Lizenzanalogie getroffen, und zwar für den Fall, dass die Marke nur in der Werbung verwendet wurde.

    Drei Wege zum Schadensersatz

    Im Markenrecht kann der Verletzte seinen Schaden auf drei Arten berechnen:

    • Konkreter Schaden, zum Beispiel entgangener Gewinn; er ist in der Praxis oft schwer zu beweisen.
    • Herausgabe des Verletzergewinns, also des Gewinns, den der Verletzer mit der Verletzung erzielt hat.
    • Lizenzanalogie: Der Verletzer zahlt, was vernünftige Vertragspartner als Lizenzgebühr vereinbart hätten. Häufig wird dafür ein Prozentsatz des Umsatzes angesetzt.

    Die Lizenzanalogie ist besonders beliebt, weil sie keine Kenntnis der Kalkulation des Gegners voraussetzt. Die Höhe der Lizenzgebühr ist allerdings regelmäßig umstritten.

    Der Fall

    Im zugrunde liegenden Verfahren hatte der Beklagte ein Zeichen in seiner Werbung so verwendet, dass darin eine Verletzung der Marke der Klägerin lag. Die Klägerin verlangte Schadensersatz nach der Lizenzanalogie, berechnet auf Grundlage der Umsätze des Beklagten. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte die angemessene Lizenzgebühr deutlich herabgesetzt, von rund 15 % auf 5 %, und dies unter anderem damit begründet, dass nur ein geringer Teil der Umsätze auf die Verletzung zurückzuführen sei.

    Die Entscheidung des BGH

    Umsatzlizenz auch bei reiner Werbenutzung zulässig

    Der BGH stellte klar: Allein der Umstand, dass ein Zeichen nur in der Werbung verletzend verwendet wurde, schließt es nicht aus, den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie auf Basis des Umsatzes zu berechnen. Welche Berechnungsweise angemessen ist, entscheidet in erster Linie das Tatgericht im Rahmen seiner Schätzung nach § 287 ZPO.

    Keine Kürzung wegen „teilweiser Ursächlichkeit“

    Eine Herabsetzung der Lizenzgebühr kann nicht damit begründet werden, dass der Umsatz nur zum Teil auf der Verletzung beruhe. Vernünftige Lizenzvertragsparteien stellen bei einer Umsatzlizenz nicht darauf ab, welcher Anteil des Umsatzes gerade auf die Marke zurückgeht.

    Aber: Geringere Intensität kann berücksichtigt werden

    Zugleich ließ der BGH eine Tür offen: Dass sich die Verletzung auf die Werbung beschränkte, kann für eine geringere Intensität der Verletzung sprechen und damit einen niedrigeren Lizenzsatz rechtfertigen. Diese Frage muss das Oberlandesgericht nun erneut prüfen. Der BGH hob das Urteil insoweit auf und verwies die Sache zurück.

    Konsequenzen für Verletzer und Verletzte

    Für Markeninhaber

    Das Urteil stärkt die Position von Markeninhabern. Auch wenn ein Wettbewerber die Marke „nur“ in Anzeigen, auf der Website oder in Prospekten verwendet, kann der Schadensersatz auf Basis seines Umsatzes berechnet werden. Der Einwand, die Kunden hätten ohnehin gekauft, verfängt bei der Lizenzanalogie nicht ohne Weiteres.

    Für Unternehmen, die abgemahnt werden

    Für die Gegenseite heißt das: Das finanzielle Risiko einer Markenverletzung ist auch bei scheinbar geringfügiger Werbenutzung nicht zu unterschätzen. Wer eine Abmahnung erhält, sollte neben der Unterlassung auch die Folgeansprüche im Blick haben (Hinweise dazu im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung). Ansatzpunkte für Verhandlungen bleiben die Intensität und Dauer der Verletzung.

    Vorbeugen ist günstiger

    Wer in Werbung, Keywords oder Social-Media-Kampagnen fremde Zeichen verwendet, sollte das vorab prüfen. Auch die eigene Namenswahl sollte durch eine Markenrecherche abgesichert sein.

    Schadensersatzansprüche wegen Markenverletzung berechnen und verhandeln wir für Markeninhaber ebenso wie für Unternehmen, die in Anspruch genommen werden. Nehmen Sie Kontakt auf oder reservieren Sie einen Beratungstermin.

  • BGH zu „Black Friday“: Marke für Werbedienstleistungen gelöscht

    Kaum eine deutsche Marke wurde in den vergangenen Jahren so kontrovers diskutiert wie die Wortmarke „Black Friday“. Viele Händler wurden abgemahnt, weil sie mit dem Begriff für Rabattaktionen geworben hatten. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit Beschluss vom 27. Mai 2021 (Az. I ZB 21/20), veröffentlicht im Juli 2021, einen wichtigen Schlusspunkt im Löschungsverfahren gesetzt.

    Die Vorgeschichte

    Die Marke „Black Friday“ war im Jahr 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und eingetragen worden, für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen. Später ging sie auf eine Gesellschaft mit Sitz in Hongkong über. Gegen die Marke wurden Löschungsanträge gestellt.

    • Das DPMA löschte die Marke 2018 zunächst vollständig, weil ihr die Unterscheidungskraft fehle.
    • Das Bundespatentgericht (Beschluss vom 28. Februar 2020, 30 W (pat) 26/18) sah das differenzierter: Eine vollständige Löschung sei nicht gerechtfertigt. Für bestimmte Bereiche bestehe aber ein Freihaltebedürfnis, nämlich für Einzelhandelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren sowie für Werbedienstleistungen.

    Gegen diese Teillöschung wandte sich die Markeninhaberin mit der Rechtsbeschwerde zum BGH.

    Die Entscheidung des BGH

    Der BGH wies die Rechtsbeschwerde zurück. Damit bleibt die Marke für den Einzelhandel mit Elektro- und Elektronikwaren und für zahlreiche Werbedienstleistungen gelöscht. Die Begründung knüpft an die Lage zum Zeitpunkt der Anmeldung an:

    • Im Jahr 2013 war „Black Friday“ in Deutschland zwar noch nicht allgemein als Bezeichnung für einen Rabatttag bekannt.
    • Es war aber bereits absehbar, dass der Begriff künftig beschreibend für Rabattaktionen verwendet würde. Einzelne Händler im Elektronikbereich hatten bereits entsprechende Aktionen durchgeführt, und ein Internetportal bündelte schon seit 2012 solche Rabattangebote.
    • Eine Rabattaktion ist Teil einer Einzelhandelsdienstleistung. Ein Begriff, der eine solche Aktion bezeichnet, kann für diese Dienstleistung nicht als Herkunftshinweis dienen und ist deshalb freizuhalten. Gleiches gilt für die Werbung für solche Aktionen.

    Für die übrigen Waren und Dienstleistungen blieb es bei der Entscheidung des Bundespatentgerichts. Unabhängig davon hat das Landgericht Berlin die Marke mit Urteil vom 15. April 2021 (52 O 320/19) für die dort angegriffenen Waren und Dienstleistungen wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

    Folgen für beschreibende Marken

    Für Händler

    Wer im Bereich Elektronik mit „Black Friday“ wirbt, kann sich auf die Löschung für diese Dienstleistungen berufen. Für andere Branchen ist die Lage weniger eindeutig, solange das Verfallsverfahren nicht abgeschlossen ist. Wer eine Abmahnung erhält, sollte sie deshalb sorgfältig prüfen lassen. Die wichtigsten Schritte haben wir im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung zusammengefasst.

    Für Markenanmelder

    Die Entscheidung zeigt: Es kommt nicht nur darauf an, ob ein Begriff am Anmeldetag beschreibend ist, sondern auch darauf, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist. Trendbegriffe, Aktionsnamen und Anglizismen, die gerade erst in Mode kommen, sind deshalb riskante Marken, selbst wenn sie zunächst eingetragen werden.

    Für Inhaber großer Verzeichnisse

    Die Black-Friday-Marke war für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen. Gerade das macht Marken angreifbar, sei es wegen eines Freihaltebedürfnisses für einzelne Bereiche oder wegen Nichtbenutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist.

    Ob Ihr Wunschname als Marke eingetragen werden kann und sich dauerhaft verteidigen lässt, beurteilen wir vor der Anmeldung. Löschungsverfahren führen wir für beide Seiten. Ihr Weg zu uns: das Kontaktformular oder ein Termin nach Wahl.

  • EuG zu „Monopoly“: Wiederholungsanmeldung kann bösgläubig sein

    Manche Markeninhaber melden dieselbe Marke für dieselben Waren in regelmäßigen Abständen neu an. Der Gedanke dahinter: Mit jeder neuen Marke beginnt die fünfjährige Benutzungsschonfrist von vorn, und man muss im Streitfall keine Benutzung nachweisen. Dieser Praxis hat das Gericht der Europäischen Union (EuG) mit Urteil vom 21. April 2021 (Rs. T-663/19 – Hasbro/EUIPO, „MONOPOLY“) deutliche Grenzen gesetzt.

    Der Sachverhalt

    Der Spielehersteller Hasbro war Inhaber mehrerer älterer Unionsmarken „MONOPOLY“. Im Jahr 2010 meldete er erneut eine Unionsmarke „MONOPOLY“ an, unter anderem für Waren und Dienstleistungen, die bereits von den älteren Marken erfasst waren. Ein Dritter beantragte die Nichtigerklärung der neuen Marke wegen Bösgläubigkeit. Die Beschwerdekammer des EUIPO erklärte die Marke insoweit für nichtig, als sich ihre Waren und Dienstleistungen mit denen der älteren Marken deckten. Hasbro klagte dagegen vor dem EuG, ohne Erfolg.

    Die Kernaussagen des Gerichts

    Wiederholungsanmeldungen sind nicht per se verboten

    Das EuG stellt zunächst klar: Es ist nicht grundsätzlich unzulässig, eine bereits eingetragene Marke erneut anzumelden. Ob eine Bösgläubigkeit vorliegt, ist anhand aller objektiven Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.

    Umgehung des Benutzungszwangs ist bösgläubig

    Wer aber eine Marke gezielt neu anmeldet, um die zeitlich begrenzte Benutzungsschonfrist zu verlängern und sich den Nachweis der Benutzung zu ersparen, handelt mit einer Absicht, die den Zielen des Markenrechts widerspricht. Im konkreten Fall hatte Hasbro selbst erklärt, die Neuanmeldung diene unter anderem dazu, den Verwaltungsaufwand für Benutzungsnachweise zu verringern. Zudem hatte Hasbro die neue Marke in Widerspruchsverfahren eingesetzt, ohne deren Benutzung belegen zu müssen.

    Weitere Argumente unerheblich

    Hasbros Einwände (etwa, dass die Benutzung jederzeit hätte nachgewiesen werden können oder dass kein Dritter geschädigt worden sei) ließ das Gericht nicht gelten. Für die Bösgläubigkeit kommt es auf die Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung an.

    Nur teilweise Nichtigkeit

    Die neue Marke wurde nur insoweit für nichtig erklärt, als sie sich mit den älteren Marken überschnitt. Soweit sie neue Waren und Dienstleistungen abdeckte, blieb sie bestehen.

    Einordnung

    Das Urteil knüpft an die Linie des EuGH zur Bösgläubigkeit an. Bereits im SkyKick-Urteil hatte der Gerichtshof betont, dass eine Anmeldung bösgläubig sein kann, wenn sie Zwecken dient, die nicht zu den Funktionen einer Marke gehören (Details in unserem Beitrag zu Sky/SkyKick). Die Monopoly-Entscheidung zeigt, wie das in der Praxis konkret aussehen kann.

    Was Markeninhaber jetzt beachten sollten

    • Benutzung statt Neuanmeldung: Der sicherste Weg, eine Marke durchsetzbar zu halten, bleibt ihre ernsthafte Benutzung und deren lückenlose Dokumentation. Wie das gelingt, zeigt unser Beitrag zur Benutzungsschonfrist.
    • Neuanmeldungen begründen: Wer eine Marke neu anmeldet, sollte dafür nachvollziehbare Gründe haben, etwa ein modernisiertes Logo, neue Produktbereiche oder eine geänderte Unternehmensstrategie. Diese Gründe sollten intern dokumentiert werden.
    • Interne Kommunikation beachten: Im Fall Hasbro wurden die eigenen Aussagen zum Zweck der Anmeldung zum Problem. Formulieren Sie Strategien so, dass sie den legitimen Markenzweck in den Vordergrund stellen.
    • Angriffsmöglichkeit nutzen: Umgekehrt können Wettbewerber, die von „evergreening“-Marken blockiert werden, nun gezielter mit Nichtigkeitsanträgen vorgehen.

    Halten Sie mehrere gleichlautende Anmeldungen oder behindert ein Wettbewerber Sie mit Wiederholungsmarken, prüfen wir Ihre Lage. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • EuGH „Testarossa“: Rechtserhaltende Benutzung durch Ersatzteile

    Wie lange bleibt eine Marke erhalten, wenn das Produkt, für das sie steht, längst nicht mehr hergestellt wird? Das betrifft nicht nur Sportwagenhersteller, sondern viele Unternehmen mit klassischen Produktlinien. Mit Urteil vom 22. Oktober 2020 (verbundene Rechtssachen C-720/18 und C-721/18 – Ferrari) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wichtige Leitlinien zur rechtserhaltenden Benutzung gegeben.

    Der Fall

    Ferrari ist Inhaberin der Marke „Testarossa“, unter anderem für Kraftfahrzeuge und deren Teile. Das gleichnamige Modell wurde bis in die 1990er-Jahre gebaut. Ein Dritter beantragte vor deutschen Gerichten die Löschung der Marke wegen Verfalls, weil Ferrari sie in den letzten fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt habe. Ferrari verwies unter anderem auf den Verkauf von Ersatzteilen, Gebrauchtwagen und Serviceleistungen für die Fahrzeuge. Das Landgericht Düsseldorf legte dem EuGH mehrere Fragen vor.

    Die Kernaussagen des EuGH

    Ersatzteile können die Marke für das Gesamtprodukt erhalten

    Ist eine Marke für bestimmte Waren und deren Ersatzteile eingetragen, kann die Benutzung für Ersatzteile, die integraler Bestandteil dieser Waren sind und unter derselben Marke verkauft werden, als ernsthafte Benutzung gelten, und zwar nicht nur für die Teile, sondern auch für die Waren selbst.

    Gebrauchtwaren: Es kommt auf die Rolle des Inhabers an

    Der bloße Weiterverkauf gebrauchter Waren durch Dritte ist keine Benutzung durch den Markeninhaber. Verkauft aber der Inhaber selbst gebrauchte Waren unter seiner Marke und garantiert damit ihre Herkunft, kann darin eine ernsthafte Benutzung liegen.

    Dienstleistungen rund um verkaufte Waren

    Auch Dienstleistungen, die sich auf früher verkaufte Waren beziehen, etwa Wartung oder Reparatur, können eine Benutzung für diese Waren begründen, wenn sie unter der Marke erbracht werden.

    Kleine Mengen und hochpreisige Segmente

    Der EuGH betonte zudem, dass eine Benutzung nicht schon deshalb symbolisch ist, weil die Verkaufsmengen gering sind. Und: Wird eine Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren benutzt, hier hochpreisige Sportwagen, führt das nicht automatisch dazu, dass sie nur für diese Untergruppe erhalten bleibt. Eine eigenständige Untergruppe liegt nur vor, wenn der Verkehr sie als solche wahrnimmt.

    Beweislast beim Markeninhaber

    Schließlich stellte der Gerichtshof klar, dass der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung nachweisen muss. Er ist am besten in der Lage, entsprechende Belege vorzulegen.

    Bedeutung für die Praxis

    Das Urteil stärkt Inhaber von „Klassiker-Marken“, etwa für Fahrzeuge, Maschinen, Möbel oder Kultprodukte, die nicht mehr in Serie gefertigt werden. Solange der Inhaber den Markt weiterhin unter der Marke mit Teilen, Services oder zertifizierten Gebrauchtwaren bedient, kann die Marke erhalten bleiben.

    Gleichzeitig zeigt der Fall, wie wichtig eine saubere Dokumentation ist. Wer sich auf Ersatzteile oder Services beruft, muss belegen können, dass diese tatsächlich unter der Marke angeboten wurden. Welche Nachweise sich dafür eignen, haben wir im Beitrag zur Benutzungsschonfrist zusammengestellt.

    Checkliste für Markeninhaber

    • Prüfen Sie, ob Ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch Teile, Zubehör und Services umfasst.
    • Kennzeichnen Sie Ersatzteile und Serviceleistungen konsequent mit der Marke.
    • Dokumentieren Sie Umsätze, Kundenkontakte und Werbung auch für Nischen- und Nachmarktgeschäft.
    • Rechnen Sie bei ausgelaufenen Produktlinien damit, dass Wettbewerber die Marke angreifen, seit dem 1. Mai 2020 auch kostengünstiger beim DPMA, wie wir im Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben haben.

    Reicht Ihre Benutzung aus, um die Marke zu erhalten? Wir prüfen das, verteidigen Sie gegen Verfallsanträge und greifen unbenutzte Marken Dritter an. Erreichbar sind wir über das Kontaktformular und über die Online-Terminbuchung.