EuGH „Testarossa“: Rechtserhaltende Benutzung durch Ersatzteile

Wie lange bleibt eine Marke erhalten, wenn das Produkt, für das sie steht, längst nicht mehr hergestellt wird? Das betrifft nicht nur Sportwagenhersteller, sondern viele Unternehmen mit klassischen Produktlinien. Mit Urteil vom 22. Oktober 2020 (verbundene Rechtssachen C-720/18 und C-721/18 – Ferrari) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wichtige Leitlinien zur rechtserhaltenden Benutzung gegeben.

Der Fall

Ferrari ist Inhaberin der Marke „Testarossa“, unter anderem für Kraftfahrzeuge und deren Teile. Das gleichnamige Modell wurde bis in die 1990er-Jahre gebaut. Ein Dritter beantragte vor deutschen Gerichten die Löschung der Marke wegen Verfalls, weil Ferrari sie in den letzten fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt habe. Ferrari verwies unter anderem auf den Verkauf von Ersatzteilen, Gebrauchtwagen und Serviceleistungen für die Fahrzeuge. Das Landgericht Düsseldorf legte dem EuGH mehrere Fragen vor.

Die Kernaussagen des EuGH

Ersatzteile können die Marke für das Gesamtprodukt erhalten

Ist eine Marke für bestimmte Waren und deren Ersatzteile eingetragen, kann die Benutzung für Ersatzteile, die integraler Bestandteil dieser Waren sind und unter derselben Marke verkauft werden, als ernsthafte Benutzung gelten, und zwar nicht nur für die Teile, sondern auch für die Waren selbst.

Gebrauchtwaren: Es kommt auf die Rolle des Inhabers an

Der bloße Weiterverkauf gebrauchter Waren durch Dritte ist keine Benutzung durch den Markeninhaber. Verkauft aber der Inhaber selbst gebrauchte Waren unter seiner Marke und garantiert damit ihre Herkunft, kann darin eine ernsthafte Benutzung liegen.

Dienstleistungen rund um verkaufte Waren

Auch Dienstleistungen, die sich auf früher verkaufte Waren beziehen, etwa Wartung oder Reparatur, können eine Benutzung für diese Waren begründen, wenn sie unter der Marke erbracht werden.

Kleine Mengen und hochpreisige Segmente

Der EuGH betonte zudem, dass eine Benutzung nicht schon deshalb symbolisch ist, weil die Verkaufsmengen gering sind. Und: Wird eine Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren benutzt, hier hochpreisige Sportwagen, führt das nicht automatisch dazu, dass sie nur für diese Untergruppe erhalten bleibt. Eine eigenständige Untergruppe liegt nur vor, wenn der Verkehr sie als solche wahrnimmt.

Beweislast beim Markeninhaber

Schließlich stellte der Gerichtshof klar, dass der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung nachweisen muss. Er ist am besten in der Lage, entsprechende Belege vorzulegen.

Bedeutung für die Praxis

Das Urteil stärkt Inhaber von „Klassiker-Marken“, etwa für Fahrzeuge, Maschinen, Möbel oder Kultprodukte, die nicht mehr in Serie gefertigt werden. Solange der Inhaber den Markt weiterhin unter der Marke mit Teilen, Services oder zertifizierten Gebrauchtwaren bedient, kann die Marke erhalten bleiben.

Gleichzeitig zeigt der Fall, wie wichtig eine saubere Dokumentation ist. Wer sich auf Ersatzteile oder Services beruft, muss belegen können, dass diese tatsächlich unter der Marke angeboten wurden. Welche Nachweise sich dafür eignen, haben wir im Beitrag zur Benutzungsschonfrist zusammengestellt.

Checkliste für Markeninhaber

• Prüfen Sie, ob Ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch Teile, Zubehör und Services umfasst.
• Kennzeichnen Sie Ersatzteile und Serviceleistungen konsequent mit der Marke.
• Dokumentieren Sie Umsätze, Kundenkontakte und Werbung auch für Nischen- und Nachmarktgeschäft.
• Rechnen Sie bei ausgelaufenen Produktlinien damit, dass Wettbewerber die Marke angreifen, seit dem 1. Mai 2020 auch kostengünstiger beim DPMA, wie wir im Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben haben.

Reicht Ihre Benutzung aus, um die Marke zu erhalten? Wir prüfen das, verteidigen Sie gegen Verfallsanträge und greifen unbenutzte Marken Dritter an. Erreichbar sind wir über das Kontaktformular und über die Online-Terminbuchung.