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Schlagwort: Benutzungsschonfrist

  • Fristenkalender im Markenrecht: Die wichtigsten Termine im Überblick

    Im Markenrecht entscheiden Fristen oft über Erfolg oder Misserfolg. Wer eine Widerspruchsfrist verpasst, muss auf aufwendigere Verfahren ausweichen. Wer die Verlängerung vergisst, verliert seine Marke. Und wer zu lange zusieht, wie ein anderer eine ähnliche Marke nutzt, riskiert die Verwirkung seiner Ansprüche. Die folgenden Fristen sollten Sie kennen, von der Anmeldung bis zur Durchsetzung.

    1. Prioritätsfrist: sechs Monate

    Nach der ersten Anmeldung einer Marke können Sie innerhalb von sechs Monaten Anmeldungen in anderen Ländern einreichen und dabei den Zeitrang der Erstanmeldung in Anspruch nehmen. Wer erst später ins Ausland geht, verliert diesen Vorteil. Mehr dazu im Beitrag Marke im Ausland schützen.

    2. Widerspruchsfrist: drei Monate

    • Deutsche Marke: drei Monate ab Veröffentlichung der Eintragung.
    • Unionsmarke: drei Monate ab Veröffentlichung der Anmeldung.

    Die Frist ist nicht verlängerbar. Sie gilt für Sie als Inhaber älterer Rechte und für Dritte gegenüber Ihrer eigenen neuen Marke. Den Ablauf erklärt unser Beitrag zum Widerspruch gegen eine Marke.

    3. Fristen im Widerspruchs- und Löschungsverfahren

    Ämter setzen in laufenden Verfahren Fristen zur Stellungnahme, zur Vorlage von Benutzungsnachweisen oder zum Widerspruch gegen einen Löschungsantrag. Wird ein Verfalls- oder Nichtigkeitsantrag beim DPMA zugestellt, muss der Markeninhaber innerhalb der gesetzlichen Frist widersprechen, sonst wird die Marke ohne Sachprüfung gelöscht. Details im Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren.

    4. Benutzungsschonfrist: fünf Jahre

    Fünf Jahre nach Abschluss des Eintragungsverfahrens (bei deutschen Marken nach Ende der Widerspruchsfrist bzw. des Widerspruchsverfahrens, bei Unionsmarken ab Eintragung) muss die Marke ernsthaft benutzt werden. Danach ist sie angreifbar und kann sich gegen Einreden der Nichtbenutzung nicht mehr ohne Nachweise wehren. Mehr dazu im Beitrag zur Benutzungsschonfrist.

    5. Verlängerung: alle zehn Jahre

    Deutsche Marken und Unionsmarken sind zehn Jahre geschützt und können beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden. Die Verlängerungsgebühr kann innerhalb eines bestimmten Zeitraums vor Ablauf gezahlt werden; danach gibt es eine Nachfrist mit Zuschlag. Wird auch diese versäumt, erlischt die Marke. Notieren Sie das Schutzende jeder Marke; bei UK-Marken, die nach dem Brexit entstanden sind, gelten eigene Termine.

    6. Duldungsfrist: fünf Jahre

    Duldet der Inhaber einer älteren Marke die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke fünf Jahre lang in Kenntnis, kann er deren Benutzung grundsätzlich nicht mehr untersagen. Eine bloße Abmahnung stoppt diese Frist nicht, wie der BGH im Fall „HEITEC“ bestätigt hat.

    7. Fristen bei Abmahnung und Eilverfahren

    • Abmahnfrist: Abmahnungen setzen meist kurze Fristen von wenigen Tagen bis zwei Wochen.
    • Dringlichkeit: Wer eine einstweilige Verfügung beantragen will, muss zügig handeln; viele Gerichte sehen die Dringlichkeit schon nach etwa einem Monat Zuwarten als gefährdet an.
    • Vollziehung: Eine einstweilige Verfügung muss innerhalb eines Monats zugestellt werden.

    Hintergründe im Beitrag zur einstweiligen Verfügung.

    8. Verjährung

    Ansprüche wegen Markenverletzung verjähren grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln des BGB. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Inhaber Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen.

    Checkliste für Ihren Kalender

    1. Anmeldetag und Prioritätsfrist jeder neuen Marke
    2. Ende der Widerspruchsfrist eigener Marken
    3. Beginn und Ende der Benutzungsschonfrist
    4. Verlängerungstermine aller Marken in allen Ländern
    5. Termine aus laufenden Verfahren
    6. Kenntnis von Verletzungen und daraus folgende Handlungsfristen

    Auf Wunsch verwalten wir Ihr Markenportfolio, überwachen die Fristen und erinnern rechtzeitig an Verlängerungen. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • EuG „Big Mac“: McDonald’s verliert Markenschutz für Hühnchen

    Kaum eine Marke ist bekannter als „Big Mac“. Und doch hat McDonald’s den Schutz seiner Unionsmarke für bestimmte Waren und Dienstleistungen verloren. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat mit Urteil vom 5. Juni 2024 (Rs. T-58/23 – Supermac’s/EUIPO – McDonald’s) entschieden, dass McDonald’s die ernsthafte Benutzung der Marke für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht ausreichend nachgewiesen hat.

    Der Hintergrund

    Die irische Restaurantkette Supermac’s beantragte beim EUIPO den Verfall der Unionsmarke „BIG MAC“ wegen Nichtbenutzung. Hintergrund war ein länger schwelender Streit zwischen den Unternehmen. Die Beschwerdekammer des EUIPO hatte die Marke nur teilweise für verfallen erklärt. Supermac’s klagte dagegen vor dem EuG.

    Die Entscheidung

    Das EuG gab der Klage teilweise statt. McDonald’s habe für den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum nicht nachgewiesen, dass die Marke ernsthaft benutzt worden sei für:

    • Hühnchen-Sandwiches,
    • Lebensmittel auf Geflügelbasis,
    • bestimmte Restaurantdienstleistungen, unter anderem im Zusammenhang mit Drive-in und Speisen zum Mitnehmen.

    Für diese Waren und Dienstleistungen wurde die Marke für verfallen erklärt. Nach Auffassung des Gerichts belegten die vorgelegten Unterlagen, etwa Werbematerialien und Internetausdrucke, nicht hinreichend, in welchem Umfang die Marke für die betreffenden Waren tatsächlich benutzt worden war. Für andere Waren bleibt die Marke bestehen, und McDonald’s kann die Bezeichnung für seinen bekannten Burger weiterhin verwenden.

    Lehren aus dem Fall

    1. Bekanntheit ersetzt keinen Nachweis

    Auch eine weltbekannte Marke muss ihre Benutzung belegen. Es genügt nicht, dass „jeder“ die Marke kennt. Entscheidend sind konkrete Nachweise über Art, Umfang, Dauer und Ort der Benutzung, und zwar für jede einzelne Ware oder Dienstleistung, für die die Marke erhalten bleiben soll.

    2. Breite Verzeichnisse brauchen breite Belege

    Je mehr Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis stehen, desto mehr muss belegt werden können. Wer Begriffe beansprucht, die er nie oder nur kurz nutzt, riskiert eine Teillöschung. Das verbindet den Big-Mac-Fall mit dem EuGH-Urteil Sky/SkyKick zu breiten Anmeldungen.

    3. Werbung allein reicht oft nicht

    Werbematerial zeigt, dass eine Marke beworben wird, nicht aber, wie viel tatsächlich verkauft wurde. Ergänzend werden Umsatzzahlen, Rechnungen, eidesstattliche Versicherungen mit überprüfbaren Belegen und Angaben zur geografischen Verteilung benötigt. Welche Unterlagen sich eignen, haben wir im Beitrag zur Benutzungsschonfrist zusammengestellt.

    4. Verfallsanträge sind ein wirksames Werkzeug

    Für kleinere Wettbewerber zeigt der Fall: Auch gegen große Markeninhaber lohnt sich ein Verfallsantrag, wenn deren Marken weit über die tatsächliche Nutzung hinausgehen. In Deutschland ist ein solches Verfahren seit 2020 auch vollständig beim DPMA möglich (siehe unseren Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren).

    Benutzung richtig dokumentieren

    • Erstellen Sie für wichtige Marken jährlich einen Benutzungsordner mit Umsätzen pro Produktgruppe, Rechnungsbeispielen, Fotos und Werbung.
    • Gleichen Sie das Verzeichnis regelmäßig mit dem tatsächlichen Sortiment ab.
    • Melden Sie neue Produktbereiche gezielt neu an, statt auf alte, weit gefasste Verzeichnisse zu vertrauen.
    • Reagieren Sie auf Verfallsanträge sofort und mit vollständigen Belegen.

    Ihre Benutzungsnachweise stellen wir so zusammen, dass sie einem Verfallsantrag standhalten. Unbenutzte Marken Dritter greifen wir für Sie an. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • BGH „Silver Horse“: Nichtbenutzungseinrede muss eindeutig sein

    Im Widerspruchsverfahren ist die Einrede der Nichtbenutzung eine der wirksamsten Verteidigungen. Wird die ältere Marke seit Jahren nicht benutzt, kann der Widerspruch schon daran scheitern. Doch die Einrede muss richtig erhoben werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 1. Juni 2023 (Az. I ZB 65/22 – „Silver Horse/Power Horse“) klargestellt, dass hier keine Ungenauigkeiten verziehen werden.

    Die Einrede der Nichtbenutzung kurz erklärt

    Stützt sich ein Widerspruch auf eine Marke, die bereits länger als fünf Jahre eingetragen ist, kann der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreiten. Dann muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung glaubhaft machen. Gelingt ihm das nicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen. Die Grundlagen haben wir in den Beiträgen zum Widerspruch gegen eine Marke und zur Benutzungsschonfrist erläutert.

    Der Fall

    In einem Widerspruchsverfahren zwischen den Zeichen „Silver Horse“ und „Power Horse“ hatte das Bundespatentgericht (Beschluss vom 26. Juli 2022, 26 W (pat) 38/17) über die Verwechslungsgefahr entschieden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke meinte im Nachgang, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ihre Ausführungen zur Marktpräsenz der Widerspruchsmarke seien als Nichtbenutzungseinrede zu verstehen. Das Bundespatentgericht sah das anders. Die Markeninhaberin wandte sich mit einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde an den BGH.

    Die Entscheidung des BGH

    Einrede muss eindeutig erhoben werden

    Der BGH stellte klar: Das Bestreiten der Benutzung muss unmissverständlich erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Marke im Markt, die in einem anderen Zusammenhang gemacht werden (etwa zur Ähnlichkeit der Waren, zur Kennzeichnungskraft oder zu anderen Faktoren der Verwechslungsgefahr), sind in der Regel nicht als Nichtbenutzungseinrede zu verstehen.

    Keine Hinweispflicht des Gerichts

    Das Gericht muss eine Partei auch nicht darauf hinweisen, dass sie die Einrede erheben könnte. Ein solcher Hinweis würde die Neutralität des Gerichts und den Grundsatz verletzen, dass die Parteien selbst bestimmen, was sie vortragen.

    Grenzen der Rechtsbeschwerde

    Außerdem bestätigte der BGH, dass die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht, selbst wenn sie fehlerhaft sein sollte, keinen Begründungsmangel darstellt, der mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gerügt werden kann. Die Rechtsbeschwerde blieb ohne Erfolg.

    Lehren für das Widerspruchsverfahren

    Für Inhaber angegriffener Marken

    • Ausdrücklich formulieren: Erheben Sie die Einrede klar und gesondert, etwa mit dem Satz: „Die Benutzung der Widerspruchsmarke wird bestritten.“
    • Frühzeitig prüfen: Klären Sie zu Beginn des Verfahrens, ob die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre geschützt ist und ob Anhaltspunkte für eine fehlende Benutzung bestehen.
    • Nicht auf das Gericht verlassen: Weder das DPMA noch das Bundespatentgericht werden Sie auf die Möglichkeit der Einrede hinweisen.

    Für Widersprechende

    • Bereiten Sie Benutzungsnachweise vor, bevor Sie Widerspruch einlegen: Rechnungen, Kataloge, Umsatzzahlen und Werbematerialien.
    • Rechnen Sie damit, dass die Gegenseite die Einrede erhebt, und prüfen Sie Ihre Benutzungslage für alle relevanten Waren und Dienstleistungen.

    Im Widerspruchsverfahren vertreten wir Sie vor dem DPMA, dem EUIPO und dem Bundespatentgericht, als Widersprechende wie als Anmelder. Sprechen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin.

  • EuG zu „Monopoly“: Wiederholungsanmeldung kann bösgläubig sein

    Manche Markeninhaber melden dieselbe Marke für dieselben Waren in regelmäßigen Abständen neu an. Der Gedanke dahinter: Mit jeder neuen Marke beginnt die fünfjährige Benutzungsschonfrist von vorn, und man muss im Streitfall keine Benutzung nachweisen. Dieser Praxis hat das Gericht der Europäischen Union (EuG) mit Urteil vom 21. April 2021 (Rs. T-663/19 – Hasbro/EUIPO, „MONOPOLY“) deutliche Grenzen gesetzt.

    Der Sachverhalt

    Der Spielehersteller Hasbro war Inhaber mehrerer älterer Unionsmarken „MONOPOLY“. Im Jahr 2010 meldete er erneut eine Unionsmarke „MONOPOLY“ an, unter anderem für Waren und Dienstleistungen, die bereits von den älteren Marken erfasst waren. Ein Dritter beantragte die Nichtigerklärung der neuen Marke wegen Bösgläubigkeit. Die Beschwerdekammer des EUIPO erklärte die Marke insoweit für nichtig, als sich ihre Waren und Dienstleistungen mit denen der älteren Marken deckten. Hasbro klagte dagegen vor dem EuG, ohne Erfolg.

    Die Kernaussagen des Gerichts

    Wiederholungsanmeldungen sind nicht per se verboten

    Das EuG stellt zunächst klar: Es ist nicht grundsätzlich unzulässig, eine bereits eingetragene Marke erneut anzumelden. Ob eine Bösgläubigkeit vorliegt, ist anhand aller objektiven Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.

    Umgehung des Benutzungszwangs ist bösgläubig

    Wer aber eine Marke gezielt neu anmeldet, um die zeitlich begrenzte Benutzungsschonfrist zu verlängern und sich den Nachweis der Benutzung zu ersparen, handelt mit einer Absicht, die den Zielen des Markenrechts widerspricht. Im konkreten Fall hatte Hasbro selbst erklärt, die Neuanmeldung diene unter anderem dazu, den Verwaltungsaufwand für Benutzungsnachweise zu verringern. Zudem hatte Hasbro die neue Marke in Widerspruchsverfahren eingesetzt, ohne deren Benutzung belegen zu müssen.

    Weitere Argumente unerheblich

    Hasbros Einwände (etwa, dass die Benutzung jederzeit hätte nachgewiesen werden können oder dass kein Dritter geschädigt worden sei) ließ das Gericht nicht gelten. Für die Bösgläubigkeit kommt es auf die Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung an.

    Nur teilweise Nichtigkeit

    Die neue Marke wurde nur insoweit für nichtig erklärt, als sie sich mit den älteren Marken überschnitt. Soweit sie neue Waren und Dienstleistungen abdeckte, blieb sie bestehen.

    Einordnung

    Das Urteil knüpft an die Linie des EuGH zur Bösgläubigkeit an. Bereits im SkyKick-Urteil hatte der Gerichtshof betont, dass eine Anmeldung bösgläubig sein kann, wenn sie Zwecken dient, die nicht zu den Funktionen einer Marke gehören (Details in unserem Beitrag zu Sky/SkyKick). Die Monopoly-Entscheidung zeigt, wie das in der Praxis konkret aussehen kann.

    Was Markeninhaber jetzt beachten sollten

    • Benutzung statt Neuanmeldung: Der sicherste Weg, eine Marke durchsetzbar zu halten, bleibt ihre ernsthafte Benutzung und deren lückenlose Dokumentation. Wie das gelingt, zeigt unser Beitrag zur Benutzungsschonfrist.
    • Neuanmeldungen begründen: Wer eine Marke neu anmeldet, sollte dafür nachvollziehbare Gründe haben, etwa ein modernisiertes Logo, neue Produktbereiche oder eine geänderte Unternehmensstrategie. Diese Gründe sollten intern dokumentiert werden.
    • Interne Kommunikation beachten: Im Fall Hasbro wurden die eigenen Aussagen zum Zweck der Anmeldung zum Problem. Formulieren Sie Strategien so, dass sie den legitimen Markenzweck in den Vordergrund stellen.
    • Angriffsmöglichkeit nutzen: Umgekehrt können Wettbewerber, die von „evergreening“-Marken blockiert werden, nun gezielter mit Nichtigkeitsanträgen vorgehen.

    Halten Sie mehrere gleichlautende Anmeldungen oder behindert ein Wettbewerber Sie mit Wiederholungsmarken, prüfen wir Ihre Lage. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • EuGH „Testarossa“: Rechtserhaltende Benutzung durch Ersatzteile

    Wie lange bleibt eine Marke erhalten, wenn das Produkt, für das sie steht, längst nicht mehr hergestellt wird? Das betrifft nicht nur Sportwagenhersteller, sondern viele Unternehmen mit klassischen Produktlinien. Mit Urteil vom 22. Oktober 2020 (verbundene Rechtssachen C-720/18 und C-721/18 – Ferrari) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wichtige Leitlinien zur rechtserhaltenden Benutzung gegeben.

    Der Fall

    Ferrari ist Inhaberin der Marke „Testarossa“, unter anderem für Kraftfahrzeuge und deren Teile. Das gleichnamige Modell wurde bis in die 1990er-Jahre gebaut. Ein Dritter beantragte vor deutschen Gerichten die Löschung der Marke wegen Verfalls, weil Ferrari sie in den letzten fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt habe. Ferrari verwies unter anderem auf den Verkauf von Ersatzteilen, Gebrauchtwagen und Serviceleistungen für die Fahrzeuge. Das Landgericht Düsseldorf legte dem EuGH mehrere Fragen vor.

    Die Kernaussagen des EuGH

    Ersatzteile können die Marke für das Gesamtprodukt erhalten

    Ist eine Marke für bestimmte Waren und deren Ersatzteile eingetragen, kann die Benutzung für Ersatzteile, die integraler Bestandteil dieser Waren sind und unter derselben Marke verkauft werden, als ernsthafte Benutzung gelten, und zwar nicht nur für die Teile, sondern auch für die Waren selbst.

    Gebrauchtwaren: Es kommt auf die Rolle des Inhabers an

    Der bloße Weiterverkauf gebrauchter Waren durch Dritte ist keine Benutzung durch den Markeninhaber. Verkauft aber der Inhaber selbst gebrauchte Waren unter seiner Marke und garantiert damit ihre Herkunft, kann darin eine ernsthafte Benutzung liegen.

    Dienstleistungen rund um verkaufte Waren

    Auch Dienstleistungen, die sich auf früher verkaufte Waren beziehen, etwa Wartung oder Reparatur, können eine Benutzung für diese Waren begründen, wenn sie unter der Marke erbracht werden.

    Kleine Mengen und hochpreisige Segmente

    Der EuGH betonte zudem, dass eine Benutzung nicht schon deshalb symbolisch ist, weil die Verkaufsmengen gering sind. Und: Wird eine Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren benutzt, hier hochpreisige Sportwagen, führt das nicht automatisch dazu, dass sie nur für diese Untergruppe erhalten bleibt. Eine eigenständige Untergruppe liegt nur vor, wenn der Verkehr sie als solche wahrnimmt.

    Beweislast beim Markeninhaber

    Schließlich stellte der Gerichtshof klar, dass der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung nachweisen muss. Er ist am besten in der Lage, entsprechende Belege vorzulegen.

    Bedeutung für die Praxis

    Das Urteil stärkt Inhaber von „Klassiker-Marken“, etwa für Fahrzeuge, Maschinen, Möbel oder Kultprodukte, die nicht mehr in Serie gefertigt werden. Solange der Inhaber den Markt weiterhin unter der Marke mit Teilen, Services oder zertifizierten Gebrauchtwaren bedient, kann die Marke erhalten bleiben.

    Gleichzeitig zeigt der Fall, wie wichtig eine saubere Dokumentation ist. Wer sich auf Ersatzteile oder Services beruft, muss belegen können, dass diese tatsächlich unter der Marke angeboten wurden. Welche Nachweise sich dafür eignen, haben wir im Beitrag zur Benutzungsschonfrist zusammengestellt.

    Checkliste für Markeninhaber

    • Prüfen Sie, ob Ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch Teile, Zubehör und Services umfasst.
    • Kennzeichnen Sie Ersatzteile und Serviceleistungen konsequent mit der Marke.
    • Dokumentieren Sie Umsätze, Kundenkontakte und Werbung auch für Nischen- und Nachmarktgeschäft.
    • Rechnen Sie bei ausgelaufenen Produktlinien damit, dass Wettbewerber die Marke angreifen, seit dem 1. Mai 2020 auch kostengünstiger beim DPMA, wie wir im Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben haben.

    Reicht Ihre Benutzung aus, um die Marke zu erhalten? Wir prüfen das, verteidigen Sie gegen Verfallsanträge und greifen unbenutzte Marken Dritter an. Erreichbar sind wir über das Kontaktformular und über die Online-Terminbuchung.

  • Markenrechtliche Abmahnung erhalten? Die 7 wichtigsten Schritte

    Ein Anwaltsschreiben mit dem Vorwurf der Markenverletzung, einer vorformulierten Unterlassungserklärung und einer Kostennote: Für viele Unternehmer ist eine markenrechtliche Abmahnung ein Schock. Mit einer überlegten Reaktion lassen sich die Folgen allerdings oft deutlich begrenzen. Wer falsch oder gar nicht reagiert, riskiert schnell ein teures Gerichtsverfahren. Die folgenden sieben Schritte helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

    1. Ruhe bewahren, aber die Frist ernst nehmen

    Abmahnungen enthalten in der Regel eine kurze Frist zur Abgabe einer Unterlassungserklärung, oft nur wenige Tage bis zwei Wochen. Notieren Sie die Frist sofort. Lässt der Abmahnende sie ungenutzt verstreichen, kann er eine einstweilige Verfügung beantragen, unter Umständen ohne dass Sie vorher angehört werden.

    2. Nicht ignorieren

    Schweigen ist die schlechteste Lösung. Selbst wenn Sie die Abmahnung für unberechtigt halten, sollten Sie reagieren. Eine fundierte Zurückweisung kann den Abmahnenden von weiteren Schritten abhalten. In manchen Fällen ist auch die Hinterlegung einer Schutzschrift bei Gericht sinnvoll, damit Ihre Argumente berücksichtigt werden, falls der Gegner eine einstweilige Verfügung beantragt.

    3. Nicht vorschnell unterschreiben

    Die beigefügte Unterlassungserklärung ist meist zugunsten des Abmahnenden formuliert: weit gefasst, mit hohen Vertragsstrafen und einem Anerkenntnis der Kosten. Eine einmal abgegebene Unterlassungserklärung bindet Sie grundsätzlich dauerhaft. Unterschreiben Sie daher nichts, bevor die Abmahnung geprüft ist. Häufig ist eine sogenannte modifizierte Unterlassungserklärung die bessere Wahl. Sie beseitigt die Wiederholungsgefahr, ohne Ihnen mehr abzuverlangen als nötig.

    4. Die Berechtigung der Abmahnung prüfen

    Nicht jede Abmahnung ist berechtigt. Zu prüfen sind vor allem:

    • Besteht die Marke überhaupt, und ist der Abmahnende Inhaber oder berechtigter Lizenznehmer?
    • Besteht Verwechslungsgefahr? Entscheidend sind die Ähnlichkeit der Zeichen, der Waren und Dienstleistungen sowie die Kennzeichnungskraft der Marke.
    • Benutzen Sie das Zeichen markenmäßig, also als Herkunftshinweis? Eine rein beschreibende Verwendung kann zulässig sein.
    • Ist die Marke benutzt? Ist die Benutzungsschonfrist abgelaufen, kann die Einrede der Nichtbenutzung den Ansprüchen den Boden entziehen. Details dazu in unserem Beitrag zur Benutzungsschonfrist.
    • Haben Sie ältere Rechte? Vielleicht nutzen Sie Ihr Zeichen bereits länger, etwa als Unternehmenskennzeichen.
    • Ist die Abmahnung rechtsmissbräuchlich? Das kommt eher selten in Betracht, sollte aber bei auffälligen Serienabmahnungen geprüft werden.

    5. Die Kosten prüfen

    Ist die Abmahnung berechtigt, müssen Sie in der Regel die Anwaltskosten des Gegners tragen. Diese richten sich nach dem Gegenstandswert, der in Markensachen oft hoch angesetzt wird. Ob der angesetzte Wert angemessen ist, lässt sich häufig verhandeln. Auch geforderte Schadensersatzbeträge sollten Sie nicht ungeprüft akzeptieren. Mit dem Auskunftsanspruch, den Markeninhaber zusätzlich geltend machen können, haben wir uns schon in einem früheren Beitrag zum Auskunftsanspruch befasst.

    6. Die Benutzung vorläufig einstellen

    Unabhängig von der rechtlichen Bewertung kann es klug sein, das beanstandete Zeichen vorsorglich nicht weiter zu benutzen, bis die Lage geklärt ist. Das reduziert mögliche Schadensersatzansprüche. Denken Sie dabei auch an Onlineshops, Marktplatzangebote, Social-Media-Profile und Werbeanzeigen.

    7. Langfristig denken

    Eine Abmahnung ist oft der Anlass, die eigene Markenstrategie zu überdenken. Brauchen Sie einen neuen Namen? Lässt sich eine Abgrenzungsvereinbarung mit dem Gegner schließen? Und wie vermeiden Sie solche Konflikte künftig? Die wirksamste Vorsorge ist eine gründliche Markenrecherche vor der Anmeldung und vor der Benutzung eines neuen Zeichens.

    Liegt Ihnen eine Abmahnung vor, senden Sie sie uns am besten noch heute über das Kontaktformular. Wir prüfen kurzfristig und besprechen mit Ihnen, wie Sie fristgerecht reagieren; einen Telefontermin können Sie auch direkt buchen.

  • Benutzungsschonfrist: Ab wann Sie Ihre Marke benutzen müssen

    Eine eingetragene Marke ist ein wertvolles Recht, aber kein Recht, das man unbegrenzt „auf Vorrat“ halten kann. Das Markenrecht verlangt, dass eine Marke nach einer gewissen Zeit auch tatsächlich benutzt wird. Diese Zeit nennt man Benutzungsschonfrist. Wer sie nicht kennt, riskiert, dass die eigene Marke im Ernstfall nicht durchsetzbar ist oder sogar gelöscht wird.

    Was ist die Benutzungsschonfrist?

    Nach der Eintragung gewährt das Gesetz eine Schonfrist von fünf Jahren. Während dieser Zeit kann die Marke ihre Rechte entfalten, auch wenn sie noch nicht benutzt wird. Das gibt Unternehmen Zeit, Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Nach Ablauf der fünf Jahre muss die Marke dagegen ernsthaft benutzt werden, und zwar für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist.

    Wann beginnt die Frist?

    Bei deutschen Marken beginnt die Frist nicht schon mit der Anmeldung oder Eintragung. Seit der Reform des Markengesetzes im Januar 2019 kommt es auf den Tag an, ab dem gegen die Marke kein Widerspruch mehr möglich ist. Wurde Widerspruch eingelegt, beginnt die Frist mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Wann genau eine deutsche Marke eingetragen wird und welche Fristen danach laufen, erläutern wir in unserem Beitrag zur Widerspruchsfrist.

    Bei Unionsmarken beginnt die fünfjährige Frist mit der Eintragung, da das Widerspruchsverfahren dort vor der Eintragung stattfindet.

    Was passiert bei Nichtbenutzung?

    Ist die Schonfrist abgelaufen und wurde die Marke nicht ernsthaft benutzt, drohen drei Folgen:

    • Verfall: Jeder Dritte kann die Löschung der Marke wegen Verfalls beantragen. Seit dem 1. Mai 2020 entscheidet darüber auch im streitigen Fall das DPMA (mehr dazu in unserem Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren).
    • Einrede im Widerspruchsverfahren: Stützen Sie einen Widerspruch auf eine Marke, die länger als fünf Jahre geschützt ist, kann der Gegner die Benutzung bestreiten. Können Sie sie nicht belegen, scheitert der Widerspruch.
    • Keine Ansprüche im Verletzungsprozess: Auch Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche lassen sich aus einer unbenutzten Marke nicht durchsetzen, wenn der Gegner die Nichtbenutzung einwendet.

    Wurde die Benutzung erst nach Ablauf der Frist aufgenommen, kann das die Marke grundsätzlich wieder „heilen“. Eine Aufnahme der Benutzung kurz vor einem angekündigten Löschungsantrag kann aber unter Umständen unberücksichtigt bleiben.

    Was ist eine „ernsthafte“ Benutzung?

    Ernsthaft ist eine Benutzung, wenn sie der Erhaltung oder Schaffung eines Absatzmarktes für die Waren oder Dienstleistungen dient. Eine reine Scheinbenutzung, nur um die Marke zu erhalten, genügt nicht. Wichtige Kriterien sind:

    • Markenmäßige Benutzung: Die Marke muss als Herkunftshinweis verwendet werden, auf der Ware, der Verpackung, in Angeboten oder in der Werbung.
    • Umfang: Es gibt keine feste Mindestmenge. Entscheidend sind die Umstände, etwa Art der Ware und Größe des Marktes.
    • Ort: Eine deutsche Marke muss in Deutschland benutzt werden; bei Unionsmarken kommt es auf die Benutzung in der EU an.
    • Form: Eine Benutzung in leicht abgewandelter Form kann ausreichen, wenn der kennzeichnende Charakter nicht verändert wird. Wo hier die Grenzen liegen, zeigt unser Beitrag zur rechtserhaltenden Benutzung in abweichender Form.
    • Durch Dritte: Auch die Benutzung durch einen Lizenznehmer mit Zustimmung des Inhabers zählt.

    Benutzung belegen

    Im Streitfall müssen Sie die Benutzung beweisen. Sammeln Sie deshalb laufend:

    • Rechnungen und Lieferscheine, auf denen die Marke erkennbar ist,
    • Fotos von Produkten und Verpackungen mit Datum,
    • Kataloge, Preislisten, Werbematerialien und Messeauftritte,
    • Screenshots Ihrer Website und Ihres Onlineshops mit Datum,
    • Umsatzzahlen pro Marke und Jahr.

    Prüfen Sie zudem regelmäßig, ob Ihre Marke noch zu Ihrem tatsächlichen Angebot passt. Wird sie für einzelne eingetragene Waren dauerhaft nicht benutzt, kann eine Neuanmeldung für das aktuelle Sortiment sinnvoll sein.

    Ob Ihre bisherige Benutzung ausreicht oder ob sich der Angriff auf eine unbenutzte fremde Marke lohnt, sehen wir uns gern mit Ihnen an. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Widerspruch gegen eine Marke: Frist, Ablauf und Strategie

    Wird eine neue Marke eingetragen, die Ihrer eigenen zum Verwechseln ähnlich ist, ist der Widerspruch das wichtigste und zugleich kostengünstigste Instrument, um sich dagegen zu wehren. Er ist allerdings an eine kurze Frist gebunden. Wer sie verpasst, verliert zwar nicht alle Möglichkeiten, muss aber auf aufwendigere Verfahren ausweichen.

    Die Widerspruchsfrist: drei Monate

    Für deutsche Marken gilt: Der Widerspruch muss innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingehen. In Deutschland wird also erst eingetragen und danach widersprochen.

    Bei der Unionsmarke ist es umgekehrt: Hier beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist mit der Veröffentlichung der Anmeldung. Die Marke wird erst eingetragen, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde oder die Widersprüche erfolglos geblieben sind.

    Die Frist ist nicht verlängerbar. Wer seine Rechte schützen will, sollte die Veröffentlichungen deshalb laufend beobachten, am besten mit einer professionellen Markenüberwachung.

    Worauf kann ein Widerspruch gestützt werden?

    Seit der Reform durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz zum 14. Januar 2019 kann ein Widerspruch beim DPMA nicht nur auf ältere eingetragene Marken gestützt werden. Möglich sind unter anderem auch:

    • ältere angemeldete oder eingetragene deutsche Marken, Unionsmarken und international registrierte Marken mit Schutz für Deutschland,
    • notorisch bekannte Marken,
    • ältere geschäftliche Bezeichnungen, also Unternehmenskennzeichen und Werktitel,
    • geschützte geografische Herkunftsangaben.

    Außerdem lässt sich ein Widerspruch inzwischen auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers stützen. Hintergründe zu Unternehmenskennzeichen und Werktiteln finden Sie im Beitrag zu geschäftlichen Bezeichnungen.

    Wann hat der Widerspruch Erfolg?

    In den meisten Fällen geht es um die Verwechslungsgefahr. Das Amt prüft die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig: Je ähnlicher die Waren, desto eher reicht eine geringere Zeichenähnlichkeit, und umgekehrt. Wie diese Prüfung im Vorfeld einer Anmeldung aussieht, erklären wir im Beitrag zur Markenrecherche.

    Der Ablauf beim DPMA

    1. Einlegung: Der Widerspruch wird schriftlich oder elektronisch eingelegt; innerhalb der Frist muss auch die Widerspruchsgebühr gezahlt werden. Eine Begründung kann nachgereicht werden.
    2. Stellungnahmen: Der Inhaber der angegriffenen Marke erhält Gelegenheit zur Stellungnahme. Häufig erhebt er die Einrede der Nichtbenutzung: dann muss der Widersprechende belegen, dass er seine ältere Marke ernsthaft benutzt hat, sofern sie bereits länger als fünf Jahre geschützt ist.
    3. Cooling-off: Auf gemeinsamen Antrag beider Seiten kann eine Phase für Vergleichsverhandlungen eingeräumt werden. Viele Widersprüche enden mit einer Abgrenzungsvereinbarung.
    4. Entscheidung: Das DPMA entscheidet durch Beschluss. Ist der Widerspruch erfolgreich, wird die jüngere Marke ganz oder teilweise gelöscht. Gegen den Beschluss sind Rechtsmittel möglich, letztlich bis zum Bundespatentgericht.

    Kosten: Im Widerspruchsverfahren trägt grundsätzlich jede Seite ihre eigenen Kosten. Das macht es zum vergleichsweise risikoarmen Werkzeug.

    Strategische Tipps

    • Erst sprechen, dann widersprechen? Ein kurzes Schreiben an den Anmelder kann sinnvoll sein, aber nur, wenn die Frist sicher gewahrt bleibt. Im Zweifel erst fristwahrend Widerspruch einlegen.
    • Benutzungsnachweise vorbereiten: Rechnungen, Kataloge, Screenshots und Umsatzzahlen sollten Sie griffbereit haben.
    • Teilwiderspruch erwägen: Oft genügt es, den Widerspruch auf die kollidierenden Waren und Dienstleistungen zu beschränken.
    • Frist verpasst? Dann kommt seit dem 1. Mai 2020 ein Nichtigkeitsantrag beim DPMA in Betracht. Mehr dazu in unserem Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren.

    Wir prüfen die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs und vertreten Sie vor dem DPMA und dem EUIPO, auf Angreifer- wie auf Verteidigerseite. Wegen der Dreimonatsfrist sollten Sie sich frühzeitig über das Kontaktformular melden oder gleich einen Termin buchen.

  • Neu ab 1. Mai 2020: Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA

    Mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) ist das deutsche Markenrecht bereits zum 14. Januar 2019 in vielen Punkten neu gefasst worden. Einige Änderungen traten aber erst später in Kraft, darunter eine, die für die Praxis besonders wichtig ist: Seit dem 1. Mai 2020 können Markeninhaber und Wettbewerber vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) deutlich mehr erreichen als bisher. Das Amt entscheidet nun auch über die Nichtigkeit einer Marke wegen älterer Rechte und über streitige Verfallsanträge.

    Wie war es bisher?

    Wer eine eingetragene Marke beseitigen wollte, hatte bislang zwei Wege, je nach Grund:

    • Ältere Rechte: Außer im fristgebundenen Widerspruchsverfahren konnten ältere Rechte nur vor den Zivilgerichten im Wege der Löschungsklage geltend gemacht werden. War die Widerspruchsfrist verstrichen, blieb also nur der Weg zum Landgericht.
    • Verfall, etwa wegen Nichtbenutzung: Ein Löschungsantrag beim DPMA war zwar möglich. Widersprach der Markeninhaber aber der Löschung, musste der Antragsteller ebenfalls Klage vor den Zivilgerichten erheben.

    Beides war für viele kleine und mittlere Unternehmen mit erheblichen Kosten- und Prozessrisiken verbunden.

    Was gilt seit dem 1. Mai 2020?

    Nichtigkeit wegen älterer Rechte

    Nun kann ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte auch beim DPMA gestellt werden. Damit lässt sich eine jüngere Marke angreifen, wenn ihr etwa eine ältere Marke, ein Unternehmenskennzeichen oder ein anderes älteres Recht entgegensteht, und zwar auch dann, wenn die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist. Ein vorangegangenes Widerspruchsverfahren schließt einen solchen Antrag aus demselben älteren Recht nicht aus.

    Verfall im Amtsverfahren

    Auch der Verfall, vor allem wegen fehlender ernsthafter Benutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist, kann nun vollständig vor dem DPMA geklärt werden. Widerspricht der Inhaber dem Antrag, entscheidet das Amt in der Sache, statt den Antragsteller auf den Klageweg zu verweisen. Was die Benutzungsschonfrist bedeutet, erläutern wir in einem eigenen Beitrag.

    So läuft das neue Verfahren ab

    Das Verfahren ist zweistufig aufgebaut:

    1. Zustellung und Widerspruch: Das DPMA stellt den Antrag dem Markeninhaber zu. Dieser kann dem Antrag innerhalb einer gesetzlichen Frist widersprechen. Tut er das nicht, wird die Marke ohne inhaltliche Prüfung gelöscht. Markeninhaber sollten Post vom DPMA daher niemals liegen lassen.
    2. Sachprüfung: Widerspricht der Inhaber, wird das Verfahren fortgesetzt und die Markenabteilung des DPMA entscheidet in der Sache. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zum Bundespatentgericht möglich.

    In beiden Verfahren kann der Inhaber der angegriffenen Marke, wie im Widerspruchsverfahren, unter Umständen die Einrede der Nichtbenutzung gegenüber einer älteren Marke erheben. Auch das will strategisch gut überlegt sein.

    Amt oder Gericht?

    Der Weg über die Zivilgerichte bleibt weiterhin offen. Das Gesetz verhindert aber, dass dieselbe Streitigkeit parallel vor Amt und Gericht geführt wird. Für die Wahl des Weges spielen vor allem diese Punkte eine Rolle:

    • Kosten: Im Amtsverfahren trägt grundsätzlich jede Partei ihre eigenen Kosten, sofern nicht aus Billigkeitsgründen etwas anderes angeordnet wird. Das Kostenrisiko ist damit meist überschaubarer als im Zivilprozess.
    • Verbindung mit weiteren Ansprüchen: Wer neben der Löschung auch Unterlassung oder Schadensersatz verlangt, ist vor den Zivilgerichten oft besser aufgehoben, weil dort alles in einem Verfahren geklärt werden kann.
    • Dauer: Wie schnell das DPMA die neuen Verfahren bearbeiten wird, muss die Praxis zeigen.

    Wie Löschungs- und Verletzungsverfahren zusammenhängen können, zeigt unser Beitrag zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens bei anhängigem Löschungsantrag.

    Was Markeninhaber jetzt tun sollten

    • Prüfen Sie, ob Ihre älteren Marken ernsthaft benutzt werden und ob Sie die Benutzung belegen können.
    • Überwachen Sie das Register auf jüngere Marken, die Ihren Rechten zu nahe kommen, nicht nur innerhalb der Widerspruchsfrist.
    • Reagieren Sie auf Zustellungen des DPMA sofort und fristgerecht.

    Mehr zum klassischen Widerspruch lesen Sie auch in unserem Beitrag zur Markenrecherche vor der Anmeldung, denn wer gründlich recherchiert, vermeidet viele dieser Konflikte von vornherein.

    Soll eine Marke gelöscht werden oder liegt Ihnen ein Löschungsantrag vor, vertreten wir Sie vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht. Die Unterlagen können Sie uns über das Kontaktformular senden oder in einem vereinbarten Termin mit uns besprechen.