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Kategorie: Widerspruch & Löschung

  • EuGH „1717“: Irreführende Gründungsjahre in Marken sind angreifbar

    „Seit 1850“, „Gegründet 1717“, „Tradition seit Generationen“: Mit historischen Jahreszahlen werben viele Marken für Qualität und Handwerk. Besteht die Tradition gar nicht ununterbrochen, wird das rechtlich heikel. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mit Urteil vom 26. März 2026 (Rs. C-412/24 – Fauré Le Page/Goyard) entschieden, dass solche Angaben eine Marke täuschend und damit angreifbar machen können.

    Der Fall

    Ein 2009 neu gegründetes französisches Unternehmen hatte die Marke „Fauré Le Page“ erworben und Marken mit dem Bestandteil „Fauré Le Page Paris 1717“ für Lederwaren, Koffer und Handtaschen angemeldet. Die Jahreszahl bezog sich auf das historische Pariser Haus Fauré Le Page, das mit Waffen und Lederzubehör handelte und seine Tätigkeit 1992 eingestellt hatte. Der Luxuswarenhersteller Goyard beantragte die Nichtigerklärung der Marken: Das Datum täusche über eine seit dem 18. Jahrhundert bestehende Tradition und langjähriges Know-how. Der französische Kassationsgerichtshof legte dem EuGH Fragen dazu vor.

    Die Entscheidung des EuGH

    • Jahreszahl als Täuschung: Eine Marke kann täuschend sein, wenn sie eine Zahl enthält, die vom Publikum als Hinweis auf ein langjähriges Know-how verstanden wird, das tatsächlich nicht besteht.
    • Prestige als Qualitätsmerkmal: Bei Luxuswaren kann sich die Beschaffenheit oder Qualität der Ware auch aus ihrem Prestigecharakter ergeben. Eine vorgetäuschte Tradition kann daher über ein wesentliches Merkmal täuschen.
    • Gesamtbetrachtung: Ob die Zahl tatsächlich als Gründungsjahr mit Bezug auf langjähriges Know-how wahrgenommen wird, ist anhand der Marke insgesamt zu beurteilen, hier etwa unter Einbeziehung des Bestandteils „Paris“.

    Über die Nichtigkeit der Marken hat der EuGH nicht selbst entschieden. Das muss nun das französische Gericht anhand dieser Maßstäbe im Einzelfall prüfen.

    Einordnung

    Täuschende Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen und können auch nachträglich für nichtig erklärt werden. Bislang standen in der Praxis meist irreführende Angaben zu Herkunft, Beschaffenheit oder Inhaltsstoffen im Vordergrund, etwa bei Ortsnamen, wie im Beitrag zu Ortsnamen in der Marke erläutert. Der EuGH macht nun deutlich, dass auch Angaben zum Alter eines Unternehmens oder einer Marke dazugehören können.

    Folgen für Traditionsmarken

    Bei Neuanmeldungen

    • Verwenden Sie Jahreszahlen nur, wenn Sie die damit verbundene Tradition belegen können.
    • Wer eine historische Marke wiederbelebt, sollte sorgfältig prüfen, ob eine echte Kontinuität besteht, etwa durch Übernahme von Rechten, Know-how oder Betrieb.
    • Formulierungen wie „inspiriert von“ oder „nach dem Vorbild von“ können weniger riskant sein, sind aber ebenfalls im Einzelfall zu prüfen.

    Für bestehende Marken

    • Dokumentieren Sie die Geschichte Ihres Unternehmens und der Marke: Gründungsunterlagen, Übertragungsverträge, historische Produkte.
    • Prüfen Sie im Rahmen eines Marken-Audits, ob Heritage-Angaben in Ihren Marken belegbar sind.
    • Beachten Sie, dass auch Werbeaussagen außerhalb der Marke wettbewerbsrechtlich als Irreführung angegriffen werden können.

    Für Wettbewerber

    Wer von Konkurrenten mit fragwürdigen Traditionsangaben verdrängt wird, erhält ein zusätzliches Werkzeug: den Nichtigkeitsantrag wegen Täuschung. Die Verfahrenswege beim DPMA haben wir im Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben.

    Historische Angaben in Marken prüfen wir auf das Täuschungsrisiko und vertreten Sie in Nichtigkeitsverfahren. Kontakt aufnehmen oder Termin buchen.

  • BGH „Papillon/Papillio“: Klangliche Ähnlichkeit reicht für Löschung

    Zwei Marken können unterschiedlich aussehen und trotzdem verwechselbar sein, wenn sie fast gleich klingen. Das zeigt ein Verfahren, das der Bundesgerichtshof (BGH) mit Beschluss vom 20. November 2025 (Az. I ZB 31/25) abgeschlossen hat. Im Mittelpunkt standen die Zeichen „Papillon Paragliders“ und „Papillio“.

    „Papillon Paragliders“ gegen „Papillio“

    Gegen die Wortmarke „Papillon Paragliders“ hatte die Inhaberin der älteren Marke „Papillio“ Widerspruch eingelegt. Das Bundespatentgericht ordnete die Löschung der jüngeren Marke für Waren der Klasse 25 (also Bekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen) wegen Verwechslungsgefahr an. Es stützte sich dabei vor allem auf die starke klangliche Ähnlichkeit zwischen „Papillon“ und „Papillio“. Die Markeninhaberin legte dagegen eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde zum BGH ein und rügte unter anderem eine fehlerhafte Besetzung des Gerichts und die Verletzung ihres rechtlichen Gehörs.

    Die Entscheidung des BGH

    Der BGH wies die Rechtsbeschwerde zurück:

    • Ordnungsgemäße Besetzung: Die regelmäßige Vorsitzende war am Entscheidungstag im Urlaub. Ihre Vertretung durch den bestimmten Stellvertreter war zulässig. Der Vorwurf, sie sei bewusst ausgeschlossen worden, war bloße Spekulation.
    • Kein Gehörsverstoß: Das Bundespatentgericht durfte sich auf die klangliche Ähnlichkeit stützen und musste den schriftbildlichen Vergleich nicht mehr vertiefen. Da es zuvor einen entsprechenden Hinweis gegeben hatte, war die Entscheidung auch keine Überraschungsentscheidung.

    Damit bleibt die Löschung der jüngeren Marke für Klasse 25 bestehen.

    Warum der Klang so wichtig ist

    Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit vergleichen Ämter und Gerichte drei Ebenen: Klang, Schriftbild und Bedeutung. Für eine Verwechslungsgefahr genügt in der Regel bereits eine ausreichende Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen. Viele Marken werden mündlich weitergegeben: im Gespräch, in der Werbung, bei Bestellungen am Telefon oder heute zunehmend über Sprachassistenten. Wer „Papillon“ hört, kann sich leicht an „Papillio“ erinnert fühlen.

    Hinzu kommt: Ein beschreibender Zusatz wie „Paragliders“ prägt den Gesamteindruck oft wenig. Das Publikum orientiert sich am unterscheidungskräftigen Teil der Marke.

    Was bedeutet das für Anmelder?

    • Nicht nur identische Treffer prüfen: Eine Recherche muss klangähnliche Varianten erfassen, auch bei abweichender Schreibweise. Wie das funktioniert, zeigt unser Beitrag zur Markenrecherche.
    • Zusätze helfen selten: Ein beschreibender Zusatz macht eine klanglich ähnliche Marke in der Regel nicht unbedenklich.
    • Klassen genau bedenken: Die Löschung betraf hier Klasse 25. Wer in verschiedenen Bereichen tätig ist, sollte das Konfliktrisiko für jede Klasse gesondert prüfen.

    Was bedeutet das für Inhaber älterer Marken?

    Das Verfahren zeigt, dass ein Widerspruch auch gegen schriftbildlich unterschiedliche Marken Erfolg haben kann. Voraussetzung ist, dass Sie die jüngere Marke rechtzeitig entdecken, idealerweise mit einer Markenüberwachung, und innerhalb der Frist reagieren. Den Ablauf des Verfahrens erläutert unser Beitrag zum Widerspruch gegen eine Marke.

    Verfahrensrügen haben hohe Hürden

    Schließlich bestätigt der Beschluss erneut, dass eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nur auf schwerwiegende Verfahrensfehler gestützt werden kann. Eine abweichende rechtliche Würdigung genügt nicht. Ähnlich hatte der BGH bereits im Fall „Silver Horse“ entschieden. Die Argumente sollten deshalb vollständig in den Tatsacheninstanzen vorgetragen werden.

    Wir recherchieren Ähnlichkeiten in Klang, Schriftbild und Bedeutung und vertreten Sie im Widerspruchs- und Löschungsverfahren. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • EuG „Big Mac“: McDonald’s verliert Markenschutz für Hühnchen

    Kaum eine Marke ist bekannter als „Big Mac“. Und doch hat McDonald’s den Schutz seiner Unionsmarke für bestimmte Waren und Dienstleistungen verloren. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat mit Urteil vom 5. Juni 2024 (Rs. T-58/23 – Supermac’s/EUIPO – McDonald’s) entschieden, dass McDonald’s die ernsthafte Benutzung der Marke für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht ausreichend nachgewiesen hat.

    Der Hintergrund

    Die irische Restaurantkette Supermac’s beantragte beim EUIPO den Verfall der Unionsmarke „BIG MAC“ wegen Nichtbenutzung. Hintergrund war ein länger schwelender Streit zwischen den Unternehmen. Die Beschwerdekammer des EUIPO hatte die Marke nur teilweise für verfallen erklärt. Supermac’s klagte dagegen vor dem EuG.

    Die Entscheidung

    Das EuG gab der Klage teilweise statt. McDonald’s habe für den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum nicht nachgewiesen, dass die Marke ernsthaft benutzt worden sei für:

    • Hühnchen-Sandwiches,
    • Lebensmittel auf Geflügelbasis,
    • bestimmte Restaurantdienstleistungen, unter anderem im Zusammenhang mit Drive-in und Speisen zum Mitnehmen.

    Für diese Waren und Dienstleistungen wurde die Marke für verfallen erklärt. Nach Auffassung des Gerichts belegten die vorgelegten Unterlagen, etwa Werbematerialien und Internetausdrucke, nicht hinreichend, in welchem Umfang die Marke für die betreffenden Waren tatsächlich benutzt worden war. Für andere Waren bleibt die Marke bestehen, und McDonald’s kann die Bezeichnung für seinen bekannten Burger weiterhin verwenden.

    Lehren aus dem Fall

    1. Bekanntheit ersetzt keinen Nachweis

    Auch eine weltbekannte Marke muss ihre Benutzung belegen. Es genügt nicht, dass „jeder“ die Marke kennt. Entscheidend sind konkrete Nachweise über Art, Umfang, Dauer und Ort der Benutzung, und zwar für jede einzelne Ware oder Dienstleistung, für die die Marke erhalten bleiben soll.

    2. Breite Verzeichnisse brauchen breite Belege

    Je mehr Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis stehen, desto mehr muss belegt werden können. Wer Begriffe beansprucht, die er nie oder nur kurz nutzt, riskiert eine Teillöschung. Das verbindet den Big-Mac-Fall mit dem EuGH-Urteil Sky/SkyKick zu breiten Anmeldungen.

    3. Werbung allein reicht oft nicht

    Werbematerial zeigt, dass eine Marke beworben wird, nicht aber, wie viel tatsächlich verkauft wurde. Ergänzend werden Umsatzzahlen, Rechnungen, eidesstattliche Versicherungen mit überprüfbaren Belegen und Angaben zur geografischen Verteilung benötigt. Welche Unterlagen sich eignen, haben wir im Beitrag zur Benutzungsschonfrist zusammengestellt.

    4. Verfallsanträge sind ein wirksames Werkzeug

    Für kleinere Wettbewerber zeigt der Fall: Auch gegen große Markeninhaber lohnt sich ein Verfallsantrag, wenn deren Marken weit über die tatsächliche Nutzung hinausgehen. In Deutschland ist ein solches Verfahren seit 2020 auch vollständig beim DPMA möglich (siehe unseren Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren).

    Benutzung richtig dokumentieren

    • Erstellen Sie für wichtige Marken jährlich einen Benutzungsordner mit Umsätzen pro Produktgruppe, Rechnungsbeispielen, Fotos und Werbung.
    • Gleichen Sie das Verzeichnis regelmäßig mit dem tatsächlichen Sortiment ab.
    • Melden Sie neue Produktbereiche gezielt neu an, statt auf alte, weit gefasste Verzeichnisse zu vertrauen.
    • Reagieren Sie auf Verfallsanträge sofort und mit vollständigen Belegen.

    Ihre Benutzungsnachweise stellen wir so zusammen, dass sie einem Verfallsantrag standhalten. Unbenutzte Marken Dritter greifen wir für Sie an. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • Koexistenzvereinbarung: Markenkonflikte ohne Prozess lösen

    Nicht jeder Markenkonflikt muss vor Gericht enden. Oft haben beide Seiten ein Interesse daran, ihre Marken weiter zu nutzen, und die Märkte, Produkte oder Zielgruppen überschneiden sich nur teilweise. In solchen Fällen bietet sich eine Koexistenz- oder Abgrenzungsvereinbarung an. Sie regelt verbindlich, wer welches Zeichen wofür nutzen darf.

    Wann ist eine Koexistenzvereinbarung sinnvoll?

    • Im Widerspruchsverfahren: Viele Widersprüche enden mit einer Einigung. Das Verfahren bietet mit der sogenannten Cooling-off-Phase sogar ausdrücklich Raum für Verhandlungen (mehr dazu in unserem Beitrag zum Widerspruchsverfahren).
    • Nach einer Abmahnung: Statt einer strengen Unterlassungserklärung kann eine Abgrenzung die bessere Lösung sein.
    • Vor der Markteinführung: Zeigt die Recherche eine ältere, aber nicht direkt konkurrierende Marke, kann eine frühe Vereinbarung Konflikte vermeiden.
    • Bei gleichnamigen Unternehmen: Wenn zwei Unternehmen seit Langem denselben Namen führen, schafft eine Vereinbarung klare Regeln, gerade für Online-Werbung, wie der Fall „Peek & Cloppenburg V“ zeigt.

    Was gehört in die Vereinbarung?

    Sachliche Abgrenzung

    Welche Waren und Dienstleistungen darf jede Seite unter ihrer Marke anbieten? Häufig verpflichten sich die Parteien, ihre Verzeichnisse einzuschränken oder bestimmte Bereiche auszusparen.

    Gestaltung der Zeichen

    Oft wird vereinbart, dass ein Zeichen nur in einer bestimmten Form, Farbe oder mit einem Zusatz verwendet wird, etwa nur in Kombination mit einem Logo oder einem unterscheidenden Wortbestandteil.

    Territoriale Abgrenzung

    Die Parteien können Gebiete aufteilen. Hier ist Vorsicht geboten: Gebietsabsprachen innerhalb der EU können kartellrechtlich problematisch sein. Darauf haben wir bereits im Beitrag zu Abgrenzungsvereinbarungen und Kartellrecht hingewiesen.

    Anmeldungen und Register

    Regeln Sie, ob und wofür künftige Markenanmeldungen erlaubt sind, ob Widersprüche zurückgenommen werden und ob sich die Parteien gegenseitig bei der Eintragung unterstützen (etwa durch Zustimmungserklärungen gegenüber Ämtern).

    Online-Auftritt

    Domains, Social-Media-Handles, Keyword-Werbung und Marktplatz-Shops sollten ausdrücklich geregelt werden. Hier entstehen in der Praxis die meisten Streitigkeiten.

    Laufzeit, Rechtsnachfolge und Kündigung

    Gilt die Vereinbarung unbefristet? Bindet sie auch Erwerber der Marke oder des Unternehmens? Unter welchen Voraussetzungen kann sie gekündigt werden? Fehlen solche Regeln, drohen Unsicherheiten bei Unternehmensverkäufen.

    Konfliktlösung

    Ein abgestuftes Verfahren (erst Gespräche, dann Mediation, dann Gericht) kann helfen, künftige Meinungsverschiedenheiten zu entschärfen. Eine Vertragsstrafe für Verstöße ist ebenfalls üblich.

    Vorteile gegenüber einem Verfahren

    • Beide Marken bleiben bestehen und können weiter genutzt werden.
    • Die Kosten sind in der Regel deutlich geringer als bei einem Rechtsstreit.
    • Die Lösung ist passgenau, statt nur „ja oder nein“.
    • Die Geschäftsbeziehung bleibt oft intakt.

    Grenzen

    Eine Vereinbarung bindet nur die Parteien. Sie hindert Dritte nicht daran, gegen eine der Marken vorzugehen. Außerdem können Markenämter in bestimmten Verfahren trotz Zustimmung des älteren Inhabers eine Marke zurückweisen, wenn absolute Schutzhindernisse vorliegen.

    Eine Abgrenzungsvereinbarung verhandeln und formulieren wir für Sie, damit der Konflikt dauerhaft beigelegt ist. Nehmen Sie Kontakt auf oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • Jemand hat Ihre Marke angemeldet? So wehren Sie sich

    Der Fall kommt häufiger vor, als man denkt: Sie nutzen Ihren Namen seit Jahren, haben ihn aber nie als Marke angemeldet, und plötzlich taucht im Register eine Marke auf, die genau Ihrem Namen entspricht. Angemeldet von einem früheren Geschäftspartner, einem Wettbewerber oder einem Unbekannten, der Marken offenbar nur anmeldet, um sie später zu verkaufen. Dagegen gibt es mehrere Wege.

    Schritt 1: Ruhe bewahren und Fakten sammeln

    Klären Sie zunächst:

    • Wer ist der Anmelder, und welche Waren und Dienstleistungen umfasst die Marke?
    • Ist die Marke schon eingetragen oder erst angemeldet? Wann wurde sie veröffentlicht?
    • Seit wann und in welchem Umfang nutzen Sie Ihr Zeichen, und wie können Sie das belegen?
    • Gibt es eine Vorgeschichte, etwa einen Vertriebsvertrag, eine Kooperation oder gescheiterte Verhandlungen?

    Diese Informationen bestimmen, welcher Weg der richtige ist.

    Weg 1: Widerspruch aus eigenen älteren Rechten

    Haben Sie ältere Rechte (etwa ein Unternehmenskennzeichen, einen Werktitel oder eine eigene Marke im Ausland mit Wirkung für Deutschland), kann ein Widerspruch der schnellste und günstigste Weg sein. Seit 2019 lassen sich Widersprüche beim DPMA auch auf geschäftliche Bezeichnungen stützen. Beachten Sie die Frist von drei Monaten ab Veröffentlichung. Den Ablauf erklärt unser Beitrag zum Widerspruchsverfahren.

    Weg 2: Nichtigkeit wegen Bösgläubigkeit

    Eine Marke kann für nichtig erklärt werden, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Typische Konstellationen sind:

    • Sperrmarken: Die Marke wurde angemeldet, um einen bekannten Vorbenutzer zu behindern oder ihm den Namen „abzukaufen“.
    • Spekulationsmarken: Der Anmelder hat keine eigene Benutzungsabsicht und will die Marke nur verwerten.
    • Ehemalige Partner: Ein Vertriebspartner oder Agent meldet die Marke seines Lieferanten ohne dessen Zustimmung auf sich an.

    Die Bösgläubigkeit ist anhand aller Umstände zu beurteilen. Was die Rechtsprechung hierzu sagt, haben wir in den Beiträgen zu Sky/SkyKick und „Monopoly“ erläutert. Der Antrag kann beim DPMA bzw. EUIPO gestellt werden, ohne an die Widerspruchsfrist gebunden zu sein.

    Weg 3: Nichtigkeit wegen älterer Rechte

    Auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist können Sie die Marke aus älteren Rechten angreifen. Seit dem 1. Mai 2020 ist das auch im Amtsverfahren beim DPMA möglich, wie wir im Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben haben. Achten Sie auf die Verwirkung: Wer eine eingetragene jüngere Marke fünf Jahre lang in Kenntnis ihrer Benutzung duldet, verliert unter Umständen seine Rechte (siehe BGH „HEITEC“).

    Weg 4: Verhandlung und Abkauf

    Manchmal ist eine Einigung der pragmatischste Weg, etwa wenn das Verfahren lange dauern würde oder die Beweislage schwierig ist. Ein Abkauf sollte aber gut überlegt sein: Er kann Nachahmer ermutigen. Ein strategisch eingeleitetes Verfahren stärkt oft die Verhandlungsposition.

    Und wenn der Anmelder Sie abmahnt?

    Nutzt ein Markengrabber seine neue Marke, um Sie abzumahnen, sollten Sie nicht vorschnell nachgeben. Ältere Rechte, Bösgläubigkeit und gegebenenfalls Rechtsmissbrauch können der Abmahnung entgegenstehen. Wie Sie reagieren, zeigt unser Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung.

    Vorbeugen ist besser

    • Melden Sie Ihre wichtigsten Kennzeichen frühzeitig als Marke an, auch in Ländern, in denen Sie produzieren oder Partner haben.
    • Regeln Sie in Vertriebs- und Kooperationsverträgen, dass Partner keine Ihrer Zeichen anmelden dürfen.
    • Richten Sie eine Markenüberwachung ein, um fremde Anmeldungen rechtzeitig zu entdecken.

    Hat ein Dritter Ihren Namen angemeldet, prüfen wir Ihre Rechte und leiten die nötigen Schritte ein, bevor Fristen ablaufen. Melden Sie sich über das Kontaktformular oder buchen Sie kurzfristig einen Termin.

  • BGH „Silver Horse“: Nichtbenutzungseinrede muss eindeutig sein

    Im Widerspruchsverfahren ist die Einrede der Nichtbenutzung eine der wirksamsten Verteidigungen. Wird die ältere Marke seit Jahren nicht benutzt, kann der Widerspruch schon daran scheitern. Doch die Einrede muss richtig erhoben werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 1. Juni 2023 (Az. I ZB 65/22 – „Silver Horse/Power Horse“) klargestellt, dass hier keine Ungenauigkeiten verziehen werden.

    Die Einrede der Nichtbenutzung kurz erklärt

    Stützt sich ein Widerspruch auf eine Marke, die bereits länger als fünf Jahre eingetragen ist, kann der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreiten. Dann muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung glaubhaft machen. Gelingt ihm das nicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen. Die Grundlagen haben wir in den Beiträgen zum Widerspruch gegen eine Marke und zur Benutzungsschonfrist erläutert.

    Der Fall

    In einem Widerspruchsverfahren zwischen den Zeichen „Silver Horse“ und „Power Horse“ hatte das Bundespatentgericht (Beschluss vom 26. Juli 2022, 26 W (pat) 38/17) über die Verwechslungsgefahr entschieden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke meinte im Nachgang, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ihre Ausführungen zur Marktpräsenz der Widerspruchsmarke seien als Nichtbenutzungseinrede zu verstehen. Das Bundespatentgericht sah das anders. Die Markeninhaberin wandte sich mit einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde an den BGH.

    Die Entscheidung des BGH

    Einrede muss eindeutig erhoben werden

    Der BGH stellte klar: Das Bestreiten der Benutzung muss unmissverständlich erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Marke im Markt, die in einem anderen Zusammenhang gemacht werden (etwa zur Ähnlichkeit der Waren, zur Kennzeichnungskraft oder zu anderen Faktoren der Verwechslungsgefahr), sind in der Regel nicht als Nichtbenutzungseinrede zu verstehen.

    Keine Hinweispflicht des Gerichts

    Das Gericht muss eine Partei auch nicht darauf hinweisen, dass sie die Einrede erheben könnte. Ein solcher Hinweis würde die Neutralität des Gerichts und den Grundsatz verletzen, dass die Parteien selbst bestimmen, was sie vortragen.

    Grenzen der Rechtsbeschwerde

    Außerdem bestätigte der BGH, dass die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht, selbst wenn sie fehlerhaft sein sollte, keinen Begründungsmangel darstellt, der mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gerügt werden kann. Die Rechtsbeschwerde blieb ohne Erfolg.

    Lehren für das Widerspruchsverfahren

    Für Inhaber angegriffener Marken

    • Ausdrücklich formulieren: Erheben Sie die Einrede klar und gesondert, etwa mit dem Satz: „Die Benutzung der Widerspruchsmarke wird bestritten.“
    • Frühzeitig prüfen: Klären Sie zu Beginn des Verfahrens, ob die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre geschützt ist und ob Anhaltspunkte für eine fehlende Benutzung bestehen.
    • Nicht auf das Gericht verlassen: Weder das DPMA noch das Bundespatentgericht werden Sie auf die Möglichkeit der Einrede hinweisen.

    Für Widersprechende

    • Bereiten Sie Benutzungsnachweise vor, bevor Sie Widerspruch einlegen: Rechnungen, Kataloge, Umsatzzahlen und Werbematerialien.
    • Rechnen Sie damit, dass die Gegenseite die Einrede erhebt, und prüfen Sie Ihre Benutzungslage für alle relevanten Waren und Dienstleistungen.

    Im Widerspruchsverfahren vertreten wir Sie vor dem DPMA, dem EUIPO und dem Bundespatentgericht, als Widersprechende wie als Anmelder. Sprechen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin.

  • BGH zu „Black Friday“: Marke für Werbedienstleistungen gelöscht

    Kaum eine deutsche Marke wurde in den vergangenen Jahren so kontrovers diskutiert wie die Wortmarke „Black Friday“. Viele Händler wurden abgemahnt, weil sie mit dem Begriff für Rabattaktionen geworben hatten. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit Beschluss vom 27. Mai 2021 (Az. I ZB 21/20), veröffentlicht im Juli 2021, einen wichtigen Schlusspunkt im Löschungsverfahren gesetzt.

    Die Vorgeschichte

    Die Marke „Black Friday“ war im Jahr 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und eingetragen worden, für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen. Später ging sie auf eine Gesellschaft mit Sitz in Hongkong über. Gegen die Marke wurden Löschungsanträge gestellt.

    • Das DPMA löschte die Marke 2018 zunächst vollständig, weil ihr die Unterscheidungskraft fehle.
    • Das Bundespatentgericht (Beschluss vom 28. Februar 2020, 30 W (pat) 26/18) sah das differenzierter: Eine vollständige Löschung sei nicht gerechtfertigt. Für bestimmte Bereiche bestehe aber ein Freihaltebedürfnis, nämlich für Einzelhandelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren sowie für Werbedienstleistungen.

    Gegen diese Teillöschung wandte sich die Markeninhaberin mit der Rechtsbeschwerde zum BGH.

    Die Entscheidung des BGH

    Der BGH wies die Rechtsbeschwerde zurück. Damit bleibt die Marke für den Einzelhandel mit Elektro- und Elektronikwaren und für zahlreiche Werbedienstleistungen gelöscht. Die Begründung knüpft an die Lage zum Zeitpunkt der Anmeldung an:

    • Im Jahr 2013 war „Black Friday“ in Deutschland zwar noch nicht allgemein als Bezeichnung für einen Rabatttag bekannt.
    • Es war aber bereits absehbar, dass der Begriff künftig beschreibend für Rabattaktionen verwendet würde. Einzelne Händler im Elektronikbereich hatten bereits entsprechende Aktionen durchgeführt, und ein Internetportal bündelte schon seit 2012 solche Rabattangebote.
    • Eine Rabattaktion ist Teil einer Einzelhandelsdienstleistung. Ein Begriff, der eine solche Aktion bezeichnet, kann für diese Dienstleistung nicht als Herkunftshinweis dienen und ist deshalb freizuhalten. Gleiches gilt für die Werbung für solche Aktionen.

    Für die übrigen Waren und Dienstleistungen blieb es bei der Entscheidung des Bundespatentgerichts. Unabhängig davon hat das Landgericht Berlin die Marke mit Urteil vom 15. April 2021 (52 O 320/19) für die dort angegriffenen Waren und Dienstleistungen wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

    Folgen für beschreibende Marken

    Für Händler

    Wer im Bereich Elektronik mit „Black Friday“ wirbt, kann sich auf die Löschung für diese Dienstleistungen berufen. Für andere Branchen ist die Lage weniger eindeutig, solange das Verfallsverfahren nicht abgeschlossen ist. Wer eine Abmahnung erhält, sollte sie deshalb sorgfältig prüfen lassen. Die wichtigsten Schritte haben wir im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung zusammengefasst.

    Für Markenanmelder

    Die Entscheidung zeigt: Es kommt nicht nur darauf an, ob ein Begriff am Anmeldetag beschreibend ist, sondern auch darauf, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist. Trendbegriffe, Aktionsnamen und Anglizismen, die gerade erst in Mode kommen, sind deshalb riskante Marken, selbst wenn sie zunächst eingetragen werden.

    Für Inhaber großer Verzeichnisse

    Die Black-Friday-Marke war für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen. Gerade das macht Marken angreifbar, sei es wegen eines Freihaltebedürfnisses für einzelne Bereiche oder wegen Nichtbenutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist.

    Ob Ihr Wunschname als Marke eingetragen werden kann und sich dauerhaft verteidigen lässt, beurteilen wir vor der Anmeldung. Löschungsverfahren führen wir für beide Seiten. Ihr Weg zu uns: das Kontaktformular oder ein Termin nach Wahl.

  • Markenüberwachung: So erkennen Sie Kollisionen rechtzeitig

    Mit der Eintragung Ihrer Marke ist die Arbeit nicht getan. Viele Markeninhaber gehen davon aus, dass das Markenamt künftig verhindert, dass jemand eine ähnliche Marke anmeldet. Das ist nicht der Fall: Das DPMA und das EUIPO tragen auch Marken ein, die mit älteren Marken verwechselbar sind, wenn der ältere Inhaber nicht widerspricht. Wer seine Marke wirksam schützen will, muss deshalb selbst aufpassen. Genau hier setzt die Markenüberwachung an.

    Warum Überwachung so wichtig ist

    Gegen neu eingetragene deutsche Marken kann innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch eingelegt werden, gegen Unionsmarkenanmeldungen innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung. Der Widerspruch ist vergleichsweise günstig und risikoarm. Wie er abläuft, erklärt unser Beitrag zum Widerspruch gegen eine Marke.

    Wer die Frist verpasst, hat zwar weiterhin Möglichkeiten, etwa einen Nichtigkeitsantrag beim DPMA oder eine Klage. Diese Verfahren sind aber in der Regel aufwendiger. Außerdem gilt: Je länger eine verwechselbare Marke unbehelligt benutzt wird, desto schwieriger und teurer wird es, sie wieder aus dem Markt zu drängen. Unter Umständen droht sogar der Verlust eigener Ansprüche, wenn eine jüngere Marke über Jahre wissentlich geduldet wird.

    Was wird bei einer Markenüberwachung geprüft?

    Eine professionelle Überwachung durchsucht regelmäßig die Veröffentlichungen der Markenämter nach Anmeldungen und Eintragungen, die Ihrer Marke ähnlich sind. Dabei werden typischerweise berücksichtigt:

    • Identische und ähnliche Zeichen: nach Klang, Schriftbild und Bedeutung, einschließlich Abwandlungen, Wortbestandteilen und Übersetzungen,
    • relevante Klassen: die Klassen Ihrer Marke und benachbarte Bereiche mit ähnlichen Waren und Dienstleistungen,
    • relevante Register: je nach Bedarf das deutsche Register, das Unionsmarkenregister, internationale Registrierungen mit Wirkung für Deutschland oder die EU und gegebenenfalls weitere Länder.

    Die Treffer werden anschließend bewertet: Besteht ernsthaft Verwechslungsgefahr? Lohnt sich ein Widerspruch? Oder genügt ein Schreiben an den Anmelder?

    Überwachung über die Register hinaus

    Viele Konflikte entstehen gar nicht durch Markenanmeldungen, sondern durch Benutzung im Markt. Sinnvoll kann deshalb auch eine Beobachtung von

    • Handelsregistereintragungen mit ähnlichen Firmennamen,
    • neu registrierten Domains,
    • Angeboten auf Online-Marktplätzen,
    • Profilnamen und Werbeanzeigen in sozialen Netzwerken

    sein. Was Sie tun können, wenn Sie Ihre Marke in fremden Marktplatzangeboten entdecken, haben wir im Beitrag zum Urteil Coty/Amazon erläutert.

    Selbst überwachen oder überwachen lassen?

    Grundsätzlich können Sie die kostenlosen Datenbanken der Ämter selbst regelmäßig durchsuchen. Für eine Identitätssuche ist das ein guter Anfang. Ähnliche Zeichen lassen sich damit aber nur schwer zuverlässig finden, und vor allem die Bewertung der Treffer erfordert Erfahrung. Professionelle Überwachungsdienste arbeiten mit spezialisierten Suchalgorithmen und liefern regelmäßige Berichte, die anschließend fachlich ausgewertet werden. Wie sich eine solche Suche von einer einmaligen Recherche unterscheidet, zeigt unser Beitrag zur Markenrecherche: Die Überwachung ist gewissermaßen deren Fortsetzung in die Zukunft.

    Wie reagieren Sie auf einen Treffer?

    1. Frist sichern: Notieren Sie sofort das Ende der Widerspruchsfrist.
    2. Gefahr bewerten: Nicht jede Ähnlichkeit rechtfertigt ein Verfahren. Maßgeblich sind vor allem die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft Ihrer Marke.
    3. Benutzungslage prüfen: Ist Ihre Marke älter als fünf Jahre, sollten Sie die Benutzung belegen können.
    4. Strategie wählen: Widerspruch, Kontaktaufnahme mit dem Anmelder oder eine Abgrenzungsvereinbarung.

    Eine Überwachung richten wir passend zu Ihrem Portfolio ein, bewerten die Treffer und übernehmen bei Bedarf Widerspruch und Korrespondenz. Sprechen Sie uns über das Kontaktformular an oder buchen Sie ein Gespräch.

  • EuGH „Testarossa“: Rechtserhaltende Benutzung durch Ersatzteile

    Wie lange bleibt eine Marke erhalten, wenn das Produkt, für das sie steht, längst nicht mehr hergestellt wird? Das betrifft nicht nur Sportwagenhersteller, sondern viele Unternehmen mit klassischen Produktlinien. Mit Urteil vom 22. Oktober 2020 (verbundene Rechtssachen C-720/18 und C-721/18 – Ferrari) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wichtige Leitlinien zur rechtserhaltenden Benutzung gegeben.

    Der Fall

    Ferrari ist Inhaberin der Marke „Testarossa“, unter anderem für Kraftfahrzeuge und deren Teile. Das gleichnamige Modell wurde bis in die 1990er-Jahre gebaut. Ein Dritter beantragte vor deutschen Gerichten die Löschung der Marke wegen Verfalls, weil Ferrari sie in den letzten fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt habe. Ferrari verwies unter anderem auf den Verkauf von Ersatzteilen, Gebrauchtwagen und Serviceleistungen für die Fahrzeuge. Das Landgericht Düsseldorf legte dem EuGH mehrere Fragen vor.

    Die Kernaussagen des EuGH

    Ersatzteile können die Marke für das Gesamtprodukt erhalten

    Ist eine Marke für bestimmte Waren und deren Ersatzteile eingetragen, kann die Benutzung für Ersatzteile, die integraler Bestandteil dieser Waren sind und unter derselben Marke verkauft werden, als ernsthafte Benutzung gelten, und zwar nicht nur für die Teile, sondern auch für die Waren selbst.

    Gebrauchtwaren: Es kommt auf die Rolle des Inhabers an

    Der bloße Weiterverkauf gebrauchter Waren durch Dritte ist keine Benutzung durch den Markeninhaber. Verkauft aber der Inhaber selbst gebrauchte Waren unter seiner Marke und garantiert damit ihre Herkunft, kann darin eine ernsthafte Benutzung liegen.

    Dienstleistungen rund um verkaufte Waren

    Auch Dienstleistungen, die sich auf früher verkaufte Waren beziehen, etwa Wartung oder Reparatur, können eine Benutzung für diese Waren begründen, wenn sie unter der Marke erbracht werden.

    Kleine Mengen und hochpreisige Segmente

    Der EuGH betonte zudem, dass eine Benutzung nicht schon deshalb symbolisch ist, weil die Verkaufsmengen gering sind. Und: Wird eine Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren benutzt, hier hochpreisige Sportwagen, führt das nicht automatisch dazu, dass sie nur für diese Untergruppe erhalten bleibt. Eine eigenständige Untergruppe liegt nur vor, wenn der Verkehr sie als solche wahrnimmt.

    Beweislast beim Markeninhaber

    Schließlich stellte der Gerichtshof klar, dass der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung nachweisen muss. Er ist am besten in der Lage, entsprechende Belege vorzulegen.

    Bedeutung für die Praxis

    Das Urteil stärkt Inhaber von „Klassiker-Marken“, etwa für Fahrzeuge, Maschinen, Möbel oder Kultprodukte, die nicht mehr in Serie gefertigt werden. Solange der Inhaber den Markt weiterhin unter der Marke mit Teilen, Services oder zertifizierten Gebrauchtwaren bedient, kann die Marke erhalten bleiben.

    Gleichzeitig zeigt der Fall, wie wichtig eine saubere Dokumentation ist. Wer sich auf Ersatzteile oder Services beruft, muss belegen können, dass diese tatsächlich unter der Marke angeboten wurden. Welche Nachweise sich dafür eignen, haben wir im Beitrag zur Benutzungsschonfrist zusammengestellt.

    Checkliste für Markeninhaber

    • Prüfen Sie, ob Ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch Teile, Zubehör und Services umfasst.
    • Kennzeichnen Sie Ersatzteile und Serviceleistungen konsequent mit der Marke.
    • Dokumentieren Sie Umsätze, Kundenkontakte und Werbung auch für Nischen- und Nachmarktgeschäft.
    • Rechnen Sie bei ausgelaufenen Produktlinien damit, dass Wettbewerber die Marke angreifen, seit dem 1. Mai 2020 auch kostengünstiger beim DPMA, wie wir im Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beschrieben haben.

    Reicht Ihre Benutzung aus, um die Marke zu erhalten? Wir prüfen das, verteidigen Sie gegen Verfallsanträge und greifen unbenutzte Marken Dritter an. Erreichbar sind wir über das Kontaktformular und über die Online-Terminbuchung.

  • Benutzungsschonfrist: Ab wann Sie Ihre Marke benutzen müssen

    Eine eingetragene Marke ist ein wertvolles Recht, aber kein Recht, das man unbegrenzt „auf Vorrat“ halten kann. Das Markenrecht verlangt, dass eine Marke nach einer gewissen Zeit auch tatsächlich benutzt wird. Diese Zeit nennt man Benutzungsschonfrist. Wer sie nicht kennt, riskiert, dass die eigene Marke im Ernstfall nicht durchsetzbar ist oder sogar gelöscht wird.

    Was ist die Benutzungsschonfrist?

    Nach der Eintragung gewährt das Gesetz eine Schonfrist von fünf Jahren. Während dieser Zeit kann die Marke ihre Rechte entfalten, auch wenn sie noch nicht benutzt wird. Das gibt Unternehmen Zeit, Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Nach Ablauf der fünf Jahre muss die Marke dagegen ernsthaft benutzt werden, und zwar für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist.

    Wann beginnt die Frist?

    Bei deutschen Marken beginnt die Frist nicht schon mit der Anmeldung oder Eintragung. Seit der Reform des Markengesetzes im Januar 2019 kommt es auf den Tag an, ab dem gegen die Marke kein Widerspruch mehr möglich ist. Wurde Widerspruch eingelegt, beginnt die Frist mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Wann genau eine deutsche Marke eingetragen wird und welche Fristen danach laufen, erläutern wir in unserem Beitrag zur Widerspruchsfrist.

    Bei Unionsmarken beginnt die fünfjährige Frist mit der Eintragung, da das Widerspruchsverfahren dort vor der Eintragung stattfindet.

    Was passiert bei Nichtbenutzung?

    Ist die Schonfrist abgelaufen und wurde die Marke nicht ernsthaft benutzt, drohen drei Folgen:

    • Verfall: Jeder Dritte kann die Löschung der Marke wegen Verfalls beantragen. Seit dem 1. Mai 2020 entscheidet darüber auch im streitigen Fall das DPMA (mehr dazu in unserem Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren).
    • Einrede im Widerspruchsverfahren: Stützen Sie einen Widerspruch auf eine Marke, die länger als fünf Jahre geschützt ist, kann der Gegner die Benutzung bestreiten. Können Sie sie nicht belegen, scheitert der Widerspruch.
    • Keine Ansprüche im Verletzungsprozess: Auch Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche lassen sich aus einer unbenutzten Marke nicht durchsetzen, wenn der Gegner die Nichtbenutzung einwendet.

    Wurde die Benutzung erst nach Ablauf der Frist aufgenommen, kann das die Marke grundsätzlich wieder „heilen“. Eine Aufnahme der Benutzung kurz vor einem angekündigten Löschungsantrag kann aber unter Umständen unberücksichtigt bleiben.

    Was ist eine „ernsthafte“ Benutzung?

    Ernsthaft ist eine Benutzung, wenn sie der Erhaltung oder Schaffung eines Absatzmarktes für die Waren oder Dienstleistungen dient. Eine reine Scheinbenutzung, nur um die Marke zu erhalten, genügt nicht. Wichtige Kriterien sind:

    • Markenmäßige Benutzung: Die Marke muss als Herkunftshinweis verwendet werden, auf der Ware, der Verpackung, in Angeboten oder in der Werbung.
    • Umfang: Es gibt keine feste Mindestmenge. Entscheidend sind die Umstände, etwa Art der Ware und Größe des Marktes.
    • Ort: Eine deutsche Marke muss in Deutschland benutzt werden; bei Unionsmarken kommt es auf die Benutzung in der EU an.
    • Form: Eine Benutzung in leicht abgewandelter Form kann ausreichen, wenn der kennzeichnende Charakter nicht verändert wird. Wo hier die Grenzen liegen, zeigt unser Beitrag zur rechtserhaltenden Benutzung in abweichender Form.
    • Durch Dritte: Auch die Benutzung durch einen Lizenznehmer mit Zustimmung des Inhabers zählt.

    Benutzung belegen

    Im Streitfall müssen Sie die Benutzung beweisen. Sammeln Sie deshalb laufend:

    • Rechnungen und Lieferscheine, auf denen die Marke erkennbar ist,
    • Fotos von Produkten und Verpackungen mit Datum,
    • Kataloge, Preislisten, Werbematerialien und Messeauftritte,
    • Screenshots Ihrer Website und Ihres Onlineshops mit Datum,
    • Umsatzzahlen pro Marke und Jahr.

    Prüfen Sie zudem regelmäßig, ob Ihre Marke noch zu Ihrem tatsächlichen Angebot passt. Wird sie für einzelne eingetragene Waren dauerhaft nicht benutzt, kann eine Neuanmeldung für das aktuelle Sortiment sinnvoll sein.

    Ob Ihre bisherige Benutzung ausreicht oder ob sich der Angriff auf eine unbenutzte fremde Marke lohnt, sehen wir uns gern mit Ihnen an. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Widerspruch gegen eine Marke: Frist, Ablauf und Strategie

    Wird eine neue Marke eingetragen, die Ihrer eigenen zum Verwechseln ähnlich ist, ist der Widerspruch das wichtigste und zugleich kostengünstigste Instrument, um sich dagegen zu wehren. Er ist allerdings an eine kurze Frist gebunden. Wer sie verpasst, verliert zwar nicht alle Möglichkeiten, muss aber auf aufwendigere Verfahren ausweichen.

    Die Widerspruchsfrist: drei Monate

    Für deutsche Marken gilt: Der Widerspruch muss innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingehen. In Deutschland wird also erst eingetragen und danach widersprochen.

    Bei der Unionsmarke ist es umgekehrt: Hier beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist mit der Veröffentlichung der Anmeldung. Die Marke wird erst eingetragen, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde oder die Widersprüche erfolglos geblieben sind.

    Die Frist ist nicht verlängerbar. Wer seine Rechte schützen will, sollte die Veröffentlichungen deshalb laufend beobachten, am besten mit einer professionellen Markenüberwachung.

    Worauf kann ein Widerspruch gestützt werden?

    Seit der Reform durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz zum 14. Januar 2019 kann ein Widerspruch beim DPMA nicht nur auf ältere eingetragene Marken gestützt werden. Möglich sind unter anderem auch:

    • ältere angemeldete oder eingetragene deutsche Marken, Unionsmarken und international registrierte Marken mit Schutz für Deutschland,
    • notorisch bekannte Marken,
    • ältere geschäftliche Bezeichnungen, also Unternehmenskennzeichen und Werktitel,
    • geschützte geografische Herkunftsangaben.

    Außerdem lässt sich ein Widerspruch inzwischen auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers stützen. Hintergründe zu Unternehmenskennzeichen und Werktiteln finden Sie im Beitrag zu geschäftlichen Bezeichnungen.

    Wann hat der Widerspruch Erfolg?

    In den meisten Fällen geht es um die Verwechslungsgefahr. Das Amt prüft die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig: Je ähnlicher die Waren, desto eher reicht eine geringere Zeichenähnlichkeit, und umgekehrt. Wie diese Prüfung im Vorfeld einer Anmeldung aussieht, erklären wir im Beitrag zur Markenrecherche.

    Der Ablauf beim DPMA

    1. Einlegung: Der Widerspruch wird schriftlich oder elektronisch eingelegt; innerhalb der Frist muss auch die Widerspruchsgebühr gezahlt werden. Eine Begründung kann nachgereicht werden.
    2. Stellungnahmen: Der Inhaber der angegriffenen Marke erhält Gelegenheit zur Stellungnahme. Häufig erhebt er die Einrede der Nichtbenutzung: dann muss der Widersprechende belegen, dass er seine ältere Marke ernsthaft benutzt hat, sofern sie bereits länger als fünf Jahre geschützt ist.
    3. Cooling-off: Auf gemeinsamen Antrag beider Seiten kann eine Phase für Vergleichsverhandlungen eingeräumt werden. Viele Widersprüche enden mit einer Abgrenzungsvereinbarung.
    4. Entscheidung: Das DPMA entscheidet durch Beschluss. Ist der Widerspruch erfolgreich, wird die jüngere Marke ganz oder teilweise gelöscht. Gegen den Beschluss sind Rechtsmittel möglich, letztlich bis zum Bundespatentgericht.

    Kosten: Im Widerspruchsverfahren trägt grundsätzlich jede Seite ihre eigenen Kosten. Das macht es zum vergleichsweise risikoarmen Werkzeug.

    Strategische Tipps

    • Erst sprechen, dann widersprechen? Ein kurzes Schreiben an den Anmelder kann sinnvoll sein, aber nur, wenn die Frist sicher gewahrt bleibt. Im Zweifel erst fristwahrend Widerspruch einlegen.
    • Benutzungsnachweise vorbereiten: Rechnungen, Kataloge, Screenshots und Umsatzzahlen sollten Sie griffbereit haben.
    • Teilwiderspruch erwägen: Oft genügt es, den Widerspruch auf die kollidierenden Waren und Dienstleistungen zu beschränken.
    • Frist verpasst? Dann kommt seit dem 1. Mai 2020 ein Nichtigkeitsantrag beim DPMA in Betracht. Mehr dazu in unserem Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren.

    Wir prüfen die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs und vertreten Sie vor dem DPMA und dem EUIPO, auf Angreifer- wie auf Verteidigerseite. Wegen der Dreimonatsfrist sollten Sie sich frühzeitig über das Kontaktformular melden oder gleich einen Termin buchen.

  • Neu ab 1. Mai 2020: Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA

    Mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) ist das deutsche Markenrecht bereits zum 14. Januar 2019 in vielen Punkten neu gefasst worden. Einige Änderungen traten aber erst später in Kraft, darunter eine, die für die Praxis besonders wichtig ist: Seit dem 1. Mai 2020 können Markeninhaber und Wettbewerber vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) deutlich mehr erreichen als bisher. Das Amt entscheidet nun auch über die Nichtigkeit einer Marke wegen älterer Rechte und über streitige Verfallsanträge.

    Wie war es bisher?

    Wer eine eingetragene Marke beseitigen wollte, hatte bislang zwei Wege, je nach Grund:

    • Ältere Rechte: Außer im fristgebundenen Widerspruchsverfahren konnten ältere Rechte nur vor den Zivilgerichten im Wege der Löschungsklage geltend gemacht werden. War die Widerspruchsfrist verstrichen, blieb also nur der Weg zum Landgericht.
    • Verfall, etwa wegen Nichtbenutzung: Ein Löschungsantrag beim DPMA war zwar möglich. Widersprach der Markeninhaber aber der Löschung, musste der Antragsteller ebenfalls Klage vor den Zivilgerichten erheben.

    Beides war für viele kleine und mittlere Unternehmen mit erheblichen Kosten- und Prozessrisiken verbunden.

    Was gilt seit dem 1. Mai 2020?

    Nichtigkeit wegen älterer Rechte

    Nun kann ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte auch beim DPMA gestellt werden. Damit lässt sich eine jüngere Marke angreifen, wenn ihr etwa eine ältere Marke, ein Unternehmenskennzeichen oder ein anderes älteres Recht entgegensteht, und zwar auch dann, wenn die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist. Ein vorangegangenes Widerspruchsverfahren schließt einen solchen Antrag aus demselben älteren Recht nicht aus.

    Verfall im Amtsverfahren

    Auch der Verfall, vor allem wegen fehlender ernsthafter Benutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist, kann nun vollständig vor dem DPMA geklärt werden. Widerspricht der Inhaber dem Antrag, entscheidet das Amt in der Sache, statt den Antragsteller auf den Klageweg zu verweisen. Was die Benutzungsschonfrist bedeutet, erläutern wir in einem eigenen Beitrag.

    So läuft das neue Verfahren ab

    Das Verfahren ist zweistufig aufgebaut:

    1. Zustellung und Widerspruch: Das DPMA stellt den Antrag dem Markeninhaber zu. Dieser kann dem Antrag innerhalb einer gesetzlichen Frist widersprechen. Tut er das nicht, wird die Marke ohne inhaltliche Prüfung gelöscht. Markeninhaber sollten Post vom DPMA daher niemals liegen lassen.
    2. Sachprüfung: Widerspricht der Inhaber, wird das Verfahren fortgesetzt und die Markenabteilung des DPMA entscheidet in der Sache. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zum Bundespatentgericht möglich.

    In beiden Verfahren kann der Inhaber der angegriffenen Marke, wie im Widerspruchsverfahren, unter Umständen die Einrede der Nichtbenutzung gegenüber einer älteren Marke erheben. Auch das will strategisch gut überlegt sein.

    Amt oder Gericht?

    Der Weg über die Zivilgerichte bleibt weiterhin offen. Das Gesetz verhindert aber, dass dieselbe Streitigkeit parallel vor Amt und Gericht geführt wird. Für die Wahl des Weges spielen vor allem diese Punkte eine Rolle:

    • Kosten: Im Amtsverfahren trägt grundsätzlich jede Partei ihre eigenen Kosten, sofern nicht aus Billigkeitsgründen etwas anderes angeordnet wird. Das Kostenrisiko ist damit meist überschaubarer als im Zivilprozess.
    • Verbindung mit weiteren Ansprüchen: Wer neben der Löschung auch Unterlassung oder Schadensersatz verlangt, ist vor den Zivilgerichten oft besser aufgehoben, weil dort alles in einem Verfahren geklärt werden kann.
    • Dauer: Wie schnell das DPMA die neuen Verfahren bearbeiten wird, muss die Praxis zeigen.

    Wie Löschungs- und Verletzungsverfahren zusammenhängen können, zeigt unser Beitrag zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens bei anhängigem Löschungsantrag.

    Was Markeninhaber jetzt tun sollten

    • Prüfen Sie, ob Ihre älteren Marken ernsthaft benutzt werden und ob Sie die Benutzung belegen können.
    • Überwachen Sie das Register auf jüngere Marken, die Ihren Rechten zu nahe kommen, nicht nur innerhalb der Widerspruchsfrist.
    • Reagieren Sie auf Zustellungen des DPMA sofort und fristgerecht.

    Mehr zum klassischen Widerspruch lesen Sie auch in unserem Beitrag zur Markenrecherche vor der Anmeldung, denn wer gründlich recherchiert, vermeidet viele dieser Konflikte von vornherein.

    Soll eine Marke gelöscht werden oder liegt Ihnen ein Löschungsantrag vor, vertreten wir Sie vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht. Die Unterlagen können Sie uns über das Kontaktformular senden oder in einem vereinbarten Termin mit uns besprechen.