BGH „Layher“: Schadensersatz bei Markenverletzung in der Werbung

Wer eine fremde Marke verletzt, muss nicht nur die Benutzung einstellen, sondern unter Umständen auch Schadensersatz zahlen. Wie hoch dieser ausfällt, ist in der Praxis oft der eigentliche Streitpunkt. Mit Urteil vom 22. September 2021 (Az. I ZR 20/21 – „Layher“) hat der Bundesgerichtshof (BGH) wichtige Aussagen zur Berechnung des Schadensersatzes nach der sogenannten Lizenzanalogie getroffen, und zwar für den Fall, dass die Marke nur in der Werbung verwendet wurde.

Drei Wege zum Schadensersatz

Im Markenrecht kann der Verletzte seinen Schaden auf drei Arten berechnen:

• Konkreter Schaden, zum Beispiel entgangener Gewinn; er ist in der Praxis oft schwer zu beweisen.
• Herausgabe des Verletzergewinns, also des Gewinns, den der Verletzer mit der Verletzung erzielt hat.
• Lizenzanalogie: Der Verletzer zahlt, was vernünftige Vertragspartner als Lizenzgebühr vereinbart hätten. Häufig wird dafür ein Prozentsatz des Umsatzes angesetzt.

Die Lizenzanalogie ist besonders beliebt, weil sie keine Kenntnis der Kalkulation des Gegners voraussetzt. Die Höhe der Lizenzgebühr ist allerdings regelmäßig umstritten.

Der Fall

Im zugrunde liegenden Verfahren hatte der Beklagte ein Zeichen in seiner Werbung so verwendet, dass darin eine Verletzung der Marke der Klägerin lag. Die Klägerin verlangte Schadensersatz nach der Lizenzanalogie, berechnet auf Grundlage der Umsätze des Beklagten. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte die angemessene Lizenzgebühr deutlich herabgesetzt, von rund 15 % auf 5 %, und dies unter anderem damit begründet, dass nur ein geringer Teil der Umsätze auf die Verletzung zurückzuführen sei.

Die Entscheidung des BGH

Umsatzlizenz auch bei reiner Werbenutzung zulässig

Der BGH stellte klar: Allein der Umstand, dass ein Zeichen nur in der Werbung verletzend verwendet wurde, schließt es nicht aus, den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie auf Basis des Umsatzes zu berechnen. Welche Berechnungsweise angemessen ist, entscheidet in erster Linie das Tatgericht im Rahmen seiner Schätzung nach § 287 ZPO.

Keine Kürzung wegen „teilweiser Ursächlichkeit“

Eine Herabsetzung der Lizenzgebühr kann nicht damit begründet werden, dass der Umsatz nur zum Teil auf der Verletzung beruhe. Vernünftige Lizenzvertragsparteien stellen bei einer Umsatzlizenz nicht darauf ab, welcher Anteil des Umsatzes gerade auf die Marke zurückgeht.

Aber: Geringere Intensität kann berücksichtigt werden

Zugleich ließ der BGH eine Tür offen: Dass sich die Verletzung auf die Werbung beschränkte, kann für eine geringere Intensität der Verletzung sprechen und damit einen niedrigeren Lizenzsatz rechtfertigen. Diese Frage muss das Oberlandesgericht nun erneut prüfen. Der BGH hob das Urteil insoweit auf und verwies die Sache zurück.

Konsequenzen für Verletzer und Verletzte

Für Markeninhaber

Das Urteil stärkt die Position von Markeninhabern. Auch wenn ein Wettbewerber die Marke „nur“ in Anzeigen, auf der Website oder in Prospekten verwendet, kann der Schadensersatz auf Basis seines Umsatzes berechnet werden. Der Einwand, die Kunden hätten ohnehin gekauft, verfängt bei der Lizenzanalogie nicht ohne Weiteres.

Für Unternehmen, die abgemahnt werden

Für die Gegenseite heißt das: Das finanzielle Risiko einer Markenverletzung ist auch bei scheinbar geringfügiger Werbenutzung nicht zu unterschätzen. Wer eine Abmahnung erhält, sollte neben der Unterlassung auch die Folgeansprüche im Blick haben (Hinweise dazu im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung). Ansatzpunkte für Verhandlungen bleiben die Intensität und Dauer der Verletzung.

Vorbeugen ist günstiger

Wer in Werbung, Keywords oder Social-Media-Kampagnen fremde Zeichen verwendet, sollte das vorab prüfen. Auch die eigene Namenswahl sollte durch eine Markenrecherche abgesichert sein.

Schadensersatzansprüche wegen Markenverletzung berechnen und verhandeln wir für Markeninhaber ebenso wie für Unternehmen, die in Anspruch genommen werden. Nehmen Sie Kontakt auf oder reservieren Sie einen Beratungstermin.