EuG zu „Monopoly“: Wiederholungsanmeldung kann bösgläubig sein

Manche Markeninhaber melden dieselbe Marke für dieselben Waren in regelmäßigen Abständen neu an. Der Gedanke dahinter: Mit jeder neuen Marke beginnt die fünfjährige Benutzungsschonfrist von vorn, und man muss im Streitfall keine Benutzung nachweisen. Dieser Praxis hat das Gericht der Europäischen Union (EuG) mit Urteil vom 21. April 2021 (Rs. T-663/19 – Hasbro/EUIPO, „MONOPOLY“) deutliche Grenzen gesetzt.

Der Sachverhalt

Der Spielehersteller Hasbro war Inhaber mehrerer älterer Unionsmarken „MONOPOLY“. Im Jahr 2010 meldete er erneut eine Unionsmarke „MONOPOLY“ an, unter anderem für Waren und Dienstleistungen, die bereits von den älteren Marken erfasst waren. Ein Dritter beantragte die Nichtigerklärung der neuen Marke wegen Bösgläubigkeit. Die Beschwerdekammer des EUIPO erklärte die Marke insoweit für nichtig, als sich ihre Waren und Dienstleistungen mit denen der älteren Marken deckten. Hasbro klagte dagegen vor dem EuG, ohne Erfolg.

Die Kernaussagen des Gerichts

Wiederholungsanmeldungen sind nicht per se verboten

Das EuG stellt zunächst klar: Es ist nicht grundsätzlich unzulässig, eine bereits eingetragene Marke erneut anzumelden. Ob eine Bösgläubigkeit vorliegt, ist anhand aller objektiven Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.

Umgehung des Benutzungszwangs ist bösgläubig

Wer aber eine Marke gezielt neu anmeldet, um die zeitlich begrenzte Benutzungsschonfrist zu verlängern und sich den Nachweis der Benutzung zu ersparen, handelt mit einer Absicht, die den Zielen des Markenrechts widerspricht. Im konkreten Fall hatte Hasbro selbst erklärt, die Neuanmeldung diene unter anderem dazu, den Verwaltungsaufwand für Benutzungsnachweise zu verringern. Zudem hatte Hasbro die neue Marke in Widerspruchsverfahren eingesetzt, ohne deren Benutzung belegen zu müssen.

Weitere Argumente unerheblich

Hasbros Einwände (etwa, dass die Benutzung jederzeit hätte nachgewiesen werden können oder dass kein Dritter geschädigt worden sei) ließ das Gericht nicht gelten. Für die Bösgläubigkeit kommt es auf die Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung an.

Nur teilweise Nichtigkeit

Die neue Marke wurde nur insoweit für nichtig erklärt, als sie sich mit den älteren Marken überschnitt. Soweit sie neue Waren und Dienstleistungen abdeckte, blieb sie bestehen.

Einordnung

Das Urteil knüpft an die Linie des EuGH zur Bösgläubigkeit an. Bereits im SkyKick-Urteil hatte der Gerichtshof betont, dass eine Anmeldung bösgläubig sein kann, wenn sie Zwecken dient, die nicht zu den Funktionen einer Marke gehören (Details in unserem Beitrag zu Sky/SkyKick). Die Monopoly-Entscheidung zeigt, wie das in der Praxis konkret aussehen kann.

Was Markeninhaber jetzt beachten sollten

• Benutzung statt Neuanmeldung: Der sicherste Weg, eine Marke durchsetzbar zu halten, bleibt ihre ernsthafte Benutzung und deren lückenlose Dokumentation. Wie das gelingt, zeigt unser Beitrag zur Benutzungsschonfrist.
• Neuanmeldungen begründen: Wer eine Marke neu anmeldet, sollte dafür nachvollziehbare Gründe haben, etwa ein modernisiertes Logo, neue Produktbereiche oder eine geänderte Unternehmensstrategie. Diese Gründe sollten intern dokumentiert werden.
• Interne Kommunikation beachten: Im Fall Hasbro wurden die eigenen Aussagen zum Zweck der Anmeldung zum Problem. Formulieren Sie Strategien so, dass sie den legitimen Markenzweck in den Vordergrund stellen.
• Angriffsmöglichkeit nutzen: Umgekehrt können Wettbewerber, die von „evergreening“-Marken blockiert werden, nun gezielter mit Nichtigkeitsanträgen vorgehen.

Halten Sie mehrere gleichlautende Anmeldungen oder behindert ein Wettbewerber Sie mit Wiederholungsmarken, prüfen wir Ihre Lage. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.