BGH zu „Black Friday“: Marke für Werbedienstleistungen gelöscht

Kaum eine deutsche Marke wurde in den vergangenen Jahren so kontrovers diskutiert wie die Wortmarke „Black Friday“. Viele Händler wurden abgemahnt, weil sie mit dem Begriff für Rabattaktionen geworben hatten. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit Beschluss vom 27. Mai 2021 (Az. I ZB 21/20), veröffentlicht im Juli 2021, einen wichtigen Schlusspunkt im Löschungsverfahren gesetzt.

Die Vorgeschichte

Die Marke „Black Friday“ war im Jahr 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und eingetragen worden, für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen. Später ging sie auf eine Gesellschaft mit Sitz in Hongkong über. Gegen die Marke wurden Löschungsanträge gestellt.

• Das DPMA löschte die Marke 2018 zunächst vollständig, weil ihr die Unterscheidungskraft fehle.
• Das Bundespatentgericht (Beschluss vom 28. Februar 2020, 30 W (pat) 26/18) sah das differenzierter: Eine vollständige Löschung sei nicht gerechtfertigt. Für bestimmte Bereiche bestehe aber ein Freihaltebedürfnis, nämlich für Einzelhandelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren sowie für Werbedienstleistungen.

Gegen diese Teillöschung wandte sich die Markeninhaberin mit der Rechtsbeschwerde zum BGH.

Die Entscheidung des BGH

Der BGH wies die Rechtsbeschwerde zurück. Damit bleibt die Marke für den Einzelhandel mit Elektro- und Elektronikwaren und für zahlreiche Werbedienstleistungen gelöscht. Die Begründung knüpft an die Lage zum Zeitpunkt der Anmeldung an:

• Im Jahr 2013 war „Black Friday“ in Deutschland zwar noch nicht allgemein als Bezeichnung für einen Rabatttag bekannt.
• Es war aber bereits absehbar, dass der Begriff künftig beschreibend für Rabattaktionen verwendet würde. Einzelne Händler im Elektronikbereich hatten bereits entsprechende Aktionen durchgeführt, und ein Internetportal bündelte schon seit 2012 solche Rabattangebote.
• Eine Rabattaktion ist Teil einer Einzelhandelsdienstleistung. Ein Begriff, der eine solche Aktion bezeichnet, kann für diese Dienstleistung nicht als Herkunftshinweis dienen und ist deshalb freizuhalten. Gleiches gilt für die Werbung für solche Aktionen.

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen blieb es bei der Entscheidung des Bundespatentgerichts. Unabhängig davon hat das Landgericht Berlin die Marke mit Urteil vom 15. April 2021 (52 O 320/19) für die dort angegriffenen Waren und Dienstleistungen wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Folgen für beschreibende Marken

Für Händler

Wer im Bereich Elektronik mit „Black Friday“ wirbt, kann sich auf die Löschung für diese Dienstleistungen berufen. Für andere Branchen ist die Lage weniger eindeutig, solange das Verfallsverfahren nicht abgeschlossen ist. Wer eine Abmahnung erhält, sollte sie deshalb sorgfältig prüfen lassen. Die wichtigsten Schritte haben wir im Beitrag zur markenrechtlichen Abmahnung zusammengefasst.

Für Markenanmelder

Die Entscheidung zeigt: Es kommt nicht nur darauf an, ob ein Begriff am Anmeldetag beschreibend ist, sondern auch darauf, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist. Trendbegriffe, Aktionsnamen und Anglizismen, die gerade erst in Mode kommen, sind deshalb riskante Marken, selbst wenn sie zunächst eingetragen werden.

Für Inhaber großer Verzeichnisse

Die Black-Friday-Marke war für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen. Gerade das macht Marken angreifbar, sei es wegen eines Freihaltebedürfnisses für einzelne Bereiche oder wegen Nichtbenutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist.

Ob Ihr Wunschname als Marke eingetragen werden kann und sich dauerhaft verteidigen lässt, beurteilen wir vor der Anmeldung. Löschungsverfahren führen wir für beide Seiten. Ihr Weg zu uns: das Kontaktformular oder ein Termin nach Wahl.