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Kategorie: Praxistipps

  • Widerspruch gegen eine Marke: Frist, Ablauf und Strategie

    Wird eine neue Marke eingetragen, die Ihrer eigenen zum Verwechseln ähnlich ist, ist der Widerspruch das wichtigste und zugleich kostengünstigste Instrument, um sich dagegen zu wehren. Er ist allerdings an eine kurze Frist gebunden. Wer sie verpasst, verliert zwar nicht alle Möglichkeiten, muss aber auf aufwendigere Verfahren ausweichen.

    Die Widerspruchsfrist: drei Monate

    Für deutsche Marken gilt: Der Widerspruch muss innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingehen. In Deutschland wird also erst eingetragen und danach widersprochen.

    Bei der Unionsmarke ist es umgekehrt: Hier beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist mit der Veröffentlichung der Anmeldung. Die Marke wird erst eingetragen, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde oder die Widersprüche erfolglos geblieben sind.

    Die Frist ist nicht verlängerbar. Wer seine Rechte schützen will, sollte die Veröffentlichungen deshalb laufend beobachten, am besten mit einer professionellen Markenüberwachung.

    Worauf kann ein Widerspruch gestützt werden?

    Seit der Reform durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz zum 14. Januar 2019 kann ein Widerspruch beim DPMA nicht nur auf ältere eingetragene Marken gestützt werden. Möglich sind unter anderem auch:

    • ältere angemeldete oder eingetragene deutsche Marken, Unionsmarken und international registrierte Marken mit Schutz für Deutschland,
    • notorisch bekannte Marken,
    • ältere geschäftliche Bezeichnungen, also Unternehmenskennzeichen und Werktitel,
    • geschützte geografische Herkunftsangaben.

    Außerdem lässt sich ein Widerspruch inzwischen auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers stützen. Hintergründe zu Unternehmenskennzeichen und Werktiteln finden Sie im Beitrag zu geschäftlichen Bezeichnungen.

    Wann hat der Widerspruch Erfolg?

    In den meisten Fällen geht es um die Verwechslungsgefahr. Das Amt prüft die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig: Je ähnlicher die Waren, desto eher reicht eine geringere Zeichenähnlichkeit, und umgekehrt. Wie diese Prüfung im Vorfeld einer Anmeldung aussieht, erklären wir im Beitrag zur Markenrecherche.

    Der Ablauf beim DPMA

    1. Einlegung: Der Widerspruch wird schriftlich oder elektronisch eingelegt; innerhalb der Frist muss auch die Widerspruchsgebühr gezahlt werden. Eine Begründung kann nachgereicht werden.
    2. Stellungnahmen: Der Inhaber der angegriffenen Marke erhält Gelegenheit zur Stellungnahme. Häufig erhebt er die Einrede der Nichtbenutzung: dann muss der Widersprechende belegen, dass er seine ältere Marke ernsthaft benutzt hat, sofern sie bereits länger als fünf Jahre geschützt ist.
    3. Cooling-off: Auf gemeinsamen Antrag beider Seiten kann eine Phase für Vergleichsverhandlungen eingeräumt werden. Viele Widersprüche enden mit einer Abgrenzungsvereinbarung.
    4. Entscheidung: Das DPMA entscheidet durch Beschluss. Ist der Widerspruch erfolgreich, wird die jüngere Marke ganz oder teilweise gelöscht. Gegen den Beschluss sind Rechtsmittel möglich, letztlich bis zum Bundespatentgericht.

    Kosten: Im Widerspruchsverfahren trägt grundsätzlich jede Seite ihre eigenen Kosten. Das macht es zum vergleichsweise risikoarmen Werkzeug.

    Strategische Tipps

    • Erst sprechen, dann widersprechen? Ein kurzes Schreiben an den Anmelder kann sinnvoll sein, aber nur, wenn die Frist sicher gewahrt bleibt. Im Zweifel erst fristwahrend Widerspruch einlegen.
    • Benutzungsnachweise vorbereiten: Rechnungen, Kataloge, Screenshots und Umsatzzahlen sollten Sie griffbereit haben.
    • Teilwiderspruch erwägen: Oft genügt es, den Widerspruch auf die kollidierenden Waren und Dienstleistungen zu beschränken.
    • Frist verpasst? Dann kommt seit dem 1. Mai 2020 ein Nichtigkeitsantrag beim DPMA in Betracht. Mehr dazu in unserem Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren.

    Wir prüfen die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs und vertreten Sie vor dem DPMA und dem EUIPO, auf Angreifer- wie auf Verteidigerseite. Wegen der Dreimonatsfrist sollten Sie sich frühzeitig über das Kontaktformular melden oder gleich einen Termin buchen.

  • Markenrecherche vor der Anmeldung: Identität und Ähnlichkeit prüfen

    Viele Gründer gehen davon aus, dass das Markenamt eine Anmeldung ablehnt, wenn es bereits eine ähnliche Marke gibt. Das ist ein folgenreicher Irrtum. Weder das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) noch das EUIPO prüfen von sich aus, ob Ihrer Marke ältere Rechte Dritter entgegenstehen. Die Ämter prüfen nur sogenannte absolute Schutzhindernisse, etwa, ob die Marke rein beschreibend ist. Ob es Konflikte mit älteren Marken gibt, müssen Sie selbst klären. Genau dafür ist die Markenrecherche da.

    Warum die Recherche so wichtig ist

    Ist eine ältere, verwechselbare Marke eingetragen, drohen nach der Anmeldung gleich mehrere Risiken:

    • Widerspruch: Der Inhaber der älteren Marke kann innerhalb der Widerspruchsfrist gegen Ihre Marke vorgehen. Im schlimmsten Fall wird Ihre Marke gelöscht.
    • Abmahnung: Benutzen Sie das Zeichen bereits, kann der ältere Rechteinhaber Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz verlangen.
    • Rebranding: Muss das Zeichen aufgegeben werden, sind Investitionen in Logo, Verpackung, Website und Werbung verloren.

    Eine Recherche vor der Anmeldung, idealerweise sogar vor der endgültigen Namenswahl, ist deshalb eine der wirtschaftlich sinnvollsten Investitionen im Markenrecht.

    Identitätsrecherche: der erste Schritt

    Bei einer Identitätsrecherche wird geprüft, ob genau dasselbe Zeichen bereits als Marke eingetragen oder angemeldet ist. Diese Recherche können Sie in den kostenlosen Datenbanken selbst durchführen, zum Beispiel in DPMAregister für deutsche Marken, in eSearch plus des EUIPO für Unionsmarken oder in der Global Brand Database der WIPO für internationale Registrierungen. Einen Überblick über diese Quellen gibt unser Beitrag zu kostenlosen Markenrecherchen.

    Das Problem: Eine Identitätsrecherche ist nur der Anfang. Im Markenrecht kommt es nicht nur auf identische Zeichen an, sondern auf die Verwechslungsgefahr.

    Ähnlichkeitsrecherche

    Verwechslungsgefahr kann auch bei Zeichen bestehen, die nicht identisch, sondern nur ähnlich sind. Die Rechtsprechung prüft dabei drei Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen:

    • Zeichenähnlichkeit in Klang, Schriftbild und Bedeutung: „Lumira“ und „Lumiro“ klingen etwa sehr ähnlich.
    • Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit: Bekleidung und Schuhe gelten zum Beispiel regelmäßig als ähnlich.
    • Kennzeichnungskraft der älteren Marke: bekannte oder besonders originelle Marken genießen einen weiteren Schutzbereich.

    Eine Ähnlichkeitsrecherche sucht daher gezielt nach klanglichen und schriftbildlichen Varianten, nach Übersetzungen und nach Zeichen mit vergleichbarem Sinngehalt, und zwar in den relevanten und benachbarten Klassen. Dafür braucht es Erfahrung und spezialisierte Recherchewerkzeuge. Welche Klassen für Sie relevant sind, klären Sie am besten vorher, wie im Beitrag zur Klassenwahl beschrieben.

    Nicht nur Marken: weitere ältere Rechte

    Konflikte drohen nicht nur durch eingetragene Marken. Auch Unternehmenskennzeichen, also Firmennamen und Geschäftsbezeichnungen, sowie Werktitel können ältere Rechte begründen, und zwar ganz ohne Registereintrag. Mehr dazu lesen Sie in unserem Beitrag zu geschäftlichen Bezeichnungen und Werktiteln. Eine gute Recherche bezieht deshalb auch Handelsregister, Internetauftritte und Domains ein.

    Wie Sie das Ergebnis richtig bewerten

    Ein Treffer in der Datenbank bedeutet nicht automatisch, dass Sie auf Ihre Marke verzichten müssen. Entscheidend sind Fragen wie:

    • Ist die ältere Marke noch in Kraft oder bereits erloschen?
    • Wird sie tatsächlich benutzt? Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist kann eine unbenutzte Marke angreifbar sein.
    • Wie ähnlich sind die Waren und Dienstleistungen wirklich?
    • Gibt es Möglichkeiten zur Abgrenzung, etwa durch eine Einschränkung des Verzeichnisses oder eine Vereinbarung mit dem Inhaber?

    Umgekehrt ist auch eine „saubere“ Recherche keine Garantie. Sie reduziert das Risiko erheblich, kann es aber nie vollständig ausschließen.

    Wir recherchieren für deutsche, europäische und internationale Marken und sagen Ihnen offen, welche Treffer ein echtes Risiko darstellen. Ihre Anfrage erreicht uns über das Kontaktformular; einen Gesprächstermin können Sie auch online buchen.

  • Klassenwahl bei der Markenanmeldung: So finden Sie die richtigen Klassen

    Wer eine Marke anmeldet, denkt zuerst an den Namen oder das Logo. Mindestens genauso wichtig ist aber eine Frage, die viele Gründer unterschätzen: Für welche Waren und Dienstleistungen soll die Marke eigentlich geschützt sein? Denn eine Marke schützt nie „alles“, sondern nur das, was im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis steht. Die Auswahl der richtigen Klassen entscheidet deshalb darüber, wie viel Ihr Markenschutz später tatsächlich wert ist.

    Was ist die Nizza-Klassifikation?

    Weltweit werden Waren und Dienstleistungen für Markenanmeldungen nach der sogenannten Nizza-Klassifikation eingeteilt. Sie umfasst 45 Klassen: Die Klassen 1 bis 34 betreffen Waren, die Klassen 35 bis 45 Dienstleistungen. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und die WIPO arbeiten alle mit diesem System.

    Die Klassifikation wird regelmäßig aktualisiert. Seit 2013 erscheint jedes Jahr eine neue Version, in der Begriffe ergänzt, umformuliert oder verschoben werden. Für Anmeldungen ab dem 1. Januar 2020 gilt die Version 2020 der 11. Ausgabe. Für Sie als Anmelder bedeutet das: Begriffe, die vor einigen Jahren noch üblich waren, können heute anders eingeordnet sein. Ein Blick in die aktuelle Fassung lohnt sich daher immer.

    Warum die Klassenwahl so wichtig ist

    Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis legt den Schutzbereich Ihrer Marke fest. Drei Punkte sollten Sie dabei im Blick behalten:

    • Nachträglich erweitern geht nicht. Nach der Anmeldung können Sie das Verzeichnis nur noch einschränken, aber nicht um neue Waren oder Dienstleistungen ergänzen. Wer etwas vergisst, braucht eine neue Anmeldung, und die erhält einen späteren Zeitrang.
    • Zu breit ist auch riskant. Wer „vorsichtshalber“ sehr viele Klassen und Begriffe beansprucht, zahlt nicht nur mehr Gebühren, sondern erhöht auch das Risiko von Widersprüchen älterer Markeninhaber. Außerdem muss eine eingetragene Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt werden.
    • Die Klassen bestimmen die Kosten. Beim DPMA sind in der Grundgebühr bis zu drei Klassen enthalten, jede weitere Klasse kostet extra. Bei der Unionsmarke ist in der Grundgebühr nur eine Klasse enthalten. Die aktuellen Beträge finden Sie in den Gebührenverzeichnissen der Ämter.

    So gehen Sie bei der Auswahl vor

    1. Vom Geschäftsmodell aus denken

    Beginnen Sie nicht mit der Klassenliste, sondern mit Ihrem Unternehmen: Was verkaufen Sie heute? Was planen Sie in den nächsten drei bis fünf Jahren realistischerweise? Ein Café braucht etwa Schutz für die Bewirtung von Gästen (Klasse 43), vielleicht aber auch für Kaffee und Backwaren (Klasse 30), wenn später ein eigener Verkauf von Kaffeebohnen geplant ist.

    2. Typische Kombinationen beachten

    Viele Geschäftsmodelle berühren mehrere Klassen. Ein Modelabel benötigt regelmäßig Klasse 25 (Bekleidung), oft aber auch Klasse 18 (Taschen) oder Klasse 35 (Einzelhandelsdienstleistungen). Ein Softwareunternehmen bewegt sich typischerweise in den Klassen 9 und 42. Wer Online-Kurse anbietet, landet meist in Klasse 41.

    3. Begriffe präzise formulieren

    Die Ämter verlangen klare und eindeutige Begriffe. Nutzen Sie dafür die harmonisierten Begriffe aus den Datenbanken der Ämter: beim DPMA etwa die Einheitliche Klassifikationsdatenbank, auf EU-Ebene TMclass. Vorgeprüfte Begriffe beschleunigen das Verfahren und vermeiden Beanstandungen. Hintergründe zur europäischen Datenbank finden Sie in unserem Beitrag zur einheitlichen Klassifikationsdatenbank.

    4. Die Recherche an die Klassen anpassen

    Ob eine ältere Marke Ihrer Anmeldung gefährlich werden kann, hängt auch davon ab, wie ähnlich die jeweiligen Waren und Dienstleistungen sind. Eine sinnvolle Markenrecherche berücksichtigt deshalb genau die Klassen, die Sie beanspruchen wollen, sowie benachbarte Bereiche. Welche Datenbanken es dafür gibt, zeigt unser Überblick zu kostenlosen Markenrecherchen beim DPMA, dem EUIPO und der WIPO.

    Häufige Fehler aus der Praxis

    • Nur die Klasse des Hauptprodukts wird angemeldet, obwohl der Vertrieb (z. B. ein Onlineshop) einen eigenen Schutz bräuchte.
    • Es werden nur die Überschriften der Klassen übernommen, ohne zu prüfen, ob das eigene Angebot davon wirklich erfasst ist.
    • Werbeagenturen oder Dienstleister für Merchandising werden mit den Herstellern der Waren verwechselt, obwohl es sich um unterschiedliche Klassen handelt.
    • Künftige Geschäftsfelder werden komplett ignoriert, sodass die Marke beim ersten Wachstumsschritt nicht mehr passt.

    Wie das Anmeldeformular des DPMA aufgebaut ist, erläutert unser Beitrag zu den Formularen zur Markenanmeldung und zur Klasseneinteilung.

    Welche Klassen Ihre Marke wirklich braucht, klären wir am besten anhand Ihres Geschäftsmodells. Wir formulieren das Verzeichnis und reichen die Anmeldung beim DPMA oder EUIPO ein. Schreiben Sie uns über das Kontaktformular oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.