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Markenrechteblog · horak. Markenanwälte

Kategorie: Praxistipps

  • Marke privat oder auf die Firma anmelden? Die richtige Inhaberwahl

    Bei jeder Markenanmeldung muss ein Anmelder angegeben werden und damit der künftige Inhaber der Marke. Viele Gründer füllen dieses Feld, ohne lange nachzudenken: mal mit dem eigenen Namen, mal mit der Firma. Dabei hat die Wahl des Inhabers langfristige Folgen für Haftung, Steuern, Finanzierung und Unternehmensnachfolge.

    Wer kann Inhaber einer Marke sein?

    Inhaber einer eingetragenen Marke können natürliche Personen, juristische Personen wie GmbH oder AG und rechtsfähige Personengesellschaften sein. Einen eigenen Geschäftsbetrieb braucht der Anmelder nicht. Auch eine Privatperson kann also eine Marke anmelden, etwa für ein geplantes Projekt.

    Variante 1: Die Marke läuft auf Sie persönlich

    Vorteile

    • Die Marke bleibt Ihnen erhalten, auch wenn Sie die Gesellschaft verlassen, sie verkaufen oder sie in die Insolvenz gerät.
    • Sie können die Marke an Ihre Gesellschaft lizenzieren und behalten die Kontrolle.
    • Für eine Anmeldung vor Gründung der Gesellschaft ist das oft der einzige Weg.

    Nachteile

    • Investoren und Käufer erwarten in der Regel, dass die wesentlichen Rechte im Unternehmen liegen. Eine private Marke kann Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufe erschweren.
    • Die Nutzung durch die Gesellschaft sollte vertraglich geregelt werden, was steuerliche Fragen aufwirft.
    • Bei mehreren Gründern kann es zu Streit kommen, wenn einer die Marke privat hält.

    Variante 2: Die Marke läuft auf die Gesellschaft

    Vorteile

    • Klare Zuordnung: Die Marke gehört dem Unternehmen, das sie nutzt.
    • Die Marke ist Teil des Unternehmenswerts und geht beim Verkauf der Anteile automatisch mit.
    • Benutzung und Inhaberschaft fallen zusammen, was die Nachweisführung vereinfacht.

    Nachteile

    • In der Insolvenz der Gesellschaft gehört die Marke zur Insolvenzmasse und kann vom Insolvenzverwalter verwertet werden.
    • Scheidet ein Gründer aus, verliert er den Zugriff auf die Marke.

    Variante 3: Holding oder eigene IP-Gesellschaft

    Größere Unternehmen und Gruppen halten Marken häufig in einer Holding oder einer eigenen Gesellschaft, die sie an die operativen Gesellschaften lizenziert. Das kann die Marke vor Risiken aus dem operativen Geschäft schützen und die Verwaltung bündeln. Diese Struktur sollte aber steuerlich und gesellschaftsrechtlich sauber aufgesetzt werden.

    Worauf es in jedem Fall ankommt

    • Bewusste Entscheidung: Wählen Sie den Inhaber gezielt und dokumentieren Sie die Gründe.
    • Verträge: Läuft die Marke nicht auf das nutzende Unternehmen, sollte ein Lizenzvertrag bestehen. Die wichtigsten Klauseln finden Sie in unserem Beitrag zum Markenlizenzvertrag.
    • Gründervereinbarung: Bei mehreren Gründern sollte geregelt sein, wem die Marke gehört und was beim Ausscheiden passiert.
    • Richtige Angaben: Der Anmelder muss korrekt bezeichnet werden, bei Gesellschaften mit der genauen Firma und Rechtsform. Fehler lassen sich zwar häufig korrigieren, verursachen aber Aufwand.
    • Späterer Wechsel: Die Inhaberschaft lässt sich jederzeit durch Übertragung ändern. Wie das geht, erklärt unser Beitrag Marke verkaufen oder übertragen.

    Unsere Empfehlung für Gründer

    Steht die Gründung kurz bevor, kann es sinnvoll sein, die Marke zunächst privat anzumelden, um sich den Zeitrang zu sichern, und sie nach Eintragung der Gesellschaft auf diese zu übertragen oder an sie zu lizenzieren. Unabhängig davon sollte vor der Anmeldung eine Markenrecherche durchgeführt werden, gleich wer am Ende Inhaber wird.

    Wer Inhaber Ihrer Marke werden sollte, besprechen wir mit Ihnen vor der Anmeldung; die nötigen Verträge setzen wir gleich mit auf. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Logo von der Agentur: Wem gehören Design und Marke?

    Ein neues Logo ist ein Meilenstein für jedes Unternehmen. Meist entsteht es nicht im eigenen Haus, sondern bei einer Agentur, einem freien Designer oder über eine Online-Plattform. Nach der Abnahme wird das Logo auf Website, Verpackung und Briefpapier gebracht und oft auch als Marke angemeldet. Wem das Logo dann rechtlich gehört, ist häufig nicht geregelt, und das rächt sich spätestens bei einem Streit mit dem Gestalter.

    Zwei Rechte, die man auseinanderhalten muss

    An einem Logo können zwei ganz unterschiedliche Rechte bestehen:

    • Das Urheberrecht des Gestalters: Ist das Logo eine persönliche geistige Schöpfung, entsteht automatisch ein Urheberrecht beim Designer, ohne Anmeldung. Das Urheberrecht selbst ist in Deutschland nicht übertragbar; der Designer kann aber Nutzungsrechte einräumen.
    • Das Markenrecht des Unternehmens: Es entsteht durch Eintragung im Register (oder in Ausnahmefällen durch Verkehrsgeltung) und schützt das Logo als Herkunftshinweis für bestimmte Waren und Dienstleistungen.

    Beide Rechte stehen nebeneinander. Eine eingetragene Marke hilft wenig, wenn der Designer Ihnen die Nutzung seines Werks untersagen kann. Und umgekehrt schützt das Urheberrecht nicht vor ähnlichen Zeichen im Markt.

    Risiko 1: Fehlende oder unklare Nutzungsrechte

    Ohne klare Vereinbarung erhalten Sie im Zweifel nur die Nutzungsrechte, die für den konkreten Vertragszweck erforderlich sind. Ob davon auch die Anmeldung als Marke, die Nutzung auf neuen Produkten, die Bearbeitung des Logos oder die Lizenzierung an Dritte erfasst ist, ist dann oft streitig. Lassen Sie sich deshalb schriftlich die ausschließlichen, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte einräumen, einschließlich des Rechts zur Bearbeitung, zur Markenanmeldung und zur Übertragung an Dritte.

    Risiko 2: Die Agentur meldet die Marke auf sich an

    Gelegentlich übernehmen Agenturen auch die Markenanmeldung und tragen sich versehentlich oder bewusst selbst als Inhaber ein. Dann gehört die Marke rechtlich der Agentur. In solchen Fällen können zwar Ansprüche auf Übertragung oder Löschung bestehen, etwa wegen Bösgläubigkeit oder aus dem Vertrag. Die Durchsetzung kostet aber Zeit und Geld. Achten Sie daher darauf, dass Ihr Unternehmen als Anmelder eingetragen wird. Was eine Bösgläubigkeit ausmacht, haben wir im Beitrag zum Urteil Sky/SkyKick erläutert.

    Risiko 3: Das Logo verletzt fremde Rechte

    Die Gestaltung eines Logos ist ein kreativer Prozess; eine markenrechtliche Prüfung gehört nicht automatisch dazu. Ähnelt das Logo einer älteren Marke, trifft die Abmahnung nicht die Agentur, sondern Sie als Nutzer. Ob die Agentur haftet, hängt vom Vertrag und den Umständen ab. Dass Werbeagenturen nicht ohne Weiteres zur Markenrecherche verpflichtet sind, zeigt auch eine ältere Entscheidung des Kammergerichts, über die wir im Beitrag „Keine Pflicht der Werbeagentur zur Markenrecherche?“ berichtet haben. Planen Sie daher selbst eine Markenrecherche ein, idealerweise bevor das finale Design abgenommen wird.

    Risiko 4: Stockelemente und Vorlagen

    Günstige Logos aus Online-Generatoren oder Designplattformen basieren oft auf Vorlagen, Icons oder Schriften, die auch anderen zur Verfügung stehen. Das kann die Unterscheidungskraft schwächen und zu Konflikten mit Lizenzbedingungen führen. Fragen Sie nach, welche Elemente verwendet wurden und ob deren Lizenz eine Markenanmeldung zulässt.

    Checkliste für die Beauftragung

    • Schriftlicher Vertrag mit umfassender Rechteeinräumung, inklusive Markenanmeldung und Bearbeitung.
    • Zusicherung, dass das Logo eigenständig gestaltet wurde und keine Rechte Dritter verletzt.
    • Übergabe der offenen Dateien (Vektorformate) an Sie.
    • Klarstellung, dass Ihr Unternehmen Anmelder und Inhaber der Marke wird.
    • Vorab-Recherche, bevor viel Geld in die Umsetzung fließt.
    • Bei Entwürfen in mehreren Varianten: Klären Sie, was mit den nicht gewählten Entwürfen geschieht.

    Und wenn es schon zu spät ist?

    Haben Sie das Logo bereits ohne klaren Vertrag im Einsatz, lässt sich die Rechteeinräumung meist nachträglich vereinbaren. Sprechen Sie Ihren Designer frühzeitig an, solange die Zusammenarbeit gut ist. Läuft die Marke auf die Agentur, kann eine Übertragung vereinbart werden. Wie das funktioniert, lesen Sie im Beitrag Marke verkaufen oder übertragen.

    Agenturverträge prüfen wir ebenso wie Ihr Logo auf ältere Rechte; die Anmeldung als Marke übernehmen wir gern. Kontakt über das Formular oder per Terminbuchung.

  • Marke verkaufen oder übertragen: So gelingt die Umschreibung

    Marken sind handelbare Vermögenswerte. Sie können verkauft, verschenkt, vererbt oder in ein Unternehmen eingebracht werden. Typische Anlässe sind der Verkauf eines Unternehmens oder eines Geschäftsbereichs, die Gründung einer GmbH durch einen Einzelunternehmer oder die Bereinigung eines Konzernportfolios. Damit die Übertragung rechtssicher ist, sollten einige Punkte beachtet werden.

    Marken sind frei übertragbar

    Nach deutschem Markenrecht kann eine Marke unabhängig vom Geschäftsbetrieb übertragen werden. Sie müssen also nicht das ganze Unternehmen verkaufen, um die Marke zu übertragen. Möglich ist auch eine Teilübertragung für einen Teil der Waren und Dienstleistungen. Dann entstehen zwei eigenständige Marken mit unterschiedlichen Inhabern, was später zu Abgrenzungsfragen führen kann und daher gut überlegt sein sollte.

    Wird ein Geschäftsbetrieb übertragen, geht die dazugehörige Marke im Zweifel mit über. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen, sondern die Marken im Vertrag ausdrücklich nennen.

    Was in den Übertragungsvertrag gehört

    • Genaue Bezeichnung der Marken mit Registernummern, Ämtern und gegebenenfalls Anmeldungen, die noch nicht eingetragen sind.
    • Umfang der Übertragung: vollständig oder nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen.
    • Kaufpreis und Zahlungsmodalitäten.
    • Gewährleistung: Bestehen Lizenzen, Pfandrechte, laufende Widerspruchs- oder Löschungsverfahren? Ist die Marke benutzt? Gibt es bekannte Konflikte mit Dritten?
    • Ansprüche aus Verletzungen: Wem stehen Schadensersatzansprüche für Verletzungen vor der Übertragung zu?
    • Umschreibungsbewilligung: Die Erklärung, dass der bisherige Inhaber der Umschreibung im Register zustimmt.
    • Weitere Rechte: Domains, Social-Media-Profile, Designs und Urheberrechte am Logo sollten mitübertragen werden. Sonst behält der Verkäufer womöglich Rechte, die die Nutzung der Marke behindern.

    Die Umschreibung im Register

    Die Übertragung selbst wird durch den Vertrag wirksam. Das Register wird aber nicht automatisch angepasst. Damit der neue Inhaber auch nach außen als Inhaber erscheint, muss die Umschreibung beim zuständigen Amt beantragt werden: beim DPMA für deutsche Marken, beim EUIPO für Unionsmarken und bei der WIPO für internationale Registrierungen.

    Das hat zwei praktische Folgen. Das Register entfaltet eine Vermutungswirkung: Es wird vermutet, dass der eingetragene Inhaber auch der Berechtigte ist. Zudem richten die Ämter ihre Korrespondenz (etwa zu Widersprüchen, Löschungsanträgen oder Verlängerungen) an den eingetragenen Inhaber. Wer die Umschreibung versäumt, riskiert, wichtige Fristen zu verpassen. Was ein Löschungsantrag beim DPMA bedeutet und warum schnelle Reaktion zählt, zeigt unser Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren.

    Prüfung vor dem Kauf: Due Diligence

    Wer eine Marke kauft, sollte vorher prüfen:

    • Ist die Marke wirksam eingetragen und für die richtigen Waren geschützt?
    • Wann steht die nächste Verlängerung an? Hintergründe zur Schutzdauer finden Sie in unserem Beitrag „Bestehen Markenrechte stets für 10 Jahre?“.
    • Wird die Marke ernsthaft benutzt, oder ist sie nach Ablauf der Benutzungsschonfrist angreifbar?
    • Gibt es ältere Rechte Dritter, die die Marke gefährden?
    • Bestehen Lizenzverträge, die auf den Erwerber übergehen?

    Gerade die Benutzungsfrage wird häufig übersehen: Eine unbenutzte Marke kann auf dem Papier wertvoll aussehen, im Ernstfall aber kaum durchsetzbar sein.

    Sonderfall: vom Gründer auf die GmbH

    Viele Gründer melden die Marke zunächst privat an. Wird später eine GmbH gegründet, stellt sich die Frage: Übertragen oder lizenzieren? Beides ist möglich und hat steuerliche und haftungsrechtliche Auswirkungen. Wer lizenziert, sollte einen schriftlichen Vertrag schließen (Hinweise dazu im Beitrag zum Markenlizenzvertrag).

    Bei Kauf, Verkauf oder Umstrukturierung prüfen wir die Marken, entwerfen den Übertragungsvertrag und beantragen die Umschreibung. Sprechen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • Domainstreit: Wenn ein anderer Ihre Wunsch-Domain besitzt

    Sie haben Ihre Marke angemeldet, das Logo steht, der Launch ist geplant, nur die passende Domain ist bereits vergeben. Manchmal liegt sie ungenutzt bei einem Domainhändler, manchmal betreibt ein Wettbewerber darunter seine Website. Welche Möglichkeiten Sie als Markeninhaber haben, hängt vor allem davon ab, wie die Domain genutzt wird.

    Grundsatz: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

    Domains werden ohne inhaltliche Prüfung nach der Reihenfolge der Anträge vergeben. Eine Marke gibt Ihnen deshalb nicht automatisch einen Anspruch auf die gleichnamige Domain. Umgekehrt ist auch die bloße Registrierung einer Domain in der Regel noch keine Markenverletzung, wie wir bereits im Beitrag zur Registrierung einer Domain dargestellt haben. Entscheidend ist, was mit der Domain geschieht.

    Fall 1: Die Domain wird für ähnliche Angebote genutzt

    Bietet der Inhaber unter der Domain Waren oder Dienstleistungen an, die mit Ihrer Marke verwechselbar sind, liegt häufig eine Markenverletzung vor. Dann können Sie Unterlassung verlangen, also die Einstellung der Nutzung für diese Angebote. Entscheidend ist dabei die Priorität: Wer hat das ältere Recht? Hat der Domaininhaber bereits vor Ihrer Markenanmeldung ein Unternehmenskennzeichen oder einen Werktitel erworben, kann er sich unter Umständen darauf berufen.

    Ein Anspruch auf Übertragung der Domain besteht nach deutschem Recht dagegen grundsätzlich nicht. Sie können in der Regel nur verlangen, dass die verletzende Nutzung unterbleibt oder die Domain freigegeben wird.

    Fall 2: Die Domain wird geparkt oder zum Verkauf angeboten

    Hier wird es schwieriger. Solange unter der Domain keine verwechselbaren Angebote erscheinen, fehlt es oft an einer markenrechtlich relevanten Benutzung. Ausnahmen gelten etwa, wenn auf der Parkseite Werbelinks zu Wettbewerbern geschaltet werden oder wenn die Domain gezielt registriert wurde, um sie Ihnen teuer zu verkaufen oder Sie zu behindern. Dann kommen Ansprüche aus Marken-, Namens- oder Wettbewerbsrecht in Betracht.

    Der DENIC-Dispute-Eintrag bei .de-Domains

    Für .de-Domains bietet die Vergabestelle DENIC ein hilfreiches Sicherungsinstrument: den Dispute-Eintrag. Wer ein Recht an dem Domainnamen glaubhaft macht, etwa eine Marke, kann einen solchen Eintrag beantragen. Die Wirkung:

    • Der derzeitige Inhaber kann die Domain nicht mehr auf einen Dritten übertragen.
    • Gibt er die Domain auf, geht sie automatisch auf den Antragsteller über.

    Der Dispute-Eintrag entscheidet den Streit nicht, sichert aber Ihre Position, während Sie Ihre Ansprüche durchsetzen oder verhandeln. Er gilt befristet und kann verlängert werden.

    Schlichtungsverfahren für andere Endungen

    Für viele generische Endungen wie .com, .net oder .org gibt es das UDRP-Verfahren, das unter anderem vor dem Schieds- und Mediationszentrum der WIPO geführt wird. Für .eu-Domains existiert ein eigenes alternatives Streitbeilegungsverfahren. Diese Verfahren sind schneller als ein Gerichtsprozess und können, anders als ein deutsches Urteil, auch zur Übertragung der Domain führen. Voraussetzung ist in der Regel, dass der Domaininhaber kein berechtigtes Interesse an der Domain hat und sie bösgläubig registriert und genutzt wird.

    Verhandeln oder kaufen?

    Gerade bei geparkten Domains ist ein Kauf oft der schnellste Weg. Achten Sie dabei darauf, dass Ihr Interesse nicht den Preis in die Höhe treibt, gegebenenfalls über einen Treuhänder oder einen Vermittler. Ein Kaufvertrag sollte die Übertragung über die Registrierungsstelle und die Zahlungsabwicklung sauber regeln.

    Vorbeugen: Domain und Marke zusammen denken

    • Prüfen Sie die Domain-Verfügbarkeit schon bei der Namenssuche, zusammen mit der Markenrecherche.
    • Sichern Sie wichtige Endungen und naheliegende Tippfehler-Varianten früh.
    • Melden Sie die Marke an, bevor Sie den Namen öffentlich machen.
    • Denken Sie auch an Profilnamen, wie im Beitrag zu Social-Media-Handles beschrieben.

    Bei Domainkonflikten prüfen wir Ihre Ansprüche, beantragen den DENIC-Dispute, führen Schlichtungsverfahren und verhandeln mit dem Inhaber. Melden Sie sich oder buchen Sie einen Termin.

  • Slogan als Marke schützen: Chancen, Grenzen und Tipps

    Ein guter Slogan bleibt im Kopf und wird oft ebenso stark mit einem Unternehmen verbunden wie der Markenname selbst. Viele Unternehmen möchten ihren Werbespruch deshalb schützen lassen. Das ist grundsätzlich möglich: Auch Wortfolgen und ganze Sätze können als Wortmarke eingetragen werden. In der Praxis scheitern Slogan-Anmeldungen aber häufiger als andere Marken. Die Gründe sind bekannt, und mit ihnen auch die Stellschrauben für eine erfolgreiche Anmeldung.

    Gleiche Maßstäbe, aber typische Probleme

    Für Slogans gelten rechtlich keine strengeren Regeln als für andere Wortmarken. Das haben der Gerichtshof der EU und der Bundesgerichtshof wiederholt betont. Entscheidend ist auch hier, ob das Zeichen Unterscheidungskraft besitzt, also vom Publikum als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.

    Das Problem liegt in der Natur von Slogans: Sie sind meist als Werbebotschaft formuliert. Wer „Für Ihre Gesundheit nur das Beste“ liest, versteht darin eine Anpreisung, aber keinen Herkunftshinweis. Solche Sprüche werden in der Regel als reine Werbeaussage wahrgenommen und deshalb nicht eingetragen.

    Wann ein Slogan eintragungsfähig ist

    Gute Chancen haben Slogans, die über eine bloße Sachaussage oder Anpreisung hinausgehen. Hilfreich sind etwa:

    • Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedarf: Der Spruch regt zum Nachdenken an oder lässt mehrere Deutungen zu.
    • Originalität und Prägnanz: Ungewöhnliche Wortkombinationen, Wortspiele oder ein überraschender Bruch mit der Erwartung.
    • Kein direkter Bezug zur Ware: Je weniger der Slogan die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, desto besser.
    • Kombination mit dem Markennamen: Enthält der Slogan selbst einen unterscheidungskräftigen Bestandteil, etwa den eigenen Markennamen, kann das die Eintragung erleichtern. Der Schutz konzentriert sich dann aber stark auf diesen Bestandteil.

    Problematisch sind dagegen Slogans, die Qualität, Preis, Herkunft oder Zweck der Ware schlicht beschreiben, Aufforderungen ohne Besonderheiten („Jetzt zugreifen!“) oder Sprüche, die im Geschäftsverkehr üblich sind.

    Der Bezug zu den Waren und Dienstleistungen

    Ob ein Slogan schutzfähig ist, wird immer in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen beurteilt. Ein Spruch kann für Lebensmittel rein beschreibend sein, für Software aber durchaus unterscheidungskräftig. Formulieren Sie Ihr Verzeichnis deshalb mit Bedacht (siehe unseren Beitrag zur Klassenwahl).

    Alternativen und Ergänzungen

    • Wort-/Bildmarke: Wird der Slogan als Wortmarke beanstandet, kann eine grafische Gestaltung die Eintragung ermöglichen. Der Schutz erstreckt sich dann aber vor allem auf die konkrete Gestaltung, nicht auf den Text als solchen.
    • Verkehrsdurchsetzung: Ist ein Slogan durch jahrelange intensive Werbung bekannt geworden, kann er trotz fehlender Unterscheidungskraft eingetragen werden. Das muss allerdings aufwendig, meist durch Umfragen, nachgewiesen werden.
    • Urheber- und Wettbewerbsrecht: In Ausnahmefällen können kreative Slogans urheberrechtlich geschützt sein. Gegen Nachahmungen hilft unter Umständen auch das Wettbewerbsrecht. Beides ist aber unsicherer als eine eingetragene Marke.

    Vor der Anmeldung: Recherche nicht vergessen

    Auch Slogans können mit älteren Marken kollidieren, etwa wenn sie einen bereits geschützten Begriff enthalten. Eine Recherche sollte deshalb nicht nur den ganzen Spruch, sondern auch prägende Einzelbestandteile umfassen. Wie das geht, zeigt unser Beitrag zur Markenrecherche.

    Wie gut die Chancen für Ihren Slogan stehen, schätzen wir vor der Anmeldung nüchtern ein. Ihre Anfrage nehmen wir über das Kontaktformular entgegen; Sie können auch direkt einen Termin buchen.

  • Titelschutz für Apps, Podcasts und Blogs: So sichern Sie den Namen

    Sie starten einen Podcast, entwickeln eine App oder bauen ein Online-Magazin auf, und der Name steht fest. Neben der Marke gibt es für solche Namen ein weiteres Schutzinstrument, das viele nicht kennen: den Werktitelschutz. Er entsteht ohne Eintragung, hat aber eigene Regeln und Grenzen.

    Was ist ein Werktitel?

    Das Markengesetz schützt neben Marken und Unternehmenskennzeichen auch Werktitel. Darunter fallen die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Die Rechtsprechung hat diesen Kreis über die Jahre erweitert. Erfasst sein können etwa auch Software, Computerspiele, Apps, Internetportale, Zeitschriften, Fernsehsendungen und Podcasts. Einen allgemeinen Überblick gibt unser älterer Beitrag zu geschäftlichen Bezeichnungen und Werktiteln.

    Der Unterschied zur Marke liegt im Bezugspunkt: Ein Werktitel unterscheidet ein Werk von anderen Werken. Eine Marke unterscheidet dagegen Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen.

    Wann entsteht der Titelschutz?

    Der Schutz entsteht grundsätzlich mit der Benutzung des Titels, also wenn das Werk unter diesem Namen erscheint: die App im Store, die erste Podcast-Folge online, das Magazin am Kiosk. Bei Software und Apps verlangt die Rechtsprechung in der Regel, dass das Werk weitgehend fertiggestellt ist und unter dem Titel angeboten wird.

    Voraussetzung ist außerdem, dass der Titel unterscheidungskräftig ist. Rein beschreibende Titel wie „Wetter-App“ oder „Der Gründer-Podcast“ sind kaum oder nur sehr schwach geschützt. Die Rechtsprechung stellt bei Werktiteln zwar geringere Anforderungen als bei Marken, rein beschreibende Begriffe genügen aber regelmäßig nicht oder nur für einen sehr engen Schutzbereich.

    Die Titelschutzanzeige: früherer Zeitrang

    Gerade bei aufwendigen Projekten liegt zwischen Namenswahl und Veröffentlichung oft viel Zeit. Damit in dieser Phase niemand zuvorkommt, gibt es die Titelschutzanzeige. Dabei wird der geplante Titel in einem dafür vorgesehenen Publikationsorgan, einem sogenannten Titelschutzanzeiger, öffentlich angekündigt.

    Die Wirkung: Der Zeitrang des Titels wird auf den Tag der Anzeige vorverlagert, allerdings nur, wenn das Werk anschließend innerhalb einer angemessenen Frist tatsächlich erscheint. Als angemessen gelten in der Praxis meist einige Monate; bei aufwendigeren Werken kann die Frist länger sein. Wer die Anzeige schaltet und das Projekt dann nicht umsetzt, gewinnt nichts.

    Grenzen des Titelschutzes

    • Schutz nur gegen Verwechslungen mit Werken: Ein Titel schützt in erster Linie vor anderen Titeln, die verwechselbar sind. Gegen die Nutzung als Marke für Waren, etwa auf T-Shirts, bietet er oft keinen ausreichenden Schutz.
    • Abhängigkeit von der Benutzung: Wird das Werk eingestellt, erlischt der Titelschutz in der Regel nach einiger Zeit.
    • Beweisprobleme: Wann genau der Schutz entstanden ist, muss im Streitfall belegt werden.
    • Ältere Marken gehen vor: Ein Titel kann seinerseits ältere Marken oder Titel verletzen. Eine Recherche vor dem Start bleibt deshalb Pflicht.

    Wie stark ein gut eingeführter Titel sein kann, zeigt die Entscheidung zum Werktitel „Tagesschau“.

    Titel oder Marke, oder beides?

    Für viele Projekte ist die Kombination sinnvoll:

    • Der Werktitel schützt automatisch und frühzeitig, mit Titelschutzanzeige sogar vor dem Start.
    • Die Marke schützt zusätzlich, wenn aus dem Projekt eine Marke wird: für Merchandising, Live-Events, Beratung, Kurse oder Lizenzen. Außerdem verlangen App-Stores, Podcast-Plattformen und soziale Netzwerke für Beschwerden häufig eine eingetragene Marke, wie wir im Beitrag zu Social-Media-Handles beschrieben haben.

    Wir prüfen Ihren Wunschtitel, veröffentlichen die Titelschutzanzeige und melden, wo es sinnvoll ist, zusätzlich eine Marke an. Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • Markenlizenzvertrag: Die wichtigsten Klauseln im Überblick

    Eine Marke muss nicht vom Inhaber selbst genutzt werden. Über einen Lizenzvertrag kann der Markeninhaber anderen Unternehmen erlauben, die Marke zu benutzen, gegen eine Lizenzgebühr oder als Teil einer Kooperation. Lizenzen begegnen uns im Franchising, im Merchandising, bei Konzernmarken oder wenn ein Gründer seine privat angemeldete Marke an die eigene GmbH lizenziert. Damit die Zusammenarbeit funktioniert, sollte der Vertrag einige zentrale Punkte klar regeln.

    1. Lizenzgegenstand

    Am Anfang steht die genaue Bezeichnung der lizenzierten Marken, mit Registernummern und Amt. Zu regeln ist auch, ob künftige Anmeldungen, Logos oder Varianten mit erfasst sein sollen. Unklare Formulierungen führen später leicht zu Streit darüber, welche Zeichen der Lizenznehmer tatsächlich verwenden darf.

    2. Art der Lizenz: exklusiv oder einfach?

    • Ausschließliche (exklusive) Lizenz: Nur der Lizenznehmer darf die Marke im vereinbarten Umfang nutzen. Oft ist auch der Lizenzgeber selbst ausgeschlossen. Das sollte ausdrücklich geregelt werden.
    • Einfache Lizenz: Der Lizenzgeber kann weiteren Unternehmen Lizenzen erteilen und die Marke selbst nutzen.

    Außerdem sollte klar sein, ob der Lizenznehmer Unterlizenzen erteilen oder die Lizenz übertragen darf.

    3. Gebiet, Waren und Dauer

    Die Lizenz kann räumlich (z. B. nur Deutschland), sachlich (nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen) und zeitlich beschränkt werden. Bei der Gebietsdefinition lohnt besondere Sorgfalt: Wie sich beim Brexit gezeigt hat, kann eine Klausel wie „Europäische Union“ plötzlich etwas anderes bedeuten als bei Vertragsschluss (siehe unseren Beitrag zu Brexit und Marken). Für die Laufzeit sind feste Zeiträume mit Verlängerungsoption ebenso üblich wie unbefristete Verträge mit Kündigungsfristen.

    4. Lizenzgebühr

    Gängig sind Umsatzlizenzen (ein Prozentsatz vom Nettoumsatz), Stücklizenzen, Pauschalbeträge oder Kombinationen mit Mindestlizenzgebühren. Regeln Sie außerdem Abrechnungszeiträume, Berichtspflichten und ein Recht des Lizenzgebers, die Abrechnungen prüfen zu lassen. Wie Gerichte Lizenzsätze im Verletzungsfall heranziehen, zeigt das BGH-Urteil „Layher“ zur Lizenzanalogie. Ein vernünftig kalkulierter Lizenzvertrag ist insoweit auch ein Maßstab für den Wert Ihrer Marke.

    5. Qualitätskontrolle und Markenführung

    Eine Marke steht für eine gleichbleibende Herkunft und Qualität. Lizenzgeber sollten sich deshalb Vorgaben zu Produktqualität, Gestaltung, Verwendung des Logos und Werbung vorbehalten, ebenso das Recht, dies zu kontrollieren. Verstößt der Lizenznehmer gegen solche Vorgaben, kann der Lizenzgeber unter Umständen auch markenrechtlich gegen ihn vorgehen.

    6. Benutzung und Aufrechterhaltung

    Die Benutzung durch den Lizenznehmer mit Zustimmung des Inhabers zählt als rechtserhaltende Benutzung der Marke. Das ist ein großer Vorteil, setzt aber voraus, dass die Benutzung auch tatsächlich erfolgt und dokumentiert wird. Sinnvoll ist daher eine Pflicht des Lizenznehmers zur Ausübung der Lizenz sowie zur Überlassung von Benutzungsnachweisen. Warum das so wichtig ist, erläutert unser Beitrag zur Benutzungsschonfrist. Daneben sollte geregelt sein, wer die Verlängerungsgebühren zahlt und wer die Marke gegen Angriffe verteidigt.

    7. Vorgehen gegen Verletzer

    Wer darf gegen Nachahmer vorgehen, nur der Inhaber oder auch der Lizenznehmer? Nach dem Gesetz kann ein Lizenznehmer eine Verletzungsklage grundsätzlich nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben. Der Vertrag sollte deshalb regeln, wer Verletzungen verfolgt, wer die Kosten trägt und wem eventuelle Schadensersatzzahlungen zustehen.

    8. Vertragsende

    Was passiert mit Restbeständen, Verpackungen und Werbematerial nach Vertragsende? Üblich sind Abverkaufsfristen. Zudem sollte klargestellt werden, dass der Lizenznehmer nach Vertragsende keine ähnlichen Zeichen verwenden oder anmelden darf.

    Sonderfall: Gründer lizenziert an die eigene GmbH

    Häufig meldet ein Gründer die Marke zunächst auf seinen Namen an und lässt sie dann von seiner Gesellschaft nutzen. Auch hier sollte ein schriftlicher Lizenzvertrag geschlossen werden, schon aus steuerlichen Gründen und mit Blick auf künftige Investoren, die genau wissen wollen, wem die Marke gehört und wer sie nutzen darf.

    Lizenzverträge entwerfen und prüfen wir für Lizenzgeber wie für Lizenznehmer. Schildern Sie uns Ihr Vorhaben über das Kontaktformular oder in einem persönlichen Termin.

  • Social-Media-Handles und Marken: Namen auf Instagram & Co. sichern

    Für viele junge Unternehmen ist das Instagram-Profil wichtiger als die eigene Website. Kunden suchen nach dem Markennamen, folgen dem Account und kaufen direkt über die Plattform. Ärgerlich wird es, wenn der gewünschte Name bereits vergeben ist oder plötzlich ein Nachahmer-Account mit Ihrem Namen auftaucht. Für Handles und Profilnamen gelten markenrechtlich einige Besonderheiten.

    Handles sind keine Schutzrechte

    Ein Benutzername auf einer Plattform wird nach den Regeln des jeweiligen Anbieters vergeben, in der Regel nach dem Prinzip „wer zuerst kommt“. Die Plattformen prüfen bei der Registrierung nicht, ob jemand Rechte an dem Namen hat. Ähnlich wie bei Domains gilt deshalb: Ein Handle allein begründet kein Markenrecht. Die Grundlagen zum Verhältnis von Domain, Firmenname und Marke haben wir im Beitrag Firmenname, Marke, Domain erläutert.

    Wird ein Profil aber im geschäftlichen Verkehr benutzt, um Waren oder Dienstleistungen anzubieten, kann es sehr wohl fremde Marken verletzen oder umgekehrt selbst zur Entstehung von Kennzeichenrechten beitragen.

    Wann verletzt ein Profil eine Marke?

    Eine Markenverletzung setzt voraus, dass das Zeichen im geschäftlichen Verkehr und als Herkunftshinweis benutzt wird. Bei Social-Media-Profilen ist das häufig der Fall, wenn

    • über das Profil Produkte beworben oder verkauft werden,
    • der Profilname mit einer fremden Marke identisch oder verwechselbar ist und
    • die angebotenen Waren oder Dienstleistungen mit denen der Marke identisch oder ähnlich sind.

    Rein private Profile oder echte Fan-Accounts ohne kommerziellen Bezug sind dagegen meist nicht erfasst. Bei Influencern verschwimmen die Grenzen allerdings oft, denn Werbung und Kooperationen machen ein Profil schnell geschäftlich.

    So gehen Sie gegen Nachahmer-Accounts vor

    1. Dokumentieren: Sichern Sie Screenshots mit Datum, Profil-URL, Followerzahl und konkreten Angeboten.
    2. Plattform-Beschwerde: Die großen Netzwerke bieten eigene Formulare für Markenrechtsverletzungen an. Dort wird in der Regel die Registernummer einer eingetragenen Marke abgefragt. Ohne eingetragene Marke sind die Erfolgsaussichten deutlich geringer.
    3. Abmahnung: Ist der Betreiber bekannt, kann eine Abmahnung mit Aufforderung zur Unterlassung sinnvoll sein. Bei unbekannten Betreibern hilft unter Umständen ein Auskunftsanspruch.
    4. Gerichtliche Schritte: In dringenden Fällen kommt eine einstweilige Verfügung in Betracht.

    Eine Plattform-Beschwerde ersetzt keine rechtliche Prüfung. Eine unberechtigte Beschwerde kann ihrerseits Ansprüche des Betroffenen auslösen.

    Was, wenn Ihr Wunsch-Handle schon vergeben ist?

    Ist der Name von einem inaktiven oder privaten Nutzer belegt, haben Sie aus Markenrecht meist keinen Anspruch auf Herausgabe. Manche Plattformen bieten aber Verfahren für inaktive Accounts oder für Markeninhaber an. Pragmatische Alternativen sind Varianten wie Zusätze („official“, „store“, die Branche oder der Ort). Achten Sie dabei darauf, dass die Variante nicht ihrerseits mit einer fremden Marke kollidiert.

    Vorsorge: Ihre Checkliste

    • Erst recherchieren, dann registrieren: Prüfen Sie vor dem Start, ob Ihr Name markenrechtlich frei ist (siehe unseren Beitrag zur Markenrecherche).
    • Marke anmelden: Eine eingetragene Marke ist der Schlüssel für Plattform-Beschwerden und Markenprogramme.
    • Handles frühzeitig sichern: Registrieren Sie den Namen auf allen relevanten Plattformen, auch wenn Sie sie noch nicht aktiv nutzen.
    • Zugänge im Unternehmen halten: Accounts sollten auf das Unternehmen laufen, nicht auf einzelne Mitarbeiter oder Agenturen. Regeln Sie das vertraglich.
    • Überwachen: Beobachten Sie neue Profile mit Ihrem Namen, ähnlich wie bei der Markenüberwachung im Register.

    Nutzt ein fremder Account Ihre Marke oder werden Sie selbst wegen Ihres Profilnamens abgemahnt, helfen wir schnell und pragmatisch. Kontaktieren Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Firmenname, Marke, Domain: Was Gründer wirklich schützen sollten

    „Unser Name steht doch im Handelsregister, und die Domain gehört uns auch, damit sind wir geschützt, oder?“ Diesen Satz hören wir von Gründern regelmäßig. Leider stimmt er nur zum Teil. Firmenname, Domain und Marke sind rechtlich drei verschiedene Dinge mit ganz unterschiedlicher Reichweite. Wer das weiß, kann seinen Namen von Anfang an richtig absichern.

    Der Firmenname im Handelsregister

    Die Eintragung im Handelsregister sagt vor allem etwas über die Firma im handelsrechtlichen Sinne aus: Unter diesem Namen tritt das Unternehmen im Rechtsverkehr auf. Das Registergericht prüft dabei im Wesentlichen nur, ob sich die Firma von anderen Firmen am selben Ort deutlich unterscheidet. Ob es bundesweit oder in der EU bereits eine gleichnamige Marke gibt, prüft das Registergericht nicht.

    Die Eintragung schützt Sie also nicht davor, dass ein älterer Markeninhaber gegen Ihren Namen vorgeht. Umgekehrt gibt sie Ihnen auch kein Recht, anderen die Nutzung des Namens überall zu verbieten.

    Das Unternehmenskennzeichen: Schutz durch Benutzung

    Unabhängig vom Handelsregister entsteht ein Schutz als Unternehmenskennzeichen, sobald Sie Ihren Namen im geschäftlichen Verkehr benutzen und dieser unterscheidungskräftig ist. Dieses Recht ist durchaus wertvoll und kann sogar gegen jüngere Marken eingesetzt werden. Es hat aber Schwächen:

    • Der Schutzbereich hängt von der tatsächlichen Tätigkeit ab, oft auch räumlich, etwa bei einem regional tätigen Handwerksbetrieb.
    • Der Zeitpunkt, ab dem das Recht besteht, muss im Streitfall bewiesen werden.
    • Rein beschreibende Namen wie „Hannover Gebäudereinigung“ sind meist gar nicht oder nur sehr schwach geschützt.

    Mehr zu den Grundlagen lesen Sie im Beitrag zu geschäftlichen Bezeichnungen und Unternehmenskennzeichen.

    Die Domain: technische Adresse, kein Schutzrecht

    Eine Domain wird nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Die Vergabestellen prüfen nicht, ob Sie Rechte an dem Namen haben. Die Registrierung einer Domain begründet daher kein eigenes Kennzeichenrecht. Sie kann aber, wenn die Domain markenmäßig für ein Angebot benutzt wird, ein Unternehmenskennzeichen oder einen Titelschutz entstehen lassen.

    Umgekehrt kann eine Domain fremde Rechte verletzen, wenn unter ihr Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, die mit einer älteren Marke verwechselbar sind. Die bloße Registrierung allein ist dagegen in der Regel noch keine Markenverletzung, wie wir im Beitrag zur Registrierung einer Domain dargestellt haben.

    Die Marke: das stärkste Instrument

    Eine eingetragene Marke bietet dagegen klare Vorteile:

    • Klarer Zeitrang: Ab dem Anmeldetag steht fest, wer das ältere Recht hat.
    • Bundesweiter oder EU-weiter Schutz: Eine deutsche Marke gilt in ganz Deutschland, eine Unionsmarke in allen EU-Mitgliedstaaten, unabhängig davon, wo Sie bereits tätig sind.
    • Definierter Schutzbereich: Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis legt fest, wofür der Schutz gilt.
    • Wirtschaftlicher Wert: Marken lassen sich lizenzieren, übertragen und bilanzieren. Für Investoren sind sie oft ein wichtiges Kriterium.
    • Durchsetzung auf Plattformen: Viele Marktplätze und soziale Netzwerke verlangen für Beschwerden oder Markenprogramme eine eingetragene Marke.

    Die richtige Reihenfolge für Gründer

    1. Namen finden: idealerweise ein unterscheidungskräftiger, nicht beschreibender Begriff.
    2. Recherchieren: nach Marken, Firmennamen und Domains. Wie das geht, erklärt unser Beitrag zur Markenrecherche.
    3. Marke anmelden: mit einem sorgfältig formulierten Verzeichnis.
    4. Domains und Social-Media-Namen sichern: möglichst zeitgleich.
    5. Firma eintragen und den Namen im Geschäftsverkehr konsequent benutzen.

    Kosten lassen sich dabei unter Umständen über Fördermittel reduzieren, etwa über den KMU-Fonds 2021.

    Gründer begleiten wir von der Prüfung des Wunschnamens bis zur eingetragenen Marke. Ein erstes Gespräch können Sie hier buchen; Fragen beantworten wir auch über das Kontaktformular.

  • Brexit und Marken: Was Inhaber von Unionsmarken jetzt wissen müssen

    Am 31. Dezember 2020 endet die Übergangsphase nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Ab dem 1. Januar 2021 gelten Unionsmarken nicht mehr in Großbritannien. Für Unternehmen, die ihre Marken als Unionsmarke geschützt haben und im britischen Markt aktiv sind, stellt sich deshalb die Frage: Was passiert mit meinem Schutz? Auf Grundlage des Austrittsabkommens zeichnet sich eine weitgehend automatische Lösung ab, mit einigen Fallstricken.

    Eingetragene Unionsmarken: automatische UK-Marke

    Für jede zum Stichtag eingetragene Unionsmarke wird im britischen Register automatisch eine entsprechende nationale Marke angelegt, im Vereinigten Königreich spricht man von einer „comparable trade mark“. Sie umfasst dasselbe Zeichen und dieselben Waren und Dienstleistungen und behält das Anmelde- und gegebenenfalls Prioritätsdatum der Unionsmarke.

    • Für die Umwandlung fallen keine Gebühren an, und Sie müssen keinen Antrag stellen.
    • Die neue UK-Marke ist ab dann aber ein eigenständiges Recht mit eigenen Verlängerungsfristen und -gebühren beim britischen Amt (UKIPO).
    • Wer keinen Schutz im Vereinigten Königreich möchte, kann auf die UK-Marke verzichten (Opt-out).

    Anmeldungen, die noch nicht eingetragen sind

    Hier ist Vorsicht geboten: Unionsmarkenanmeldungen, die am 31. Dezember 2020 noch nicht eingetragen sind, werden nicht automatisch umgewandelt. Anmelder haben aber die Möglichkeit, bis zum 30. September 2021 eine nationale Anmeldung im Vereinigten Königreich einzureichen und dabei das Anmelde- und Prioritätsdatum der Unionsmarkenanmeldung in Anspruch zu nehmen. Dafür fallen die regulären britischen Gebühren an. Prüfen Sie Ihre offenen Anmeldungen daher jetzt und planen Sie diesen Schritt rechtzeitig ein.

    IR-Marken mit Benennung der EU

    Auch internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, sollen im Vereinigten Königreich durch eine nationale Marke ersetzt werden. Inhaber sollten hier besonders auf Änderungen und Verlängerungen achten, da diese künftig getrennt vom internationalen System behandelt werden können.

    Benutzung der Marke: neue Spielregeln

    Nach dem Stichtag zählt eine Benutzung im Vereinigten Königreich nicht mehr als Benutzung einer Unionsmarke. Wer eine Unionsmarke bislang ganz oder überwiegend in Großbritannien benutzt hat, muss damit rechnen, dass die Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist angreifbar wird, wenn sie in der EU nicht ausreichend benutzt wird. Was als ernsthafte Benutzung gilt, erläutern wir im Beitrag zur Benutzungsschonfrist.

    Vertretung und Verfahren

    Laufende Verfahren vor dem EUIPO, die auf britischen Rechten beruhen, können betroffen sein. Ältere britische Marken können künftig nicht mehr als Grundlage für Widersprüche gegen Unionsmarken dienen. Zudem dürfen britische Vertreter Mandanten vor dem EUIPO grundsätzlich nicht mehr vertreten. Umgekehrt wird für Verfahren beim UKIPO in der Regel eine Zustellanschrift im Vereinigten Königreich erforderlich sein.

    Lizenz- und Abgrenzungsverträge prüfen

    Viele Verträge definieren das Vertragsgebiet als „Europäische Union“. Ob davon ab 2021 auch das Vereinigte Königreich erfasst sein soll, ist häufig unklar. Lizenz-, Vertriebs- und Abgrenzungsvereinbarungen sollten deshalb überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Wer sein Portfolio grundsätzlich überdenkt, sollte zudem bei der Neuanmeldung auf ein präzises Verzeichnis achten: Tipps dazu finden Sie im Beitrag zur Klassenwahl.

    Checkliste zum Jahresende

    • Liste aller Unionsmarken und -anmeldungen erstellen.
    • Offene Anmeldungen identifizieren und UK-Nachanmeldungen bis 30. September 2021 einplanen.
    • Verlängerungsdaten der künftigen UK-Marken notieren.
    • Benutzungslage in der EU ohne das Vereinigte Königreich prüfen.
    • Verträge mit Gebietsklauseln „EU“ überprüfen.

    Welche Ihrer Marken der Brexit betrifft, ermitteln wir mit einem Blick in Ihr Portfolio; nötige Anmeldungen im Vereinigten Königreich koordinieren wir. Melden Sie sich bei uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Markenrechtliche Abmahnung erhalten? Die 7 wichtigsten Schritte

    Ein Anwaltsschreiben mit dem Vorwurf der Markenverletzung, einer vorformulierten Unterlassungserklärung und einer Kostennote: Für viele Unternehmer ist eine markenrechtliche Abmahnung ein Schock. Mit einer überlegten Reaktion lassen sich die Folgen allerdings oft deutlich begrenzen. Wer falsch oder gar nicht reagiert, riskiert schnell ein teures Gerichtsverfahren. Die folgenden sieben Schritte helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

    1. Ruhe bewahren, aber die Frist ernst nehmen

    Abmahnungen enthalten in der Regel eine kurze Frist zur Abgabe einer Unterlassungserklärung, oft nur wenige Tage bis zwei Wochen. Notieren Sie die Frist sofort. Lässt der Abmahnende sie ungenutzt verstreichen, kann er eine einstweilige Verfügung beantragen, unter Umständen ohne dass Sie vorher angehört werden.

    2. Nicht ignorieren

    Schweigen ist die schlechteste Lösung. Selbst wenn Sie die Abmahnung für unberechtigt halten, sollten Sie reagieren. Eine fundierte Zurückweisung kann den Abmahnenden von weiteren Schritten abhalten. In manchen Fällen ist auch die Hinterlegung einer Schutzschrift bei Gericht sinnvoll, damit Ihre Argumente berücksichtigt werden, falls der Gegner eine einstweilige Verfügung beantragt.

    3. Nicht vorschnell unterschreiben

    Die beigefügte Unterlassungserklärung ist meist zugunsten des Abmahnenden formuliert: weit gefasst, mit hohen Vertragsstrafen und einem Anerkenntnis der Kosten. Eine einmal abgegebene Unterlassungserklärung bindet Sie grundsätzlich dauerhaft. Unterschreiben Sie daher nichts, bevor die Abmahnung geprüft ist. Häufig ist eine sogenannte modifizierte Unterlassungserklärung die bessere Wahl. Sie beseitigt die Wiederholungsgefahr, ohne Ihnen mehr abzuverlangen als nötig.

    4. Die Berechtigung der Abmahnung prüfen

    Nicht jede Abmahnung ist berechtigt. Zu prüfen sind vor allem:

    • Besteht die Marke überhaupt, und ist der Abmahnende Inhaber oder berechtigter Lizenznehmer?
    • Besteht Verwechslungsgefahr? Entscheidend sind die Ähnlichkeit der Zeichen, der Waren und Dienstleistungen sowie die Kennzeichnungskraft der Marke.
    • Benutzen Sie das Zeichen markenmäßig, also als Herkunftshinweis? Eine rein beschreibende Verwendung kann zulässig sein.
    • Ist die Marke benutzt? Ist die Benutzungsschonfrist abgelaufen, kann die Einrede der Nichtbenutzung den Ansprüchen den Boden entziehen. Details dazu in unserem Beitrag zur Benutzungsschonfrist.
    • Haben Sie ältere Rechte? Vielleicht nutzen Sie Ihr Zeichen bereits länger, etwa als Unternehmenskennzeichen.
    • Ist die Abmahnung rechtsmissbräuchlich? Das kommt eher selten in Betracht, sollte aber bei auffälligen Serienabmahnungen geprüft werden.

    5. Die Kosten prüfen

    Ist die Abmahnung berechtigt, müssen Sie in der Regel die Anwaltskosten des Gegners tragen. Diese richten sich nach dem Gegenstandswert, der in Markensachen oft hoch angesetzt wird. Ob der angesetzte Wert angemessen ist, lässt sich häufig verhandeln. Auch geforderte Schadensersatzbeträge sollten Sie nicht ungeprüft akzeptieren. Mit dem Auskunftsanspruch, den Markeninhaber zusätzlich geltend machen können, haben wir uns schon in einem früheren Beitrag zum Auskunftsanspruch befasst.

    6. Die Benutzung vorläufig einstellen

    Unabhängig von der rechtlichen Bewertung kann es klug sein, das beanstandete Zeichen vorsorglich nicht weiter zu benutzen, bis die Lage geklärt ist. Das reduziert mögliche Schadensersatzansprüche. Denken Sie dabei auch an Onlineshops, Marktplatzangebote, Social-Media-Profile und Werbeanzeigen.

    7. Langfristig denken

    Eine Abmahnung ist oft der Anlass, die eigene Markenstrategie zu überdenken. Brauchen Sie einen neuen Namen? Lässt sich eine Abgrenzungsvereinbarung mit dem Gegner schließen? Und wie vermeiden Sie solche Konflikte künftig? Die wirksamste Vorsorge ist eine gründliche Markenrecherche vor der Anmeldung und vor der Benutzung eines neuen Zeichens.

    Liegt Ihnen eine Abmahnung vor, senden Sie sie uns am besten noch heute über das Kontaktformular. Wir prüfen kurzfristig und besprechen mit Ihnen, wie Sie fristgerecht reagieren; einen Telefontermin können Sie auch direkt buchen.

  • Benutzungsschonfrist: Ab wann Sie Ihre Marke benutzen müssen

    Eine eingetragene Marke ist ein wertvolles Recht, aber kein Recht, das man unbegrenzt „auf Vorrat“ halten kann. Das Markenrecht verlangt, dass eine Marke nach einer gewissen Zeit auch tatsächlich benutzt wird. Diese Zeit nennt man Benutzungsschonfrist. Wer sie nicht kennt, riskiert, dass die eigene Marke im Ernstfall nicht durchsetzbar ist oder sogar gelöscht wird.

    Was ist die Benutzungsschonfrist?

    Nach der Eintragung gewährt das Gesetz eine Schonfrist von fünf Jahren. Während dieser Zeit kann die Marke ihre Rechte entfalten, auch wenn sie noch nicht benutzt wird. Das gibt Unternehmen Zeit, Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Nach Ablauf der fünf Jahre muss die Marke dagegen ernsthaft benutzt werden, und zwar für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist.

    Wann beginnt die Frist?

    Bei deutschen Marken beginnt die Frist nicht schon mit der Anmeldung oder Eintragung. Seit der Reform des Markengesetzes im Januar 2019 kommt es auf den Tag an, ab dem gegen die Marke kein Widerspruch mehr möglich ist. Wurde Widerspruch eingelegt, beginnt die Frist mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Wann genau eine deutsche Marke eingetragen wird und welche Fristen danach laufen, erläutern wir in unserem Beitrag zur Widerspruchsfrist.

    Bei Unionsmarken beginnt die fünfjährige Frist mit der Eintragung, da das Widerspruchsverfahren dort vor der Eintragung stattfindet.

    Was passiert bei Nichtbenutzung?

    Ist die Schonfrist abgelaufen und wurde die Marke nicht ernsthaft benutzt, drohen drei Folgen:

    • Verfall: Jeder Dritte kann die Löschung der Marke wegen Verfalls beantragen. Seit dem 1. Mai 2020 entscheidet darüber auch im streitigen Fall das DPMA (mehr dazu in unserem Beitrag zu den neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren).
    • Einrede im Widerspruchsverfahren: Stützen Sie einen Widerspruch auf eine Marke, die länger als fünf Jahre geschützt ist, kann der Gegner die Benutzung bestreiten. Können Sie sie nicht belegen, scheitert der Widerspruch.
    • Keine Ansprüche im Verletzungsprozess: Auch Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche lassen sich aus einer unbenutzten Marke nicht durchsetzen, wenn der Gegner die Nichtbenutzung einwendet.

    Wurde die Benutzung erst nach Ablauf der Frist aufgenommen, kann das die Marke grundsätzlich wieder „heilen“. Eine Aufnahme der Benutzung kurz vor einem angekündigten Löschungsantrag kann aber unter Umständen unberücksichtigt bleiben.

    Was ist eine „ernsthafte“ Benutzung?

    Ernsthaft ist eine Benutzung, wenn sie der Erhaltung oder Schaffung eines Absatzmarktes für die Waren oder Dienstleistungen dient. Eine reine Scheinbenutzung, nur um die Marke zu erhalten, genügt nicht. Wichtige Kriterien sind:

    • Markenmäßige Benutzung: Die Marke muss als Herkunftshinweis verwendet werden, auf der Ware, der Verpackung, in Angeboten oder in der Werbung.
    • Umfang: Es gibt keine feste Mindestmenge. Entscheidend sind die Umstände, etwa Art der Ware und Größe des Marktes.
    • Ort: Eine deutsche Marke muss in Deutschland benutzt werden; bei Unionsmarken kommt es auf die Benutzung in der EU an.
    • Form: Eine Benutzung in leicht abgewandelter Form kann ausreichen, wenn der kennzeichnende Charakter nicht verändert wird. Wo hier die Grenzen liegen, zeigt unser Beitrag zur rechtserhaltenden Benutzung in abweichender Form.
    • Durch Dritte: Auch die Benutzung durch einen Lizenznehmer mit Zustimmung des Inhabers zählt.

    Benutzung belegen

    Im Streitfall müssen Sie die Benutzung beweisen. Sammeln Sie deshalb laufend:

    • Rechnungen und Lieferscheine, auf denen die Marke erkennbar ist,
    • Fotos von Produkten und Verpackungen mit Datum,
    • Kataloge, Preislisten, Werbematerialien und Messeauftritte,
    • Screenshots Ihrer Website und Ihres Onlineshops mit Datum,
    • Umsatzzahlen pro Marke und Jahr.

    Prüfen Sie zudem regelmäßig, ob Ihre Marke noch zu Ihrem tatsächlichen Angebot passt. Wird sie für einzelne eingetragene Waren dauerhaft nicht benutzt, kann eine Neuanmeldung für das aktuelle Sortiment sinnvoll sein.

    Ob Ihre bisherige Benutzung ausreicht oder ob sich der Angriff auf eine unbenutzte fremde Marke lohnt, sehen wir uns gern mit Ihnen an. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.