Neu ab 1. Mai 2020: Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA

Mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) ist das deutsche Markenrecht bereits zum 14. Januar 2019 in vielen Punkten neu gefasst worden. Einige Änderungen traten aber erst später in Kraft, darunter eine, die für die Praxis besonders wichtig ist: Seit dem 1. Mai 2020 können Markeninhaber und Wettbewerber vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) deutlich mehr erreichen als bisher. Das Amt entscheidet nun auch über die Nichtigkeit einer Marke wegen älterer Rechte und über streitige Verfallsanträge.

Wie war es bisher?

Wer eine eingetragene Marke beseitigen wollte, hatte bislang zwei Wege, je nach Grund:

• Ältere Rechte: Außer im fristgebundenen Widerspruchsverfahren konnten ältere Rechte nur vor den Zivilgerichten im Wege der Löschungsklage geltend gemacht werden. War die Widerspruchsfrist verstrichen, blieb also nur der Weg zum Landgericht.
• Verfall, etwa wegen Nichtbenutzung: Ein Löschungsantrag beim DPMA war zwar möglich. Widersprach der Markeninhaber aber der Löschung, musste der Antragsteller ebenfalls Klage vor den Zivilgerichten erheben.

Beides war für viele kleine und mittlere Unternehmen mit erheblichen Kosten- und Prozessrisiken verbunden.

Was gilt seit dem 1. Mai 2020?

Nichtigkeit wegen älterer Rechte

Nun kann ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte auch beim DPMA gestellt werden. Damit lässt sich eine jüngere Marke angreifen, wenn ihr etwa eine ältere Marke, ein Unternehmenskennzeichen oder ein anderes älteres Recht entgegensteht, und zwar auch dann, wenn die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist. Ein vorangegangenes Widerspruchsverfahren schließt einen solchen Antrag aus demselben älteren Recht nicht aus.

Verfall im Amtsverfahren

Auch der Verfall, vor allem wegen fehlender ernsthafter Benutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist, kann nun vollständig vor dem DPMA geklärt werden. Widerspricht der Inhaber dem Antrag, entscheidet das Amt in der Sache, statt den Antragsteller auf den Klageweg zu verweisen. Was die Benutzungsschonfrist bedeutet, erläutern wir in einem eigenen Beitrag.

So läuft das neue Verfahren ab

Das Verfahren ist zweistufig aufgebaut:

1. Zustellung und Widerspruch: Das DPMA stellt den Antrag dem Markeninhaber zu. Dieser kann dem Antrag innerhalb einer gesetzlichen Frist widersprechen. Tut er das nicht, wird die Marke ohne inhaltliche Prüfung gelöscht. Markeninhaber sollten Post vom DPMA daher niemals liegen lassen.
2. Sachprüfung: Widerspricht der Inhaber, wird das Verfahren fortgesetzt und die Markenabteilung des DPMA entscheidet in der Sache. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zum Bundespatentgericht möglich.

In beiden Verfahren kann der Inhaber der angegriffenen Marke, wie im Widerspruchsverfahren, unter Umständen die Einrede der Nichtbenutzung gegenüber einer älteren Marke erheben. Auch das will strategisch gut überlegt sein.

Amt oder Gericht?

Der Weg über die Zivilgerichte bleibt weiterhin offen. Das Gesetz verhindert aber, dass dieselbe Streitigkeit parallel vor Amt und Gericht geführt wird. Für die Wahl des Weges spielen vor allem diese Punkte eine Rolle:

• Kosten: Im Amtsverfahren trägt grundsätzlich jede Partei ihre eigenen Kosten, sofern nicht aus Billigkeitsgründen etwas anderes angeordnet wird. Das Kostenrisiko ist damit meist überschaubarer als im Zivilprozess.
• Verbindung mit weiteren Ansprüchen: Wer neben der Löschung auch Unterlassung oder Schadensersatz verlangt, ist vor den Zivilgerichten oft besser aufgehoben, weil dort alles in einem Verfahren geklärt werden kann.
• Dauer: Wie schnell das DPMA die neuen Verfahren bearbeiten wird, muss die Praxis zeigen.

Wie Löschungs- und Verletzungsverfahren zusammenhängen können, zeigt unser Beitrag zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens bei anhängigem Löschungsantrag.

Was Markeninhaber jetzt tun sollten

• Prüfen Sie, ob Ihre älteren Marken ernsthaft benutzt werden und ob Sie die Benutzung belegen können.
• Überwachen Sie das Register auf jüngere Marken, die Ihren Rechten zu nahe kommen, nicht nur innerhalb der Widerspruchsfrist.
• Reagieren Sie auf Zustellungen des DPMA sofort und fristgerecht.

Mehr zum klassischen Widerspruch lesen Sie auch in unserem Beitrag zur Markenrecherche vor der Anmeldung, denn wer gründlich recherchiert, vermeidet viele dieser Konflikte von vornherein.

Soll eine Marke gelöscht werden oder liegt Ihnen ein Löschungsantrag vor, vertreten wir Sie vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht. Die Unterlagen können Sie uns über das Kontaktformular senden oder in einem vereinbarten Termin mit uns besprechen.