BGH „Silver Horse“: Nichtbenutzungseinrede muss eindeutig sein

Im Widerspruchsverfahren ist die Einrede der Nichtbenutzung eine der wirksamsten Verteidigungen. Wird die ältere Marke seit Jahren nicht benutzt, kann der Widerspruch schon daran scheitern. Doch die Einrede muss richtig erhoben werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 1. Juni 2023 (Az. I ZB 65/22 – „Silver Horse/Power Horse“) klargestellt, dass hier keine Ungenauigkeiten verziehen werden.

Die Einrede der Nichtbenutzung kurz erklärt

Stützt sich ein Widerspruch auf eine Marke, die bereits länger als fünf Jahre eingetragen ist, kann der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreiten. Dann muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung glaubhaft machen. Gelingt ihm das nicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen. Die Grundlagen haben wir in den Beiträgen zum Widerspruch gegen eine Marke und zur Benutzungsschonfrist erläutert.

Der Fall

In einem Widerspruchsverfahren zwischen den Zeichen „Silver Horse“ und „Power Horse“ hatte das Bundespatentgericht (Beschluss vom 26. Juli 2022, 26 W (pat) 38/17) über die Verwechslungsgefahr entschieden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke meinte im Nachgang, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ihre Ausführungen zur Marktpräsenz der Widerspruchsmarke seien als Nichtbenutzungseinrede zu verstehen. Das Bundespatentgericht sah das anders. Die Markeninhaberin wandte sich mit einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde an den BGH.

Die Entscheidung des BGH

Einrede muss eindeutig erhoben werden

Der BGH stellte klar: Das Bestreiten der Benutzung muss unmissverständlich erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Marke im Markt, die in einem anderen Zusammenhang gemacht werden (etwa zur Ähnlichkeit der Waren, zur Kennzeichnungskraft oder zu anderen Faktoren der Verwechslungsgefahr), sind in der Regel nicht als Nichtbenutzungseinrede zu verstehen.

Keine Hinweispflicht des Gerichts

Das Gericht muss eine Partei auch nicht darauf hinweisen, dass sie die Einrede erheben könnte. Ein solcher Hinweis würde die Neutralität des Gerichts und den Grundsatz verletzen, dass die Parteien selbst bestimmen, was sie vortragen.

Grenzen der Rechtsbeschwerde

Außerdem bestätigte der BGH, dass die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht, selbst wenn sie fehlerhaft sein sollte, keinen Begründungsmangel darstellt, der mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gerügt werden kann. Die Rechtsbeschwerde blieb ohne Erfolg.

Lehren für das Widerspruchsverfahren

Für Inhaber angegriffener Marken

• Ausdrücklich formulieren: Erheben Sie die Einrede klar und gesondert, etwa mit dem Satz: „Die Benutzung der Widerspruchsmarke wird bestritten.“
• Frühzeitig prüfen: Klären Sie zu Beginn des Verfahrens, ob die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre geschützt ist und ob Anhaltspunkte für eine fehlende Benutzung bestehen.
• Nicht auf das Gericht verlassen: Weder das DPMA noch das Bundespatentgericht werden Sie auf die Möglichkeit der Einrede hinweisen.

Für Widersprechende

• Bereiten Sie Benutzungsnachweise vor, bevor Sie Widerspruch einlegen: Rechnungen, Kataloge, Umsatzzahlen und Werbematerialien.
• Rechnen Sie damit, dass die Gegenseite die Einrede erhebt, und prüfen Sie Ihre Benutzungslage für alle relevanten Waren und Dienstleistungen.

Im Widerspruchsverfahren vertreten wir Sie vor dem DPMA, dem EUIPO und dem Bundespatentgericht, als Widersprechende wie als Anmelder. Sprechen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin.