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Schlagwort: Lizenzvertrag

  • Vertriebspartner im Ausland: So bleibt Ihre Marke Ihre Marke

    Der Schritt in neue Märkte gelingt oft über lokale Partner: Importeure, Distributoren, Handelsvertreter. Sie kennen den Markt, sprechen die Sprache und haben Kontakte. Doch es kommt immer wieder vor, dass ein solcher Partner die Marke seines Lieferanten im eigenen Land auf sich anmeldet: aus Unwissenheit, zur „Absicherung“ seiner Investition oder ganz bewusst, um bei einem Konflikt einen Hebel in der Hand zu haben. Wer das vermeiden will, muss vorsorgen.

    Warum das gefährlich ist

    Ist die Marke im Zielland auf den Partner eingetragen, kann dieser im schlimmsten Fall

    • die Einfuhr Ihrer eigenen Waren blockieren, etwa über den Zoll,
    • einen Nachfolger als Vertriebspartner abmahnen,
    • bei Vertragsende eine hohe Summe für die „Rückgabe“ der Marke verlangen.

    Gerade in Ländern, in denen das Prinzip „wer zuerst anmeldet“ streng gilt, sind solche Fälle schwer zu korrigieren.

    Vorsorge 1: Marke rechtzeitig selbst anmelden

    Die beste Absicherung ist eine eigene Marke im Zielland, bevor Gespräche mit Partnern beginnen oder Ware geliefert wird. Über das Madrider System lassen sich viele Länder mit einer Anmeldung abdecken; innerhalb von sechs Monaten nach der Erstanmeldung kann der Zeitrang in Anspruch genommen werden. Einen Überblick gibt unser Beitrag Marke im Ausland schützen. Achten Sie auch auf lokale Sprachversionen und Transliterationen, wenn diese im Markt üblich sind.

    Vorsorge 2: Klare Verträge

    Der Vertriebsvertrag sollte ausdrücklich regeln:

    • Die Marken gehören ausschließlich dem Hersteller.
    • Der Partner darf keine identischen oder ähnlichen Zeichen anmelden: weder als Marke noch als Firmenname, Domain oder Social-Media-Profil.
    • Hat er dennoch angemeldet, ist er zur Übertragung verpflichtet.
    • Die Nutzung der Marke ist an Vorgaben gebunden und endet mit dem Vertrag.
    • Rechtswahl und Gerichtsstand bzw. Schiedsgerichtsbarkeit sind geregelt.

    Die Grundsätze sind ähnlich wie beim Markenlizenzvertrag.

    Vorsorge 3: Überwachung

    Eine Markenüberwachung in den Zielmärkten zeigt frühzeitig, wenn jemand Ihre Marke anmeldet, und gibt Ihnen die Chance, innerhalb der Widerspruchsfrist zu reagieren.

    Wenn es schon passiert ist

    Agentenmarke

    Viele Rechtsordnungen kennen besondere Regeln für Marken, die ein Agent oder Vertreter ohne Zustimmung des Inhabers auf sich anmeldet. In der EU und in Deutschland kann der Markeninhaber unter bestimmten Voraussetzungen Widerspruch einlegen, die Löschung verlangen oder die Übertragung der Marke beanspruchen. Ähnliche Regelungen gibt es aufgrund internationaler Abkommen auch in vielen anderen Ländern.

    Bösgläubigkeit

    Daneben kommt ein Antrag auf Nichtigkeit wegen bösgläubiger Anmeldung in Betracht. Typische Indizien sind die Kenntnis der fremden Marke, die Geschäftsbeziehung und das Fehlen eigener Benutzungsabsicht. Mehr dazu im Beitrag Jemand hat Ihre Marke angemeldet?

    Verhandlung

    Oft ist eine Einigung der schnellste Weg, gerade wenn die Geschäftsbeziehung fortgesetzt werden soll. Ein laufendes oder vorbereitetes Verfahren stärkt dabei die Verhandlungsposition.

    Checkliste für den Markteintritt

    1. Marke im Zielland anmelden, vor dem ersten Kontakt mit Partnern.
    2. Lokale Sprachversionen prüfen und gegebenenfalls schützen.
    3. Vertriebsvertrag mit klaren Markenklauseln abschließen.
    4. Register und Markt überwachen.
    5. Bei Auffälligkeiten sofort reagieren und Fristen sichern.

    Wir koordinieren Markenanmeldungen in Ihren Zielmärkten, prüfen Vertriebsverträge und gehen gegen unberechtigte Anmeldungen durch Partner vor. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Marke im Franchise-System: Darauf kommt es an

    Ein Franchise-System lebt von seiner Marke. Franchisenehmer zahlen dafür, unter einem bekannten Namen und nach einem erprobten Konzept zu arbeiten. Für den Franchisegeber ist die Marke deshalb das wichtigste Kapital und für den Franchisenehmer die Grundlage seiner Investition. Umso wichtiger ist es, die Marke rechtlich solide aufzustellen.

    Vor dem Start: die Marke absichern

    Bevor ein Franchise-System an den Start geht, sollte die Marke eingetragen sein, und zwar für alle Gebiete, in denen Franchisenehmer tätig werden sollen. Wer zunächst nur in Deutschland startet, aber eine Expansion in Nachbarländer plant, sollte frühzeitig an eine Unionsmarke oder Auslandsanmeldungen denken. Die Möglichkeiten zeigt unser Beitrag Marke im Ausland schützen.

    • Recherche: Ein System, das auf einem angreifbaren Namen aufbaut, gefährdet alle Franchisenehmer.
    • Verzeichnis: Es muss die Dienstleistungen der Franchisenehmer abdecken, gegebenenfalls auch Waren, die im System verkauft werden, sowie Franchise-Beratung in Klasse 35.
    • Logo und Wort: Schützen Sie sowohl den Namen als Wortmarke als auch das Logo.

    Die Marke im Franchisevertrag

    Der Franchisevertrag enthält regelmäßig eine Markenlizenz. Darin sollte geregelt sein:

    • Umfang der Lizenz: welche Marken, für welche Leistungen, in welchem Gebiet, exklusiv oder nicht.
    • Vorgaben zur Nutzung: Corporate Design, Werbung, Online-Auftritt und Social Media. Gerade im Netz sind klare Regeln wichtig.
    • Qualitätskontrolle: Der Franchisegeber muss die Einhaltung seiner Standards überprüfen können.
    • Keine eigenen Anmeldungen: Franchisenehmer dürfen die Marke oder ähnliche Zeichen nicht selbst anmelden, auch nicht als Domain oder Firmenname.
    • Verfolgung von Verletzungen: Wer meldet Nachahmer, wer geht dagegen vor, wer trägt die Kosten?

    Die allgemeinen Grundsätze zur Lizenz haben wir im Beitrag zum Markenlizenzvertrag zusammengestellt. Daneben sind kartellrechtliche Grenzen zu beachten, etwa bei Gebietsschutz und Preisvorgaben.

    Benutzung durch Franchisenehmer zählt

    Die Benutzung der Marke durch Franchisenehmer mit Zustimmung des Franchisegebers gilt als rechtserhaltende Benutzung. Das ist wichtig für die Benutzungsschonfrist. Der Franchisegeber sollte aber sicherstellen, dass er Nachweise aus dem System erhält: Umsätze, Fotos, Werbematerialien. Ohne solche Belege kann es im Streitfall schwierig werden.

    Wenn der Vertrag endet

    Das Ende eines Franchisevertrags ist ein typischer Konfliktpunkt. Ehemalige Franchisenehmer betreiben ihr Geschäft oft weiter, manchmal mit einem ähnlichen Namen. Der Vertrag sollte deshalb regeln:

    • die sofortige Einstellung der Markennutzung, mit eventueller Abverkaufsfrist,
    • die Herausgabe oder Übertragung von Domains, Social-Media-Profilen und Telefonnummern, soweit zulässig,
    • das Verbot ähnlicher Kennzeichen,
    • Vertragsstrafen bei Verstößen.

    Nutzt ein ehemaliger Partner die Marke weiter, kann der Franchisegeber markenrechtlich vorgehen, im Eilfall auch per einstweiliger Verfügung.

    Aus Sicht der Franchisenehmer

    Wer in ein Franchise-System einsteigt, sollte prüfen, ob die Marke tatsächlich eingetragen ist, für welche Gebiete sie gilt und ob es bekannte Konflikte gibt. Ein Blick ins Register lohnt sich, denn verliert der Franchisegeber seine Marke, steht auch der Franchisenehmer vor einem Problem.

    Für Franchisegeber sichern wir die Marke ab, gestalten die markenrechtlichen Klauseln des Franchisevertrags und setzen die Rechte durch. Nehmen Sie Kontakt auf oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • BGH „Moneypenny“: Werktitelschutz für Namen fiktiver Figuren

    Romanhelden, Filmfiguren und Serienstars haben oft eine eigene Fangemeinde. Ihre Namen werden für Merchandising, Spin-offs und Lizenzprodukte genutzt. Ob diese Namen auch ohne Markeneintragung geschützt sind, war bislang wenig geklärt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 4. Dezember 2025 (Az. I ZR 219/24 – „Moneypenny“) entschieden, unter welchen Voraussetzungen der Name einer fiktiven Figur Werktitelschutz genießen kann.

    Worum ging es?

    Die Klägerin berief sich auf einen Werktitelschutz für den Namen „Moneypenny“, bekannt als Figur aus den James-Bond-Filmen. Sie wollte daraus Ansprüche gegen die Verwendung des Namens durch einen Dritten ableiten. Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab, und auch der BGH gab der Klägerin nicht recht.

    Die Leitlinien des BGH

    Grundsätzlich möglich: Titelschutz für Figurennamen

    Der BGH stellt zunächst klar: Der Name einer fiktiven Figur aus einem Roman-, Bühnen- oder Filmwerk kann grundsätzlich als Werktitel geschützt sein, und zwar als Bezeichnung eines Werkteils.

    Voraussetzung: Eigenständigkeit der Figur

    Die Figur muss aber selbst ein kennzeichnungsfähiges „Werk“ im markenrechtlichen Sinne sein. Dafür braucht sie eine gewisse Eigenständigkeit und eigene Bekanntheit gegenüber dem Gesamtwerk. Das Publikum muss sie als selbstständig und vom zugrunde liegenden Werk losgelöst wahrnehmen.

    Maßgeblich ist die Verwendung im Werk selbst

    Entscheidend ist dabei, wie die Figur im Werk eingesetzt wird. Umstände außerhalb des Werks (etwa kommerzielle Verwertung, Spin-offs oder Merchandising) dürfen nicht herangezogen werden, um die Eigenständigkeit zu begründen. „Moneypenny“ erfüllte diese Voraussetzung nicht: Die Figur war Teil der Bond-Filme, aber nicht davon losgelöst.

    Titelmäßige Benutzung erforderlich

    Schließlich entsteht Werktitelschutz nur durch eine titelmäßige, kennzeichnende Benutzung im Inland. In den Filmen wurde „Moneypenny“ lediglich als Name einer Figur verwendet, nicht als Titel. Auch deshalb entstand kein Titelschutz.

    Einordnung

    Die Entscheidung fügt sich in eine Linie, die den Werktitelschutz eher eng versteht. Bereits im Fall „Nie wieder keine Ahnung“ hatte der BGH betont, dass ein Titel im Regelfall nur vor einer Verwechslung der Werke selbst schützt. Wer einen Namen über das Werk hinaus wirtschaftlich nutzen will, braucht daher regelmäßig ein anderes Schutzinstrument.

    Was bedeutet das für Rechteinhaber?

    • Marke anmelden: Für Merchandising, Lizenzprodukte und Spin-offs ist die eingetragene Marke das verlässlichere Recht. Sie schützt für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen, unabhängig von der Eigenständigkeit der Figur im Werk.
    • Lizenzen sauber gestalten: Wer Figurennamen an Partner lizenziert, sollte die zugrunde liegenden Rechte genau benennen. Die wichtigsten Klauseln finden Sie im Beitrag zum Markenlizenzvertrag.
    • Titelschutz nicht überschätzen: Werktitel sind wertvoll für Bücher, Filme, Podcasts oder Apps (siehe Titelschutz für Apps, Podcasts und Blogs), bieten aber keinen umfassenden Schutz für Figurennamen.

    Was bedeutet das für Dritte?

    Wer Namen bekannter Figuren für eigene Produkte nutzen will, sollte nicht vorschnell aus diesem Urteil auf eine Freigabe schließen. Häufig bestehen eingetragene Marken, und auch Urheber- und Wettbewerbsrecht können eine Rolle spielen. Eine Markenrecherche ist deshalb vor jeder Nutzung Pflicht.

    Verlage, Produzenten und Kreative beraten wir zum Schutz von Titeln, Figuren und Marken. Sprechen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin.

  • Markenschutz für Influencer und Creator: Namen richtig sichern

    Für Influencer und Content Creator ist der eigene Name das wichtigste Kapital. Unter ihm entstehen Reichweite, Kooperationen, eigene Produkte und manchmal ganze Unternehmen. Trotzdem ist er oft erstaunlich schlecht geschützt. Viele Creator merken das erst, wenn ein Nachahmer-Account auftaucht, ein Dritter den Namen als Marke anmeldet oder ein Produktpartner mehr Rechte beansprucht als gedacht.

    Warum eine Marke für Creator sinnvoll ist

    • Durchsetzung auf Plattformen: Soziale Netzwerke und Marktplätze bearbeiten Beschwerden wegen Markenverletzung meist nur auf Grundlage einer eingetragenen Marke. Mehr dazu im Beitrag zu Social-Media-Handles.
    • Eigene Produkte: Wer Merchandise, Kosmetik, Kochbücher oder Kurse anbietet, braucht Schutz für genau diese Waren und Dienstleistungen.
    • Verhandlungsposition: In Kooperationen mit Marken und Agenturen ist eine eigene eingetragene Marke ein starkes Argument und schafft Klarheit darüber, wem der Name gehört.
    • Schutz vor Trittbrettfahrern: Mit wachsender Bekanntheit steigt das Risiko, dass Dritte den Namen für eigene Produkte nutzen oder anmelden.

    Welcher Name soll geschützt werden?

    Viele Creator treten unter einem Künstlernamen, einem Kanalnamen oder einem Handle auf. Schützen Sie den Namen, unter dem Ihre Community Sie kennt. Bei bürgerlichen Namen ist eine Anmeldung ebenfalls möglich, allerdings kann es mehr Namensgleiche geben, und eine Recherche ist besonders wichtig. Auch Formate, Serien oder Podcasts können eigene Marken oder Werktitel sein, wie wir im Beitrag zum Titelschutz für Apps, Podcasts und Blogs beschrieben haben.

    Die passenden Klassen

    Typische Klassen für Creator sind:

    • Klasse 41: Unterhaltung, Bereitstellung von Videos und Podcasts, Online-Kurse, Coaching, Veranstaltungen.
    • Klasse 35: Werbe- und Marketingdienstleistungen für Dritte, etwa Influencer-Marketing. Hier aber genau prüfen, was tatsächlich angeboten wird. Hinweise dazu im Beitrag zur Klasse 35.
    • Klasse 38: Telekommunikationsdienste wie das Streaming von Inhalten, soweit relevant.
    • Klasse 9: Herunterladbare Inhalte, Apps, digitale Produkte.
    • Warenklassen für eigene Produktlinien, etwa Klasse 25 (Bekleidung), Klasse 3 (Kosmetik) oder Klasse 16 (Druckerzeugnisse).

    Planen Sie realistisch: Nach fünf Jahren muss die Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt werden.

    Kooperationen und Agenturen

    Wer mit Managements oder Agenturen arbeitet, sollte vertraglich klarstellen, dass der Name und die Marke dem Creator gehören, nicht der Agentur. Bei Produktkooperationen sollte die Nutzung des Namens über einen Lizenzvertrag geregelt werden, mit klaren Regeln zu Laufzeit, Qualitätskontrolle und Vertragsende. Die wichtigsten Klauseln finden Sie im Beitrag zum Markenlizenzvertrag.

    Bekannte Namen und fremde Marken

    Umgekehrt gilt: Wer selbst Produkte unter seinem Namen herausbringt, muss prüfen, ob ältere Marken entgegenstehen. Bekanntheit in den sozialen Netzwerken schützt nicht vor Ansprüchen älterer Markeninhaber. Eine Markenrecherche vor dem Launch einer Produktlinie ist daher Pflicht.

    Checkliste für Creator

    1. Namen recherchieren: Marken, Firmennamen, Handles.
    2. Marke für die relevanten Dienstleistungen und geplanten Produkte anmelden.
    3. Handles auf allen relevanten Plattformen sichern.
    4. Verträge mit Agenturen und Partnern auf Namensrechte prüfen.
    5. Den Markt und das Register beobachten.

    Creator und Influencer beraten wir zum Schutz ihres Namens, prüfen Kooperationsverträge und übernehmen die Anmeldung. Nehmen Sie Kontakt auf oder reservieren Sie einen Termin.

  • Marke privat oder auf die Firma anmelden? Die richtige Inhaberwahl

    Bei jeder Markenanmeldung muss ein Anmelder angegeben werden und damit der künftige Inhaber der Marke. Viele Gründer füllen dieses Feld, ohne lange nachzudenken: mal mit dem eigenen Namen, mal mit der Firma. Dabei hat die Wahl des Inhabers langfristige Folgen für Haftung, Steuern, Finanzierung und Unternehmensnachfolge.

    Wer kann Inhaber einer Marke sein?

    Inhaber einer eingetragenen Marke können natürliche Personen, juristische Personen wie GmbH oder AG und rechtsfähige Personengesellschaften sein. Einen eigenen Geschäftsbetrieb braucht der Anmelder nicht. Auch eine Privatperson kann also eine Marke anmelden, etwa für ein geplantes Projekt.

    Variante 1: Die Marke läuft auf Sie persönlich

    Vorteile

    • Die Marke bleibt Ihnen erhalten, auch wenn Sie die Gesellschaft verlassen, sie verkaufen oder sie in die Insolvenz gerät.
    • Sie können die Marke an Ihre Gesellschaft lizenzieren und behalten die Kontrolle.
    • Für eine Anmeldung vor Gründung der Gesellschaft ist das oft der einzige Weg.

    Nachteile

    • Investoren und Käufer erwarten in der Regel, dass die wesentlichen Rechte im Unternehmen liegen. Eine private Marke kann Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufe erschweren.
    • Die Nutzung durch die Gesellschaft sollte vertraglich geregelt werden, was steuerliche Fragen aufwirft.
    • Bei mehreren Gründern kann es zu Streit kommen, wenn einer die Marke privat hält.

    Variante 2: Die Marke läuft auf die Gesellschaft

    Vorteile

    • Klare Zuordnung: Die Marke gehört dem Unternehmen, das sie nutzt.
    • Die Marke ist Teil des Unternehmenswerts und geht beim Verkauf der Anteile automatisch mit.
    • Benutzung und Inhaberschaft fallen zusammen, was die Nachweisführung vereinfacht.

    Nachteile

    • In der Insolvenz der Gesellschaft gehört die Marke zur Insolvenzmasse und kann vom Insolvenzverwalter verwertet werden.
    • Scheidet ein Gründer aus, verliert er den Zugriff auf die Marke.

    Variante 3: Holding oder eigene IP-Gesellschaft

    Größere Unternehmen und Gruppen halten Marken häufig in einer Holding oder einer eigenen Gesellschaft, die sie an die operativen Gesellschaften lizenziert. Das kann die Marke vor Risiken aus dem operativen Geschäft schützen und die Verwaltung bündeln. Diese Struktur sollte aber steuerlich und gesellschaftsrechtlich sauber aufgesetzt werden.

    Worauf es in jedem Fall ankommt

    • Bewusste Entscheidung: Wählen Sie den Inhaber gezielt und dokumentieren Sie die Gründe.
    • Verträge: Läuft die Marke nicht auf das nutzende Unternehmen, sollte ein Lizenzvertrag bestehen. Die wichtigsten Klauseln finden Sie in unserem Beitrag zum Markenlizenzvertrag.
    • Gründervereinbarung: Bei mehreren Gründern sollte geregelt sein, wem die Marke gehört und was beim Ausscheiden passiert.
    • Richtige Angaben: Der Anmelder muss korrekt bezeichnet werden, bei Gesellschaften mit der genauen Firma und Rechtsform. Fehler lassen sich zwar häufig korrigieren, verursachen aber Aufwand.
    • Späterer Wechsel: Die Inhaberschaft lässt sich jederzeit durch Übertragung ändern. Wie das geht, erklärt unser Beitrag Marke verkaufen oder übertragen.

    Unsere Empfehlung für Gründer

    Steht die Gründung kurz bevor, kann es sinnvoll sein, die Marke zunächst privat anzumelden, um sich den Zeitrang zu sichern, und sie nach Eintragung der Gesellschaft auf diese zu übertragen oder an sie zu lizenzieren. Unabhängig davon sollte vor der Anmeldung eine Markenrecherche durchgeführt werden, gleich wer am Ende Inhaber wird.

    Wer Inhaber Ihrer Marke werden sollte, besprechen wir mit Ihnen vor der Anmeldung; die nötigen Verträge setzen wir gleich mit auf. Schreiben Sie uns oder buchen Sie einen Termin.

  • Logo von der Agentur: Wem gehören Design und Marke?

    Ein neues Logo ist ein Meilenstein für jedes Unternehmen. Meist entsteht es nicht im eigenen Haus, sondern bei einer Agentur, einem freien Designer oder über eine Online-Plattform. Nach der Abnahme wird das Logo auf Website, Verpackung und Briefpapier gebracht und oft auch als Marke angemeldet. Wem das Logo dann rechtlich gehört, ist häufig nicht geregelt, und das rächt sich spätestens bei einem Streit mit dem Gestalter.

    Zwei Rechte, die man auseinanderhalten muss

    An einem Logo können zwei ganz unterschiedliche Rechte bestehen:

    • Das Urheberrecht des Gestalters: Ist das Logo eine persönliche geistige Schöpfung, entsteht automatisch ein Urheberrecht beim Designer, ohne Anmeldung. Das Urheberrecht selbst ist in Deutschland nicht übertragbar; der Designer kann aber Nutzungsrechte einräumen.
    • Das Markenrecht des Unternehmens: Es entsteht durch Eintragung im Register (oder in Ausnahmefällen durch Verkehrsgeltung) und schützt das Logo als Herkunftshinweis für bestimmte Waren und Dienstleistungen.

    Beide Rechte stehen nebeneinander. Eine eingetragene Marke hilft wenig, wenn der Designer Ihnen die Nutzung seines Werks untersagen kann. Und umgekehrt schützt das Urheberrecht nicht vor ähnlichen Zeichen im Markt.

    Risiko 1: Fehlende oder unklare Nutzungsrechte

    Ohne klare Vereinbarung erhalten Sie im Zweifel nur die Nutzungsrechte, die für den konkreten Vertragszweck erforderlich sind. Ob davon auch die Anmeldung als Marke, die Nutzung auf neuen Produkten, die Bearbeitung des Logos oder die Lizenzierung an Dritte erfasst ist, ist dann oft streitig. Lassen Sie sich deshalb schriftlich die ausschließlichen, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte einräumen, einschließlich des Rechts zur Bearbeitung, zur Markenanmeldung und zur Übertragung an Dritte.

    Risiko 2: Die Agentur meldet die Marke auf sich an

    Gelegentlich übernehmen Agenturen auch die Markenanmeldung und tragen sich versehentlich oder bewusst selbst als Inhaber ein. Dann gehört die Marke rechtlich der Agentur. In solchen Fällen können zwar Ansprüche auf Übertragung oder Löschung bestehen, etwa wegen Bösgläubigkeit oder aus dem Vertrag. Die Durchsetzung kostet aber Zeit und Geld. Achten Sie daher darauf, dass Ihr Unternehmen als Anmelder eingetragen wird. Was eine Bösgläubigkeit ausmacht, haben wir im Beitrag zum Urteil Sky/SkyKick erläutert.

    Risiko 3: Das Logo verletzt fremde Rechte

    Die Gestaltung eines Logos ist ein kreativer Prozess; eine markenrechtliche Prüfung gehört nicht automatisch dazu. Ähnelt das Logo einer älteren Marke, trifft die Abmahnung nicht die Agentur, sondern Sie als Nutzer. Ob die Agentur haftet, hängt vom Vertrag und den Umständen ab. Dass Werbeagenturen nicht ohne Weiteres zur Markenrecherche verpflichtet sind, zeigt auch eine ältere Entscheidung des Kammergerichts, über die wir im Beitrag „Keine Pflicht der Werbeagentur zur Markenrecherche?“ berichtet haben. Planen Sie daher selbst eine Markenrecherche ein, idealerweise bevor das finale Design abgenommen wird.

    Risiko 4: Stockelemente und Vorlagen

    Günstige Logos aus Online-Generatoren oder Designplattformen basieren oft auf Vorlagen, Icons oder Schriften, die auch anderen zur Verfügung stehen. Das kann die Unterscheidungskraft schwächen und zu Konflikten mit Lizenzbedingungen führen. Fragen Sie nach, welche Elemente verwendet wurden und ob deren Lizenz eine Markenanmeldung zulässt.

    Checkliste für die Beauftragung

    • Schriftlicher Vertrag mit umfassender Rechteeinräumung, inklusive Markenanmeldung und Bearbeitung.
    • Zusicherung, dass das Logo eigenständig gestaltet wurde und keine Rechte Dritter verletzt.
    • Übergabe der offenen Dateien (Vektorformate) an Sie.
    • Klarstellung, dass Ihr Unternehmen Anmelder und Inhaber der Marke wird.
    • Vorab-Recherche, bevor viel Geld in die Umsetzung fließt.
    • Bei Entwürfen in mehreren Varianten: Klären Sie, was mit den nicht gewählten Entwürfen geschieht.

    Und wenn es schon zu spät ist?

    Haben Sie das Logo bereits ohne klaren Vertrag im Einsatz, lässt sich die Rechteeinräumung meist nachträglich vereinbaren. Sprechen Sie Ihren Designer frühzeitig an, solange die Zusammenarbeit gut ist. Läuft die Marke auf die Agentur, kann eine Übertragung vereinbart werden. Wie das funktioniert, lesen Sie im Beitrag Marke verkaufen oder übertragen.

    Agenturverträge prüfen wir ebenso wie Ihr Logo auf ältere Rechte; die Anmeldung als Marke übernehmen wir gern. Kontakt über das Formular oder per Terminbuchung.

  • Marke verkaufen oder übertragen: So gelingt die Umschreibung

    Marken sind handelbare Vermögenswerte. Sie können verkauft, verschenkt, vererbt oder in ein Unternehmen eingebracht werden. Typische Anlässe sind der Verkauf eines Unternehmens oder eines Geschäftsbereichs, die Gründung einer GmbH durch einen Einzelunternehmer oder die Bereinigung eines Konzernportfolios. Damit die Übertragung rechtssicher ist, sollten einige Punkte beachtet werden.

    Marken sind frei übertragbar

    Nach deutschem Markenrecht kann eine Marke unabhängig vom Geschäftsbetrieb übertragen werden. Sie müssen also nicht das ganze Unternehmen verkaufen, um die Marke zu übertragen. Möglich ist auch eine Teilübertragung für einen Teil der Waren und Dienstleistungen. Dann entstehen zwei eigenständige Marken mit unterschiedlichen Inhabern, was später zu Abgrenzungsfragen führen kann und daher gut überlegt sein sollte.

    Wird ein Geschäftsbetrieb übertragen, geht die dazugehörige Marke im Zweifel mit über. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen, sondern die Marken im Vertrag ausdrücklich nennen.

    Was in den Übertragungsvertrag gehört

    • Genaue Bezeichnung der Marken mit Registernummern, Ämtern und gegebenenfalls Anmeldungen, die noch nicht eingetragen sind.
    • Umfang der Übertragung: vollständig oder nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen.
    • Kaufpreis und Zahlungsmodalitäten.
    • Gewährleistung: Bestehen Lizenzen, Pfandrechte, laufende Widerspruchs- oder Löschungsverfahren? Ist die Marke benutzt? Gibt es bekannte Konflikte mit Dritten?
    • Ansprüche aus Verletzungen: Wem stehen Schadensersatzansprüche für Verletzungen vor der Übertragung zu?
    • Umschreibungsbewilligung: Die Erklärung, dass der bisherige Inhaber der Umschreibung im Register zustimmt.
    • Weitere Rechte: Domains, Social-Media-Profile, Designs und Urheberrechte am Logo sollten mitübertragen werden. Sonst behält der Verkäufer womöglich Rechte, die die Nutzung der Marke behindern.

    Die Umschreibung im Register

    Die Übertragung selbst wird durch den Vertrag wirksam. Das Register wird aber nicht automatisch angepasst. Damit der neue Inhaber auch nach außen als Inhaber erscheint, muss die Umschreibung beim zuständigen Amt beantragt werden: beim DPMA für deutsche Marken, beim EUIPO für Unionsmarken und bei der WIPO für internationale Registrierungen.

    Das hat zwei praktische Folgen. Das Register entfaltet eine Vermutungswirkung: Es wird vermutet, dass der eingetragene Inhaber auch der Berechtigte ist. Zudem richten die Ämter ihre Korrespondenz (etwa zu Widersprüchen, Löschungsanträgen oder Verlängerungen) an den eingetragenen Inhaber. Wer die Umschreibung versäumt, riskiert, wichtige Fristen zu verpassen. Was ein Löschungsantrag beim DPMA bedeutet und warum schnelle Reaktion zählt, zeigt unser Beitrag zu den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren.

    Prüfung vor dem Kauf: Due Diligence

    Wer eine Marke kauft, sollte vorher prüfen:

    • Ist die Marke wirksam eingetragen und für die richtigen Waren geschützt?
    • Wann steht die nächste Verlängerung an? Hintergründe zur Schutzdauer finden Sie in unserem Beitrag „Bestehen Markenrechte stets für 10 Jahre?“.
    • Wird die Marke ernsthaft benutzt, oder ist sie nach Ablauf der Benutzungsschonfrist angreifbar?
    • Gibt es ältere Rechte Dritter, die die Marke gefährden?
    • Bestehen Lizenzverträge, die auf den Erwerber übergehen?

    Gerade die Benutzungsfrage wird häufig übersehen: Eine unbenutzte Marke kann auf dem Papier wertvoll aussehen, im Ernstfall aber kaum durchsetzbar sein.

    Sonderfall: vom Gründer auf die GmbH

    Viele Gründer melden die Marke zunächst privat an. Wird später eine GmbH gegründet, stellt sich die Frage: Übertragen oder lizenzieren? Beides ist möglich und hat steuerliche und haftungsrechtliche Auswirkungen. Wer lizenziert, sollte einen schriftlichen Vertrag schließen (Hinweise dazu im Beitrag zum Markenlizenzvertrag).

    Bei Kauf, Verkauf oder Umstrukturierung prüfen wir die Marken, entwerfen den Übertragungsvertrag und beantragen die Umschreibung. Sprechen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Termin.

  • Markenlizenzvertrag: Die wichtigsten Klauseln im Überblick

    Eine Marke muss nicht vom Inhaber selbst genutzt werden. Über einen Lizenzvertrag kann der Markeninhaber anderen Unternehmen erlauben, die Marke zu benutzen, gegen eine Lizenzgebühr oder als Teil einer Kooperation. Lizenzen begegnen uns im Franchising, im Merchandising, bei Konzernmarken oder wenn ein Gründer seine privat angemeldete Marke an die eigene GmbH lizenziert. Damit die Zusammenarbeit funktioniert, sollte der Vertrag einige zentrale Punkte klar regeln.

    1. Lizenzgegenstand

    Am Anfang steht die genaue Bezeichnung der lizenzierten Marken, mit Registernummern und Amt. Zu regeln ist auch, ob künftige Anmeldungen, Logos oder Varianten mit erfasst sein sollen. Unklare Formulierungen führen später leicht zu Streit darüber, welche Zeichen der Lizenznehmer tatsächlich verwenden darf.

    2. Art der Lizenz: exklusiv oder einfach?

    • Ausschließliche (exklusive) Lizenz: Nur der Lizenznehmer darf die Marke im vereinbarten Umfang nutzen. Oft ist auch der Lizenzgeber selbst ausgeschlossen. Das sollte ausdrücklich geregelt werden.
    • Einfache Lizenz: Der Lizenzgeber kann weiteren Unternehmen Lizenzen erteilen und die Marke selbst nutzen.

    Außerdem sollte klar sein, ob der Lizenznehmer Unterlizenzen erteilen oder die Lizenz übertragen darf.

    3. Gebiet, Waren und Dauer

    Die Lizenz kann räumlich (z. B. nur Deutschland), sachlich (nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen) und zeitlich beschränkt werden. Bei der Gebietsdefinition lohnt besondere Sorgfalt: Wie sich beim Brexit gezeigt hat, kann eine Klausel wie „Europäische Union“ plötzlich etwas anderes bedeuten als bei Vertragsschluss (siehe unseren Beitrag zu Brexit und Marken). Für die Laufzeit sind feste Zeiträume mit Verlängerungsoption ebenso üblich wie unbefristete Verträge mit Kündigungsfristen.

    4. Lizenzgebühr

    Gängig sind Umsatzlizenzen (ein Prozentsatz vom Nettoumsatz), Stücklizenzen, Pauschalbeträge oder Kombinationen mit Mindestlizenzgebühren. Regeln Sie außerdem Abrechnungszeiträume, Berichtspflichten und ein Recht des Lizenzgebers, die Abrechnungen prüfen zu lassen. Wie Gerichte Lizenzsätze im Verletzungsfall heranziehen, zeigt das BGH-Urteil „Layher“ zur Lizenzanalogie. Ein vernünftig kalkulierter Lizenzvertrag ist insoweit auch ein Maßstab für den Wert Ihrer Marke.

    5. Qualitätskontrolle und Markenführung

    Eine Marke steht für eine gleichbleibende Herkunft und Qualität. Lizenzgeber sollten sich deshalb Vorgaben zu Produktqualität, Gestaltung, Verwendung des Logos und Werbung vorbehalten, ebenso das Recht, dies zu kontrollieren. Verstößt der Lizenznehmer gegen solche Vorgaben, kann der Lizenzgeber unter Umständen auch markenrechtlich gegen ihn vorgehen.

    6. Benutzung und Aufrechterhaltung

    Die Benutzung durch den Lizenznehmer mit Zustimmung des Inhabers zählt als rechtserhaltende Benutzung der Marke. Das ist ein großer Vorteil, setzt aber voraus, dass die Benutzung auch tatsächlich erfolgt und dokumentiert wird. Sinnvoll ist daher eine Pflicht des Lizenznehmers zur Ausübung der Lizenz sowie zur Überlassung von Benutzungsnachweisen. Warum das so wichtig ist, erläutert unser Beitrag zur Benutzungsschonfrist. Daneben sollte geregelt sein, wer die Verlängerungsgebühren zahlt und wer die Marke gegen Angriffe verteidigt.

    7. Vorgehen gegen Verletzer

    Wer darf gegen Nachahmer vorgehen, nur der Inhaber oder auch der Lizenznehmer? Nach dem Gesetz kann ein Lizenznehmer eine Verletzungsklage grundsätzlich nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben. Der Vertrag sollte deshalb regeln, wer Verletzungen verfolgt, wer die Kosten trägt und wem eventuelle Schadensersatzzahlungen zustehen.

    8. Vertragsende

    Was passiert mit Restbeständen, Verpackungen und Werbematerial nach Vertragsende? Üblich sind Abverkaufsfristen. Zudem sollte klargestellt werden, dass der Lizenznehmer nach Vertragsende keine ähnlichen Zeichen verwenden oder anmelden darf.

    Sonderfall: Gründer lizenziert an die eigene GmbH

    Häufig meldet ein Gründer die Marke zunächst auf seinen Namen an und lässt sie dann von seiner Gesellschaft nutzen. Auch hier sollte ein schriftlicher Lizenzvertrag geschlossen werden, schon aus steuerlichen Gründen und mit Blick auf künftige Investoren, die genau wissen wollen, wem die Marke gehört und wer sie nutzen darf.

    Lizenzverträge entwerfen und prüfen wir für Lizenzgeber wie für Lizenznehmer. Schildern Sie uns Ihr Vorhaben über das Kontaktformular oder in einem persönlichen Termin.